北美智權報在394期曾以多件美國普通法談營業秘密受侵害的損失補償計算[1]議題。本次將以上述文章中曾提及的美國聯邦第七巡迴上訴法院（下稱第七巡院）所審理的Epic案判決[2]為例 — 當涉及以「不當得利」（unjust enrichment）計算侵害營業秘密之損害賠償時，如何以多元化營業秘密侵害行為之補償工具處置使用所致之不當得利供台灣司法實務參酌。
背景
在Epic案中，原告為Epic Systems公司，其營業秘密資訊遭具印度背景之被告Tata Consultancy Services（TCS）公司非法下載並利用來製作比較分析文件。
系爭文件涉及TCS的醫療記錄軟體產品「Med Mantra」與原告軟體產品間之比較，而TCS依賴此文件來打入美國的醫療記錄軟體市場、奪取原告的客戶及處理Med Mantra軟體所不足之處。
原告之賠償請求
針對原告就其營業秘密遭非法取用而欲請求之不當得利補償，第七巡院所採取之準據法為威斯康辛州判例法原則。一是不當得利是基於衡平原則的損害賠償，因而不當得利的計算乃受限於「被告所獲利益之價值」（the value of the benefit conferred upon the defendant）；二是要求於舉證不當得利為損害賠償時應達到「合理的確信度」（reasonable certainty），而原告所產生的任何費用通常是無關緊要的。
此外，第七巡院提到其判例法已准許當被告於營運上獲得顯著的「先起步優勢」（head start）時，原告是可以被告「所避免的研發成本」（avoided research and development costs）來請求補償。在一審階段，陪審團分別因TCS使用系爭文件與其他資訊而核予不當得利，但美國威斯康辛西區聯邦地方法院（下稱威斯康辛地院）經聲請而裁定僅因使用系爭文件部分即可核予不當得利。
對此，第七巡院認為有足夠證據讓陪審團因TCS使用系爭文件而核予不當得利，但針對TCS使用其他資訊行為，相關證據不足以支持本案陪審團所原核予之不當得利。所謂「其他資訊使用」是指原告控訴TCS使用其技術資訊來開發「Med Mantra」軟體，但第七巡院認為證據上未達「合理的確信度」而無法佐證TCS應賠償該項不當得利。
在威斯康辛地院審理損害賠償爭議時，原告提出二位專家證人Martin與Britven等所計算涉及使用系爭文件之不當得利中，Martin所製作圖表有辨識原告軟體中的哪一個模組是在TCS所非法下載的資訊中，且以「勾選」方式指認哪一個模組是呈現在系爭文件中。
於陪審團聽審時，Martin作證指出何項遭竊資訊是納入系爭文件的內容，而Britven則報告其如何計算TCS所獲得的價值，其中該價值乃源自於TCS所避免的研發費用，且該研發費用是在沒有遭竊資訊下TCS所原本支出者。
具體而言，Britven針對系爭文件內所涵蓋的系爭營業秘密與機密資訊等，確認其所使用的模組於研發時是花了原告多少費用，進而調整費用數字。上述調整是依據特定的編碼費用（未考慮對TCS產生利益）及技術隨時間的前進而造成的價值衰減，最後得出TCS應受有2億美元之不當得利。然而，陪審團所核定賠償金是1.4億美元。
第七巡院之見解
上訴時，TCS主張以「所避免的研發成本」代表其從系爭文件所得利益是不合理的；其認為：（1）原告僅能證明系爭文件是過時的行銷文件；（2）Britven乃根據原告成本而非TCS利益來計算不當得利是有違威斯康辛州判例法之基本原則。不過，第七巡院不同意TCS的辯駁。
理由一：先起步優勢
第七巡院認同威斯康辛地院維持核准1.4億美元的不當得利賠償金。首先是陪審團得基於TCS對系爭文件之使用而認定TCS所得之利益為在競爭與開發上取得「先起步的優勢」。
第七巡院具體指出兩項認定。一是相關證據讓陪審團得認定TCS使用原告所遭竊的機密資訊（包括系爭營業秘密）來創作系爭文件，並可據此推論系爭文件是使用於不同的目的，例如：試圖將「Med Mantra」軟體販售給原告的重要客戶、進入美國市場而直接與原告競爭、及可能以產品改良之方式來處理「Med Mantra」軟體所不足之處；二是基於TCS於證據調查（discovery）程序的違規行為，例如刪除登入資訊、未保存硬碟資料等，陪審團得參酌該些行為而對TCS有不利推論而認定有更多證據有損TCS立場。
第七巡院認為相關證據能讓陪審團認定，TCS能使用原告的機密資訊來完整評估會付出到什麼程度才能在新市場中競爭，亦即陪審團能認定TCS以使用遭竊資訊之方式，而無須花費就能決定如何在有利潤的情況下改良「Med Mantra」軟體，並採用不同的策略以進入美國的電子醫療記錄市場。因此，第七巡院指出陪審團可根據該些事實發現而認定因TCS沒有自行開發系爭文件內的資訊，則其所避免的成本是評價其利益之合理方式。
理由二：專家證人的證詞
第七巡院特別列舉三位專家證人的證詞，以表示本案陪審團可認定該利益（即「所避免的研發成本」）之價值為1.4億美元，並以該些證詞為基礎而核予該金額做為系爭文件之補償。
首先是Martin之證詞，其涉及有哪項非法下載的資訊是納入系爭文件內；對此，本案第七巡院表示：（1）Martin有解說遭竊的資訊如何對應於原告軟體之特定模組，並為使陪審團能理解而將對應於特定模組資訊等拆解，以說明該資訊如何嵌入系爭文件內；（2）Martin向陪審團報告時於展示板上所勾選原告軟體的各模組，是其所相信已經融入至系爭文件之內容。
其次是Britven所計算的TCS所得利益，該利益是基於TCS能免於負擔成本來研發遭竊的模組資訊而能將之納入系爭文件；對此，第七巡院指出：（1）Britven首先計算被TCS所拿走的所有資訊是花了原告多少成本所研發而來，並再刪減該成本數字，以讓數字只反映那些納入系爭文件中的模組所花費原告的成本；（2）Britven更再刪減數字，且所刪者有二，一是涉及TCS所未取得的原告程式編碼，並將該類編碼之研發成本刪除，而另件刪除則係涉及技術因時間流逝而致之價值減損；（3）儘管原告花費了3億6百萬美元來研發該些遭竊的營業秘密與機密資訊，Britven基於其計算而得出TCS受有2億美元之利益。
第三是關於TCS的專家證人Bersin所作證Britven於計算時所未刪減之「勞力成本」；對此，第七巡院表示Bersin解釋「Med Mantra」軟體的研發團隊位於印度，其勞力成本是比美國（原告軟體研發地）低了30~40%，因而Bersin認為TCS所避免的研發成本應比Britven所計算之2億美元少了30~40%。第七巡院認為如採納將Britven之2億美元刪減30%時，即得到約1.4億美元之所避免的研發成本，此即是陪審團所核予的損害賠償數值。
理由三：回應TCS的抗辯
除了認定陪審團有足夠的基礎就系爭文件所使用核予1.4億美元之補償金，第七巡院還回應TCS之主張，其聲稱系爭文件只不過是過時的行銷用文件。第七巡院指出陪審團在檢視證據後可認定系爭文件「不只是」過期的行銷用文件。系爭文件與其內含的原告資訊等是用來幫助TCS評估其進軍美國市場的策略，並甚至有潛力可用來改良產品方式來處理「Med Mantra」軟體的關鍵缺陷。
另第七巡院表示相關證據亦使陪審團可認定所避免的研發成本是能合理地用來評價TCS因使用該比較文件（其含有遭竊資訊）所得之利益，故陪審團可同樣地採納所避免的研發成本來估算TCS所得利益，並能據此得出1.4億美元之補償金核定。
最後，第七巡院強調陪審團於估算時並未將原告的研發成本，即3億6百萬美元，等同於TCS從使用系爭文件內的原告資訊而得之利益。因此，第七巡院同意威斯康辛地院維持該項損害賠償金的核定。
對司法實務建議
Epic案適用挑戰在於區別侵權技術有哪些運用到系爭營業秘密，此有賴技術與會計專家通力合作；然而，「所避免的研發成本」方式如能引入台灣，營業秘密所有人即可依《智慧財產案件審理法》第34條請法院命侵權人提供侵權技術研發成本之會計資料，與自身的會計資料相比較，以計算侵權人所省去的研發成本。
另為避免成本會計資訊等營業秘密有外洩疑慮，兩造都可引用以上同法第36至40條之秘密保持命令程序，在訴訟階段向法院請求命對方保密相關資訊。又因兩造成本之具體比對內容亦屬營業秘密，則於開庭時，兩造皆能依《智慧財產案件審理法》第31條請求法院不公開審判。
備註：
- [1] 參陳秉訓，以多件美國普通法判例經驗，談營業秘密受侵害之損失補償計算，北美智權報394期，2025/12/16。
- [2] Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd., 980 F.3d 1117 (7th Cir. 2020).
責任編輯：盧頎
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