在《臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決》（敏蕙案）中，原告於主張《專利法》第97條第1項第1款實際損害法而計算產品利潤時，係依據「整組產品」[1]為準，但台中高院指出系爭專利所主張者為「垂直式工具盒」，其不包括盒內的工具（即螺絲起子），故原告的產品利潤主張「為不可取」。該見解意涵實際損害法排除專利權人就未受系爭專利所涵蓋產品的銷售損失為損害賠償的範圍。本文介紹Juicy案[2]與DePuy案[3]，均為美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決，可對照於台灣敏蕙案一例，且代表損害賠償範圍可至非系爭專利所包含產品。
美國案例介紹
Juicy案
系爭專利為美國專利第5,575,405號，其涉及飲料機，而該專利發明的特徵為飲料糖漿與水於機台內是分開儲存，而在取用飲品時才將二個液體混合。
美國加利福尼亞中區聯邦地方法院於損害賠償認定時拒絕核予原告就其糖漿銷售「若非」所失利益。地院指出原告未能佐證糖漿與原告的專利飲料機等二者可構成「單一功能性單元」（single functional unit），即該專利飲料機和糖漿間並未共享「功能性關係」，例如糖漿和該專利飲料機偶爾是分開銷售、二者的合併銷售僅是因方便性或經營上有好處、他廠糖漿亦可用於該專利飲料機等，因而也不准原告提出專家證詞佐證其糖漿銷售之所失利益。CAFC不同意此觀點，並認為當糖漿與該飲料機一同運作時會產生如系爭專利所著重的視覺外觀時，事實上其可被類比於單一總成或完整機器的零件，因而即使原告賣的糖漿能用於他廠的飲料機，且他廠的糖漿也能用於原告的飲料機，此無礙該二個物件一起運作以達成發明目的。
CAFC指出飲料機須要糖漿、且糖漿是在飲料機內混合，則該現象即為「功能性關係」；亦即，就專利裝置、與用於該裝置之非專利原料，雖專利裝置能和其他原料一起使用、或雖非專利原料能用於其他裝置，但此不會排除二者間具「功能性關係」。因此，CAFC廢棄地院之錯誤裁定，即其剝奪原告向陪審團提出佐證原告就糖漿銷售之所失利益，並發回更審以重啟程序，讓原告舉證其糖漿之所失利益。
DePuy案
系爭專利為美國專利第5,207,678號，其涉及椎根螺絲（pedicle screw）與其接受組件（receiver member）。系爭侵權產品Vertex®椎根螺絲用於脊椎手術，而原告亦有同樣用途的專利產品，包括Summit™與Mountaineer™的椎根螺絲系統。針對陪審團所核予所失利益式損害賠償，被告請求地方法院就該項核予自為決定。但地院維持陪審團的核予。上訴時，CAFC將非專利物品的所失利益從損害賠償額度中刪除。
系爭非專利物品稱為「過關式」（pull-through）產品，其未用於脊椎手術。根據原告的損害賠償專家的證詞，過關式產品非屬系爭專利所涵蓋，其非專利產品的競爭產品，亦不與專利產品間有「功能性關係」，且其於使用時是不必依賴專利產品。
過關式產品與專利產品之關連性只是商業關係的結果，而該商業關係是產生於客戶首次購買原告的Summit™與Mountaineer™等專利產品之際。亦即，利用如專利產品之高階產品開啟一扇門，而讓原告進入與醫師共事的環境中，以進一步有機會販售過關式產品，但該類銷售原本是不太可能發生的。CAFC表示此商業關係是原告將該些非專利產品定性為「過關式」原因。
根據Rite-Hite案[4]與Am. Seating案[5]之法理，CAFC指出DePuy案由於無爭議者是，原告的非專利、過關式產品不是Summit™與Mountaineer™等專利裝置之競爭產品，其亦非與該些專利裝置一起作用，況且該產品的銷售僅是依賴原告與醫師的商業關係而生，故原告無法律上理由而就該些非專利產品主張復原所失利益。
另原告試圖以Rite-Hite案與Am. Seating案所涉及之「附隨銷售」見解，而主張二件判決不同於本件過關式產品的銷售模式，因為此二案例乃專利物品與非專利物品是一起銷售，但本件為分開的交易，即因有Summit™ and Mountaineer™等專利產品販售的起始，而才接續發生過關式產品之販售。
對此，CAFC指出，DePuy案中原告所主張的區別並無差異，且若採原告主張，則可透過配置分開的銷售契約而來規避Rite-Hite案與Am. Seating案的法理。CAFC認為Rite-Hite案與Am. Seating案的非專利產品銷售實際上和本案的過關式產品有異曲同工之妙。Rite-Hite案的非專利產品與專利產品的合售是基於行銷原因，而非因二者實質上有共同運作，另Am. Seating案的合售現象則是因方便性與「一站式採買」，而非此二物件有一同運作之絕對必要。
再者，CAFC認為針對非專利產品其會與專利產品一同銷售或是因專利產品而被販售，Rite-Hite案所揭示的「功能性關係」測試法乃界定關鍵標準，以用於決定該類非專利產品的所失利益。據此，CAFC指出本件陪審團就原告的非專利、過關式產品所核予的所失利益是沒有法律基礎的，主因是該產品不是原告的專利椎根螺絲產品之競爭產品，也非與該專利產品搭配運作之產品。因而，CAFC廢棄過關式產品所核定的所失利益。
如何適用於敏蕙案？
CAFC在Rite-Hite.案後逐漸發展「功能性關係」測試法，以審查原告能否主張損害賠償範圍應涵蓋與專利產品所搭售之非專利產品。到了Juicy案，CAFC認為系爭專利所欲達成之視覺外觀導致該飲料機與糖漿事實上類比為單一總成或完整機器的零件，故認糖漿的銷售損失可納入專利侵權之損害。以Juicy案檢視敏蕙案，CAFC「功能性關係」測試法可為台灣司法實務所借鏡。
敏蕙案之「垂直式工具盒」專利是新型專利公告號第170912號（912號專利），其請求項1為：「一種垂直式工具盒，主要包括有一多面體之貯架，其特徵在：該貯架係自一底板向上垂直延伸，在多面形成向外開放而可容置工具件之支架與凹室，其支架係具有多列垂直定位凹槽，使可垂直穩固容置工具件，而其凹室係亦可穩固置放工具件或工具件之分離式柄部者」。
請求項1之「工具件」與「分離式柄部」等涉及非專利範圍之螺絲起子產品；即前者指「起子桿」，而後者指「起子柄」。另912號專利說明書有陳述該貯架之機構設計在於以最小體積來放置分離式螺絲起子。因此，912號專利即類似Juicy案的飲料機專利，而請求項1即含有搭售產品。
若接納CAFC的「功能性關係」測試法，則應核予敏蕙案中原告就螺絲起子產品所失利益為具體損害法下之補償。但該補償範圍是限縮在「分離式螺絲起子產品」，且與該專利工具盒所共同販售者，因為該分離式產品才能與系爭垂直式工具盒內的機構共同作用，以發揮讓儲藏體積最小化之功能。
另該測試法也有補償的邊界，即DePuy案所否定的過關式產品，其可類比於工具盒情境的產品是與工具盒產品搭售的其他非「分離式螺絲起子」工具。計算損害賠償時應排除上述工具的價值，以免過度補償。
CAFC「功能性關係」與「具體損害法」調和
台中高院就敏蕙案中基於所請發明為「垂直式工具盒」而非盒內的工具，因而不准原告以其販售的工具盒與其內的工具等所構成之整組產品為實際損害法之計算基礎。此觀點實質上限縮專利侵權的「實際損害」至專利產品的所失利益，而非探究侵權行為所造成專利權人的「實際」所失利益。
根據《最高法院99年度台上字第224號民事判決》，「加害行為與損害賠償範圍間有相當因果關係者，均非不得向他造請求賠償」；而「相當因果關係」之判斷「係以行為人之行為所造成之客觀存在事實為觀察」，再「依吾人智識經驗判斷」，而認「無此行為，必不發生此損害；有此行為，通常即足發生此種損害者」，此「為有因果關係」；不過，若「有此行為，通常亦不生此種損害者，即無因果關係」。此意涵CAFC的「功能性關係」測試法應能融入《專利法》第97條之「具體損害法」。
假設專利發明是協助銷售專利權人的螺絲起子產品，即於專利工具盒內裝入螺絲起子而成為「整組產品」。當侵權銷售所賣或讓第三人所售之產品是螺絲起子，且放置在侵權工具盒內一同銷售時，因侵權工具盒販售所致原告整組產品銷售量下滑，應屬專利侵權行為所致之實際損害。因此，「功能性關係」測試法可充實「具體損害法」內涵，讓專利權人獲得應有的補償。
備註：
- [1] 「整組產品」包含工具盒與其內的工具等。
- [2] Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).
- [3] DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).
- [4] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
- [5] Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008).
責任編輯：盧頎
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