员工离职时违反契约取得前雇主的营业秘密，是否就等于新雇主也已「取得」该营业秘密？美国联邦第五巡回上诉法院（下称第五巡院）2020年Six Dimensions v. Perficient案判决中认为，员工在受雇期间继续持有前雇主资料，到新公司后虽然跟主管提到握有这些营业秘密，但并未上传到公司系统，并不等于新雇主已取得这些营业秘密。
离职员工带走前公司6D之营业秘密
Six Dimensions（以下简称6D）是一家为提供信息科技顾问服务之数字营销公司。6D于2014年聘雇Brading女士担任企业合作经理，曾签属协议将来离职后不会帮其他公司挖脚6D员工[1]。但当Brading辞职转任至Perficient公司后，立刻违反协议，开始招揽6D员工转往Perficient任职。最后，Brading成功说服七名原任职于6D的职员转往Perficient任职，其中一人是Aaron Price先生[2]。
Price任职6D期间曾签属保密协议，同意离职时，应立即将所有具有秘密或机密性数据交还6D。Price进一步同意，在其任职期间及离职后的任何时间，均不得直接或间接泄漏、揭露6D的任何机密信息或营业秘密。然而，Price在离开6D之前，将6D的机密训练资料存入其个人的随身碟中；Price并没有把这些训练数据交还6D，是因为其原本就打算利用这些信息使Perficient受益。不过，Price说他从未将这些训练资料交给Perficient的任何人，也从未将这些数据上传至Perficient内的任何系统[3]。
6D主张该员工任职的新公司侵害营业秘密
6D于2017年9月5日向美国德州南区联邦地方法院提起诉讼，主张Brading与Perficient共同违反不得违约招揽6D员工的契约。另外，6D单独对Perficient主张，其违反美国德州与加州保护营业秘密的州法[4]。
2018年12月27日，地方法院就6D的违约请求作成有利于其的即决判决。其余部分，则交由陪审团进行认定，并于2019年6月10日至14日进行审判。陪审团虽然认定涉案训练资料属于营业秘密，但认定Perficient并未不法取得、揭露或使用这些营业秘密。同时认定，Perficient并未因此获得不当利益[5]。
Brading对该判决提出上诉，6D也提出上诉。本案上诉到第五巡院，法院于2020年8月7日作成判决。
德州营业秘密法不当取得之要件
《德州统一营业秘密法》规定，会侵害营业秘密的情况有两大类行为：第一类是「取得营业秘密」，第二类是「揭露或使用营业秘密」。
一审时陪审团最后认为被告Perficient不构成任何一种侵害类型。原告6D随即就其营业秘密请求声请重新审判，但将主张范围限定于「不正当取得」这项行为。因此，第五巡院的审查也仅限于被告是否「取得」员告知营业秘密[6]。
要主张被告「取得」，陪审团必须认定，（1）Perficient取得了该营业秘密，而且（2）Perficient知道或有理由知道，该营业秘密是以不正当方法取得[7]。
于6D离职员工曾跟新任职公司主管说自己握有对手营业秘密
Price于6D离职前，持有一个存有6D训练资料的随身碟。Price离职后仍保留该随身碟，因而违反了他与6D签订的雇佣契约。Price到新公司Perficient任职后，告诉新公司的主管Sumner，他持有6D的训练资料；Sumner则告诉Price：「把你的资料清理干净后上传。」Price进一步表示，他持有「完整的AEM训练数据」，并将其形容为「内容非常深入、完整，而且是以模块方式编排」。Sumner则回复，「他期待看到这些资料」[8]。
审判中，Price证称，他离开6D后仍保留这些训练资料，是为了「使Perficient受益」，而且在开始任职于Perficient后，他仍继续持有这些资料。然而，在交互诘问时，Price说他并未对这些训练资料采取「任何行动」。Price也证称：（1）他未将训练数据提供给Perficient的任何人；（2）Perficient内部从未有人使用这些训练数据；（3）他从未整理这些数据或上传至Perficient的文件系统[9]。
Price在交互诘问时还证称，在前述与Sumner的第一次对话后不久，两人又透过电话讨论这些训练数据。在该次对话中，Sumner告诉Price：「我们不要使用这些训练数据。」Price证称，之所以决定不使用这些数据，是因为Perficient透过其与Adobe的合作关系，以及解决方案合作伙伴入口网站所提供的训练，已经拥有一套「非常完整的训练制度」；Price认为，Perficient既有的训练资料「更为优良」[10]。
陪审团最后认定，Perficient公司并未不法取得6D的训练资料[11]。
6D主张「原告跟主管说握有对手营业秘密」就算是取得
但6D认为，（1）被告Price已经承认，其以不正当方法取得营业秘密时，即已侵害该训练资料；（2）在Price任职于Perficient期间，仍继续持有这些营业秘密；（3）Price曾向Sumner说明「训练数据所包含的内容，以及这些营业秘密的性质」。这三点均已足以认为，被告Perficient已经违法取得该营业秘密[12]。
第五巡院认为被告公司不算取得
第五巡院认为，
一，Price在与6D的雇佣关系终止后，因继续保留该随身碟，毫无疑问是以不正当方法持有这些训练数据[13]。
二、Price在受雇于Perficient期间仍继续持有这些训练资料。但是，法院同意陪审团看法，认为Price并未：（1）将训练数据提供给Perficient的任何人；（2）清理这些训练资料；（3）或将数据上传至Perficient的系统[14]。
三，6D主张，Price向主管Sumner描述这些训练资料时，Perficient便已经取得了这些资料。但法院认为，涉案训练资料本身并未在审判中被提出为证据，6D也未从Price的证词中取得任何具体内容，以详细说明Price究竟向Sumner透露了哪些资料。在欠缺更详细说明的情况下，法院无法将两者进行比对。因此，第五巡院认为，现有证据无法认定Perficient已经透过该次对话取得了这些训练数据[15]。
备注：
- [1] Six Dimensions, Inc. v. Perficient, Inc., 969 F.3d 219, 221 (5th Cir. 2020).
- [2] Id. at 222.
- [3] Id. at 222.
- [4] Id. at 223.
- [5] Id. at 223.
- [6] Id. at 230.
- [7] Id. at 230.
- [8] Id. at 231.
- [9] Id. at 231.
- [10] Id. at 231.
- [11] Id. at 231.
- [12] Id. at 231.
- [13] Id. at 231.
- [14] Id. at 231-232.
- [15] Id. at 232.
责任编辑：卢颀
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