黄兰闵／北美智权 智权法规研究组
美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；Fed. Cir.）日前就Nesarikar案作出判决[1]，诉讼主因申请人误解微实体五件优惠名额计算规则，虽非先例意见，但系争专利申请案的USPTO案卷留有众多文件记录，对了解如何计算微实体五案优惠名额、如何援引35 U.S.C. 123(b)及37 CFR 1.29(b)在先受雇关系例外条款，提供了不少判断指引，在USPTO雷厉风行查处错误优惠声明的此时此刻，具有一定的参考意义。
微实体五案优惠与在先受雇关系例外条款
美国专利法规范的微实体优惠有两大身分类别，一是以发明人、申请人个人的所得为依归，二是仅规定的高等教育机构适用；前者设有多重条件限制，其中35 U.S.C. 123(a)(2)及37 CFR 1.29(a)(2)规定，以任一发明人、申请人作发明人的在先申请案不得超过四件，也就是任一人最多有五案可享优惠，但这五案名额又有一些例外计法，比方因在先受雇关系已（有义务）转让给前雇主的在先申请案，不占优惠五案名额。Nesarikar案系争专利申请案为18/069,288（下称「本案」），之所以被USPTO质疑不适用微实体优惠、追缴欠费，关键就是此一在先受雇关系例外条款。
依USPTO Office of Petitions (OPET)在本案所发第一份Petition Decision，在先受雇关系例外条款的适用有几项重点：相关发明人、申请人须已转让，或依法或契约已有义务转让全部权益；其转让或转让义务源自在先受雇关系，也就是必须曾有受雇事实，且该段受雇关系已经结束；而在该段受雇关系中，转让人或转让义务人是受雇人的身分，让受人为其当时雇主，转让人或转让义务人曾是这一前雇主的员工；且如MPEP 509.04(a)(II)在2020年6月改版时的补充，例外条款所谓的在先受雇关系前雇主，基本排除相关申请人、发明人的自营事业。
本案申请案卷并记录时任TC 2100 MQAS的USPTO人员回复：在先受雇关系例外条款的适用要件，是相关发明人、申请人曾为前雇主的受雇员工，独立承包商（independent contractor）、合作研究者（collaborator）等，并非法条所指雇员。OPET针对本案所发第二份Petition Decision则指出，是否具在先受雇关系的雇员身分，USPTO考虑项目包括但不限于：是否支领前雇主所发薪水、是否领到美国国税局规定须给正式雇员的W2表（Wage and Tax Statement，非外包自营者一般拿的1099-NEC表）、期间是否持有公司股权。
在先受雇关系例外条款援引适用方法
一旦USPTO质疑微实体优惠适用资格，而申请人欲引用在先受雇关系例外条款证明其适用资格，相关发明人、申请人须充分举证并说明过往受雇经历：#1列出目前及过去雇主，#2提示对应任职期间起迄日期或写明应排除的在先申请案申请号，#3并可提供实际转让书、雇佣契约或其他相关法律文件，以左证确实因在先受雇关系已（有义务）转让在先申请案全部权利给前雇主。
关于#3，USPTO建议用清单形式，逐一列出以相关人员作发明人的在先申请案申请号，提示各案对应证明文件在USPTO平台的Reel/Frame登录编号，或取其复本作附件直接递交。若个别发明人、申请人有超过四件的在先申请案，所提说明及证据须能排除足够件数的先申请案（例：USPTO找出五件在先申请案，须证明可排除至少一件），才能说服USPTO确有微实体优惠可适用。
USPTO这类欠费追征官函，指定回复期间为两个月，最多可依37 CFR 1.136(a)缴费延长五个月，在规费问题解决前，申请案不安排后续实审。依本案案卷记录，前述USPTO MQAS人员曾表示，此一例外条款的适用范围相当有限，相关问题可提供具体情况咨询该局Office of Patent Legal Administration（OPLA）。若确定要引用在先受雇关系例外条款继续争执，USPTO Patents Ombudsman Office (POO)专员表示，可利用USPTO电子平台上传相关文件作Miscellaneous Letter，只要依法提出适格响应，无论其论点是否具说服力，USPTO都会再有答复。
本案为何未能适用微实体优惠
简单说，Nesarikar家族三位发明人A、B、C在2022年12月21日共同申请8件美国发明正式案，第一次回复USPTO所发欠费补缴通知时，只笼统指称适用在先受雇关系例外条款，A、B、C皆未用完五案优惠额度，本案符合微实体优惠适用要件云云。然而，除A、B、C自陈同日一并提交的7案，USPTO指出，另有4件先申请案列A、B、C为共同发明人，C并单独还有第5件先申请案10/165,455，[2]而官方平台几乎查无在先申请案转让签文或其他文件登录记录，也不知所称在先受雇关系的前雇主为谁。
A、B、C第二次回复时，已超出指定回复官期，未缴延期费，仅交待A及B前雇主为X公司，C前雇主是Y公司，在本案申请日前，A、B、C与前述前雇主均无雇佣关系；而在回复之时，A及B任职于Z公司及另家公司。可是，USPTO出示数项资料支持其疑虑（前雇主疑似是发明人申请人自营事业、唯一登录转让的在先申请案受让人非所说前雇主），促请A、B、C提供进一步数据说明。[3]
A、B、C第三次回复仍未加缴延期费，没有附具转让书、雇佣契约或其他证明文件，也没有这类文件相关内容的援引。USPTO等最长可回复期间结束后，正式寄发废案通知。
他山之石
这样一件不是先例意见的Fed. Cir.判决，其实也有许多面向值得其他发明人、申请人借镜与警惕。
比方，USPTO近期频频主动出击，严查疑似错误优惠声明，且其查证管道不限于该局内部数据，如本案提供的左证依据，即包括发明人申请人本人Linkedin账号网页、美加政府标案商情网站GovCB网页等公开资料，加上AI工具的发展日新月异，不同语文公开数据的查询门坎降低，发明人、申请人万勿心存侥幸。
又如，虽然美国专利申请制度未强制办理转让签文登录，但若USPTO已举证提出合理质疑，主动提交申请案相关证明文件，不失为是一种低成本的快速通关办法。以此推演，预设一律提交申请案相关权利证明文件办理登录，有可能因方便USPTO内部人查核、在最早阶段化问题于无形，或能省去后续须与官方往来应对、申请案暂停实审的额外成本。
再则，35 U.S.C. 123(a)(2)及37 CFR 1.29(a)(2)所写「在先申请」（previously filed）一词究竟如何定义？美国微实体适用条件规定，除例外排除项目，任一发明人、申请人的在先申请案件数不得超过四件。套用本案情况，姑不论USPTO指称以C作发明人但未公开的10/165,455，A、B、C已知有4件先申请案，2022年12月21日向USPTO提交8件申请案时，本案是当天所送的第二件，如Fed. Cir.判决指出，之前4件，加上2022年12月21日当天所送的第一件申请案18/069,263，在本案申请之时，A、B、C已至少有5件在先申请案件。[4]换言之，Fed. Cir.似乎顺带藉此厘清，「在先申请」是以本案申请之「时」（非申请之「日」）界定何谓在先、在后。
此外，USPTO Petition Decision特别点出，本案在先申请案件包括以C作发明人的10/165,455。换言之，只要USPTO数据库可以找到一案的申请记录，不论其申请案状况如何，因未克服核驳而于公开前废案也好，未曾使用过微实体优惠也罢，甚至是发明人不知道存在该案的状况，USPTO计算微实体优惠五案名额时，都可计入该案。
事实上，本案申请期间，A、B、C曾质疑公开平台查不到10/165,455资料，请USPTO人员先证明存在该案。旁观这段交锋，不免联想另一问题：如果公开数据库查不到，发明人自己不知道或因其他缘故未揭露，代理人不可能完全掌握个别申请人、发明人的在先申请案件数。[5]微实体五案优惠的使用风险，可能高于申请人及代理人的认知，即便是无心之过造成的错误计算，有可能得不偿失。
最后，本案由申请送件、在USPTO咨询POO及MQAS、回复OPET，乃至后续向美国地院递状兴讼、上诉到Fed. Cir.，都未延请专利代理人或诉讼律师。在USPTO程序中，其症结是未能证明在先申请案已（有义务）转让给前雇主，而在法院程序中，卡关问题也正是此一转让（义务）说辞，废案与败诉皆无关本案所请发明是否具可专利性。综览USPTO本案案卷记录，官方在面对本案Pro Se申请人时，包括MQAS、POO，乃至OPEP前两次的Petition Decision，其实已明示过关办法，甚至协助详列延期费应缴金额、提醒最后可回复的官期截止日；废案应该不是不可避免，本案最后的走向，着实让人遗憾。[6]
| 时间点 | 事件 |
| 2022/12/21 | Nesarikar家族三位发明人申请人提交8件申请案，本案18/069,288为其中第二件 |
| 2024/04/22 | USPTO发欠费补缴通知：2个月（可依37 CFR 1.136(a)缴费延长）内未提出充分且具说服力的回复，将导致废案 |
| 2024/05/23 | 申请人回复，本案适用在先受雇关系例外条款，全部发明人申请人皆未超过五案优惠额度，符合微实体资格 |
| 2024/08/08 | USPTO OPET寄发第一份Petition Decision，称其回复不够充分，提醒若无法在原指定官期（2024/04/22起2个月即2024/06/22，最多可缴费延长5个月至2024/11/22）内提出充分且具说服力的回复，将导致废案 |
| 2024/09/09 | 发明人回复，仍称适用在先受雇关系例外条款，要求撤销2024/04/22所发欠费补缴通知或给新的回复期间 |
| 2024/10/23 | OPET寄发第二份Petition Decision，指明其2024/09/09回复应该却未（授权扣款）缴纳延期费，并新增罗列事证，重申其回复不够充分 |
| 2024/11/19 | 申请人以五页文字强力指陈USPTO Petition Decision的诸多「错误」，但未附具在先受雇关系例外条款适用证据，也未缴纳延期费延长可回复期间 |
| 2025/02/11 | USPTO等加缴延期费最长可回复期间结束，确认无后续响应，即寄发废案通知 |
| 2025/03/06 | OPET寄发第三份Petition Decision，直接以逾期回复论处，简单说明不实质考虑其2024/11/19所提回复 |
| 2025/10/01 | Nesarikar家族三位发明人申请人自行向德州东区法院提起民事诉讼，但因诉状附具向USPTO所提声明，称三人因在先受雇关系有义务转让本案相关权利给前雇主，法院认同USPTO主张，指三人无法证明有应受法律保障的利益遭到损害，缺乏提出诉讼所需的基本前提，不具备维持本诉的当事人适格（standing）要件 |
| 2026/05/12 | Nesarikar家族三人随后又自行向Fed. Cir.提起上诉，既要满足诉讼程序的当事人适格要件，又要满足在先申请案未超过四件的微实体适用要件，其主张是：相关发明案已有转让给前雇主的义务，但在转让前，上诉人仍是所有权人。然而，Fed. Cir.指出三人从未提出证明文件复本，也未曾援引相关文件内容，不见转让条件、不确定受让人、未说明签署日期及生效日期，只能算是缺乏左证依据的一方说辞；Fed. Cir.最终认定，地院要求提交进一步证据并无错误，维持地院原判决结果 |
附表：Nesarikar v. USPTO案背景；製表整理：北美智權報／黃蘭閔
備註：
[1] Nesarikar v. USPTO, Fed. Cir. Case No. 2026-1167 (May 12, 2026) (nonprecedential)，请见https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/26-1167.OPINION.5-12-2026_2692194.pdf。
[2] 2022/12/21所提8件申请案，依序为18/069,263、18/069,288、18/069,382、18/069,474、18/069,596、18/069,721、18/069,819、18/069,883，依申请人所称，皆因先前在德州的受雇关系有转让义务。USPTO主动查得的5件先申请案包括10/165,455、15/940,792、16/591,555、17/303,497、17/906,844，其中10/165,455为C的申请案，公开数据库无法查得。
[3] USPTO提出多项疑问，例如：#1 A、B、C皆列名发明人的11案（含本案申请日前即已存在的在先申请案），ADS所填发明人联络地址，正是Z公司登记地址；#2 A本人的Linkedin页面标注，A自2016年即担任Z公司CEO；#3依美加政府标案商情网站GovCB网页，Y公司负责人是C；#4相关申请案，仅17/906,844有转让书登录记录，但受让人是另一自然人，并非A、B、C所称前雇主X及Y公司。
[4] “The Nesarikars are the named inventors on four patent applications filed between March 2018 and September 2022. [. . .] On December 21, 2022, they first filed U.S. Patent Application No. 18/069,263 and then filed the ’288 application, making the ’263 application at least the fifth application filed prior to the ’288 application naming the Nesarikars as inventors.”
[5] USPTO官网打诈专区发布的惩戒例中，D2023-25当事美国专利律师被发现签署及提交数十件错误的微实体声明，其事后检讨提及，出错的其中一项起因，是该所案管系统未登录客户相关申请案，但该位专利律师承认，案管系统问题不能减轻其应尽的合理核实责任，请见https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Final-Order-(Kanakia)-(D2023-25)-Redacted.pdf。
[6] 自ChatGPT横空出世，愈来愈多一般民众在未委请专业代理人或律师的情况下，自行利用ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、CoPilot等AI工具，在法律场域主张并捍卫自身权益，相关报导众多，例如可参考Big Law Grapples With AI-Fueled Pro Se Surge, Rising Legal Costs (https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/big-law-grapples-with-ai-fueled-pro-se-surge-rising-legal-costs)。但由本案观察，至少以本案申请及诉讼期间的AI发展阶段看，单靠AI工具辅助理解法条文义、撰写法律文件、选择响应策略，风险偏高。
