黃蘭閔／北美智權 智權法規研究員
美國案部分權利喪失後欲以非故意延誤（unintentional delay）事由請求復權，2026年8月13日起，只要超出一年才補救，即須繳交金額較高的37 CFR 1.17(m)(1) Petition規費，並提供額外資料協助USPTO審核判斷。
美國案部分權利喪失後，若想以非故意延誤（unintentional delay）事由請求復權，依USPTO 2020年公告，只要是延誤逾兩年才補救，即須提供額外資料[1]；2024年發布2025年度規費調整方案時，USPTO並將這類Petition應繳的37 CFR 1.17(m)規費分為三類，延誤逾兩年補救者，開始適用金額較高的37 CFR 1.17(m)(1)規費。[2]而今，USPTO再一次收緊相關規範，前述須額外說明及較高規費的分界線，將由兩年改為一年，未來並將修訂MPEP，納入本次修法內容。[3]
修法摘要
此次USPTO未先徵集公眾意見，即直接修訂37 CFR 1.17(m)(1)條文文字。依修訂後條文，這類Petition規費項目未進一步調整收費金額[4]，惟其適用情況由原先的超出兩年，改為超出一年。此外，USPTO修法公告寫明，以非故意延誤事由提出這類Petition時，即使未超出一年、不適用37 CFR 1.17(m)(1)規定的較高規費，只要USPTO有疑慮，隨時可索取進一步資料、要求說明，不以超出一年期間者為限。
生效日期
本次修法預定於2026年8月13日生效，依美國《聯邦公報》（Federal Register）發布的正式修法公告內容，將適用生效日後新送Petition，但修法公告前一天USPTO已先發布新聞稿，提及適用標的包括修法生效日當天所送Petition。
適用項目
適用的Petition類別，依37 CFR 1.17(m)(1)條文大致可分為以下四種：
| 37 CFR | 情況：因非故意延誤因素致 | 一年期間起始日 | |
| 1 | 1.137[5] | 未於申請案/Reexam程序官期內送件繳費而廢案/程序終止，請求讓該案恢復原狀 | 廢案/程序中止日 |
| 2 | 1.378[6] | 未於原官期內繳納/寬限期內補繳專利年費，請求接受逾期繳納的專利年費 | 專利因年費欠繳屆期失效日 |
| 3 | 1.55(e)/1.78(c), (e) | 逾期後補優先權主張聲明 | 補主張官期截止日 |
| 4 | 1.1051 | 未於海牙國際設計申請案官期內為應有作為，請求寬免 | 海牙協議規定官期截止日 |
適用的Petition類別，依37 CFR 1.17(m)(1)條文大致分為四種類型；整理製表：北美智權報／黃蘭閔
何謂非故意
簡言之，只要是有意識權衡利弊後做出的決定，都不是這類Petition可適用的非故意事由，細節可參考MPEP 711.03(c)。USPTO修法公告指出，MPEP 711.03(c)講述的是申請案廢案後如何補救，但關於非故意延誤事由的說明文字，大體適用其他問題狀況。
比方，MPEP 711.03(c).II.C及D，各列舉數項不會被視作非故意的行為：申請人未回覆OA，因為比對OA引證案後，當時不認為請求項具可專利性；申請人當時看官方核准範圍，認為不值得花錢領證、沒有意願取得專利；申請人放手讓申請案廢案後，因新收到的訊息、新發現的證據，或其他原因讓情勢發生了變化，促使申請人改變心意；官方核駁或其他處分有誤；申請人還是想取得專利，只不過想晚一點產生專利申請授權相關支出；等市場或同業對所請發明產生興趣才動作。
以此次公告援引的Rembrandt判決為例[7]，9件系爭專利中，編號4,937,819、5,719,858的兩件原得自Paradyne，該公司原判斷不值得為這兩件專利再繳年費，故兩件專利在2002年屆期失效，但之後有人洽詢這批專利訊息，Paradyne意外之餘，由其內部高層Gordon Bremer、Patrick Murphy及外部專利律師Scott Horstemeyer作成決定，以非故意延誤繳納年費為由補繳欠費，並獲USPTO准予復權。其證詞稱，Paradyne當時誤以為，日後如果想復權，到時再補繳年費即可[8]，Horstemeyer並解釋，Paradyn錯誤理解復權要件才未於原官期內繳納年費，因此他本以為確實適用非故意延誤事由，且因使用USPTO制式表格送件，未向USPTO揭露這些細節。但Fed. Cir.認定，這些明顯不是USPTO定義的非故意延誤。
USPTO並在MPEP 711.03(c).II.E提醒，申請人若任由第三人（比方部分權益受讓人、被授權人）主導掌控專利申請事務，除過去判例所列狀況，可能被視為交付此一第三人不受拘束的裁量權（unbridled discretion），該第三人所做決定對申請人具法律拘束力。所以無論是申請人、代理人或這類第三人錯誤決定放棄，依舊是權衡利弊後做出的決定，不是USPTO可接受的非故意延誤事由。
是否非故意如何判斷
關於這類Petition適用的非故意延誤情境，37 CFR美國專利法細則有不同寫法[9]，以37 CFR 1.137(b)規定為例，申請案廢案後要請求准予恢復原狀，申請人所提復權Petition須一併聲明：由原官期截止日到可通過USPTO審核的復權Petition提交日，全部延誤皆非故意。而按MPEP 711.03(c).II.D解釋，USPTO判斷權利喪失是否係非故意延誤因素導致時，基本會取三個時間點考慮：(A)原官期截止時；(B)提交第一次復權Petition補救時；(C)提交可通過USPTO審核的復權Petition時。
比方原本是因未在官期內回覆OA導致廢案，這種情況下，時點(A)即原官期截止日，時點(B)是第一次復權Petition提交日，時點(C)是通過USPTO審核的該份復權Petition提交日。申請人可因任何理由，決定在OA回覆官期內的任何時點（含截止日）提交修正答辯，但若因故作成不在官期內回覆OA的決定、放手讓申請案廢案，就不是非故意延誤所導致；同理，申請人得知申請案廢案，卻未在知悉後積極處理、盡快提交復權Petition，又或Petition未過審，卻沒馬上再提Petition補正官方指明的瑕疵，就有可能被質疑其延誤並不是非故意。
於是，可能又有人追問，盡快、馬上到底要多快？依同段MPEP說明，只要獲悉相關權利喪失之日起，未於3個月內提交復權Petition，就有可能（may）被USPTO打上補救不積極的標籤、要求提供額外資料，以釐清相關權利喪失獲悉日到復權Petition提交日之間發生什麼事、是不是真能稱是非故意的延誤。為避免文書往來拖延程序進行，USPTO在MPEP建議，遇有這類超過3個月才補救的案件，宜於提交復權Petition時主動附具相關資訊及證明。
而要是USPTO真否准Petition，其Petition決定書通常會給兩個月的回應官期，且多有展延機會方便準備相關證明，但若超出規定期間才再提Petition請官方重新考慮，依711.03(c).II.H說明，可能被USPTO質疑有不適用非故意事由的延誤。
額外資料
依本次修法，超出一年才以非故意延誤事由提出Petition，除需提交非故意延誤聲明，並須提供額外資料，以說明延誤相關情況、證明確係非故意延誤。所以，額外資料究竟包括哪些？這個問題，MPEP 711.03(c).II.D或有參考價值。
USPTO原先雖以權利喪失之日起兩年為界，僅規定逾兩年才補救者須加提額外資料，但這段MPEP文字卻也明示，只要未在一年之內補救，就有可能被USPTO要求說明何時發現權利喪失？為什麼未更早發現，是為什麼延誤了？
換言之，提交額外資料，可能需向USPTO說明發現權利喪失的正確日期，交待錯過官期截止日的原因、發現權利喪失的始末、之後立刻尋求補救的經過，並附具證據以支持前述說詞為真。不管權利喪失是什麼緣故導致的，若未能列舉證據證明全部相關時點的延誤皆非故意，USPTO就有可能不予採信、否准復權請求。
不實聲明的風險
USPTO修法公告強調，實際上不是非故意延誤，卻不當提出非故意延誤聲明，可能會被判定涉及不正行為（Inequitable Conduct），導致大費周章取得的專利，最後無法行使其專利權。
其實，Therasense案Fed. Cir.聯席審理判決發布後，除非被認定是惡行重大，否則，一般需同時滿足實質關聯性、欺騙意圖兩大要件，才會真正構成不正行為。換言之，這類抗辯有一定的成功門檻。[10]
以Network Signatures案為例，美國海軍依既定政策，在判斷系爭專利無商業利益後放棄繳納年費，但在官期截止後兩週，因有人洽詢授權可能，就馬上以載明係非故意延誤的USPTO制式書表請求復權，USPTO接受逾期後補欠費後即准予復權。因有前述事實，地院一審依被告主張，作成確有不正行為的即決判決，可是經上訴後，又被翻案。Fed. Cir.判決寫明，美國海軍依循USPTO逾期補費標準作業流程、使用的是USPTO制式書表，並無清楚可信的證據能證明，未提供實質關聯性資訊一定帶有欺騙意圖。[11]
然而，話雖如此，第4節所提Rembrandt一案，卻迎來截然不同的結局。Fed. Cir.該案判決指出，Paradyne明知欠繳年費的後果，仍決定不在官期內繳納年費、放手讓專利失效，依USPTO 1997年修法公告（62 FR 53132）及MPEP 711.03(c)(3)(II)(C)內容，USPTO當初若獲悉內情，斷不會准予復權，故Paradyne復權Petition所載非故意聲明與可否繼續行使專利權實質關聯；而各種證據顯示，Bremer等關鍵人物的說詞自相矛盾，其解釋只是事後開脫，地院認為最合理的推斷是其中確有欺騙故意，在Fed. Cir.看來，也是於理有據。既然同時滿足Therasense案教示的實質關聯性、欺騙意圖兩大要件，地院認定構成不正行為，對此，Fed. Cir.認為地院此一裁定並無錯誤。
傭註：
[1] Clarification of the Practice for Requiring Additional Information in Petitions Filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay（85 FR 12222），請見https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/02/2020-03715/clarification-of-the-practice-for-requiring-additional-information-in-petitions-filed-in-patent。
[2] Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2025（89 FR 91898），請見https://www.federalregister.gov/documents/2024/11/20/2024-26821/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2025。
[3] Conditions for Additional Information and Fee in Petitions Filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay（91 FR 37826），請見https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/24/2026-12717/conditions-for-additional-information-and-fee-in-petitions-filed-in-patent-applications-and-patents。
[4] 本文撰稿之時，本項規費金額為：大實體US$3,000，小實體US$1,200，微實體US$600。惟USPTO規費金額時有調整，遞交相關Petition時，仍請參考USPTO規費表確認適用金額：https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Petition%20Fee。
[5] 這類復權Petition須一併後補逾期未繳交的規費文件，其中，逾期未繳領證公開費導致的廢案，MPEP 711.03(c).II.A.2提醒，即使補救目的只是為加提延續案，在這類廢案提交復權Petition時，無法直接以另提延續案的方式補救，一定要補繳核准通知載明但欠繳的領證公開費，若同時請求變更實體，則僅復權Petition應繳的Petition規費可以變更後實體適用金額繳納，所欠領證公開費仍應按核准通知所載金額繳納（2024年USPTO發布新版MPEP時補充：若是正常繳領證公開費並合併辦理實體變更，領證公開費應繳變更後實體適用金額）。
[6] 美國專利授權公告後，維持其專利權有效應繳納Maintenance Fee，即美國版年費，亦有依字面直譯作維持費。
[7] In re Rembrandt Technologies LP Patent Litigation, Fed. Cir. Case No. 2017-1784 (August 15, 2018)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/rev_8.16.18_unsealed_in_re_rembrandt_techs_17-1784_07.26.18_opinion_for_soa_002_2.pdf。
[8] 證據顯示，Bremer明知不繳年費會導致專利權失效，且2023年11月24日Bremer給Horstemeyer的備忘錄寫明，只有無可避免或非故意延誤年費繳納的情況可讓USPTO同意復權。對此，Bremer作證時解釋，Paradyne當時的理解是，專利廢案日起24個月內可補繳年費、起死回生，要是知道不能復權，就不會放棄[部分]專利，所以他個人認為這符合USPTO定義的非故意。
[9] 37 CFR 1.378(b)(3)規定，逾期後補年費Petition須一併聲明：年費繳納延誤非為故意。37 CFR 1.55(e)(4)、1.78(c)(3)及(e)(3)規定，逾期補主張優先權Petition須一併聲明：主張優先權官期截止日到實際後補主張之日，全部延誤非為故意。37 CFR 1.1051(a)(5)規定，請求寬免Petition須一併聲明：由國際設計申請案原官期截止日到可通過USPTO審核的復權Petition提交日，全部延誤皆非故意。
[10] Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1285 (Fed. Cir. 2011) (en banc)。
[11] Network Signatures, Inc. v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 731 F.3d 1239, 1243 (Fed. Cir. 2013)。
