員工離職時違反契約取得前雇主的營業祕密，是否就等於新雇主也已「取得」該營業秘密？美國聯邦第五巡迴上訴法院（下稱第五巡院）2020年Six Dimensions v. Perficient案判決中認為，員工在受僱期間繼續持有前雇主資料，到新公司後雖然跟主管提到握有這些營業秘密，但並未上傳到公司系統，並不等於新雇主已取得這些營業秘密。
離職員工帶走前公司6D之營業秘密
Six Dimensions（以下簡稱6D）是一家為提供資訊科技顧問服務之數位行銷公司。6D於2014年聘僱Brading女士擔任企業合作經理，曾簽屬協議將來離職後不會幫其他公司挖腳6D員工[1]。但當Brading辭職轉任至Perficient公司後，立刻違反協議，開始招攬6D員工轉往Perficient任職。最後，Brading成功說服七名原任職於6D的職員轉往Perficient任職，其中一人是Aaron Price先生[2]。
Price任職6D期間曾簽屬保密協議，同意離職時，應立即將所有具有秘密或機密性資料交還6D。Price進一步同意，在其任職期間及離職後的任何時間，均不得直接或間接洩漏、揭露6D的任何機密資訊或營業秘密。然而，Price在離開6D之前，將6D的機密訓練資料存入其個人的隨身碟中；Price並沒有把這些訓練資料交還6D，是因為其原本就打算利用這些資訊使Perficient受益。不過，Price說他從未將這些訓練資料交給Perficient的任何人，也從未將這些資料上傳至Perficient內的任何系統[3]。
6D主張該員工任職的新公司侵害營業秘密
6D於2017年9月5日向美國德州南區聯邦地方法院提起訴訟，主張Brading與Perficient共同違反不得違約招攬6D員工的契約。另外，6D單獨對Perficient主張，其違反美國德州與加州保護營業秘密的州法[4]。
2018年12月27日，地方法院就6D的違約請求作成有利於其的即決判決。其餘部分，則交由陪審團進行認定，並於2019年6月10日至14日進行審判。陪審團雖然認定涉案訓練資料屬於營業秘密，但認定Perficient並未不法取得、揭露或使用這些營業秘密。同時認定，Perficient並未因此獲得不當利益[5]。
Brading對該判決提出上訴，6D也提出上訴。本案上訴到第五巡院，法院於2020年8月7日作成判決。
德州營業秘密法不當取得之要件
《德州統一營業秘密法》規定，會侵害營業秘密的情況有兩大類行為：第一類是「取得營業秘密」，第二類是「揭露或使用營業秘密」。
一審時陪審團最後認為被告Perficient不構成任何一種侵害類型。原告6D隨即就其營業秘密請求聲請重新審判，但將主張範圍限定於「不正當取得」這項行為。因此，第五巡院的審查也僅限於被告是否「取得」員告知營業秘密[6]。
要主張被告「取得」，陪審團必須認定，（1）Perficient取得了該營業秘密，而且（2）Perficient知道或有理由知道，該營業秘密是以不正當方法取得[7]。
於6D離職員工曾跟新任職公司主管說自己握有對手營業秘密
Price於6D離職前，持有一個存有6D訓練資料的隨身碟。Price離職後仍保留該隨身碟，因而違反了他與6D簽訂的僱傭契約。Price到新公司Perficient任職後，告訴新公司的主管Sumner，他持有6D的訓練資料；Sumner則告訴Price：「把你的資料清理乾淨後上傳。」Price進一步表示，他持有「完整的AEM訓練資料」，並將其形容為「內容非常深入、完整，而且是以模組方式編排」。Sumner則回覆，「他期待看到這些資料」[8]。
審判中，Price證稱，他離開6D後仍保留這些訓練資料，是為了「使Perficient受益」，而且在開始任職於Perficient後，他仍繼續持有這些資料。然而，在交互詰問時，Price說他並未對這些訓練資料採取「任何行動」。Price也證稱：（1）他未將訓練資料提供給Perficient的任何人；（2）Perficient內部從未有人使用這些訓練資料；（3）他從未整理這些資料或上傳至Perficient的文件系統[9]。
Price在交互詰問時還證稱，在前述與Sumner的第一次對話後不久，兩人又透過電話討論這些訓練資料。在該次對話中，Sumner告訴Price：「我們不要使用這些訓練資料。」Price證稱，之所以決定不使用這些資料，是因為Perficient透過其與Adobe的合作關係，以及解決方案合作夥伴入口網站所提供的訓練，已經擁有一套「非常完整的訓練制度」；Price認為，Perficient既有的訓練資料「更為優良」[10]。
陪審團最後認定，Perficient公司並未不法取得6D的訓練資料[11]。
6D主張「原告跟主管說握有對手營業秘密」就算是取得
但6D認為，（1）被告Price已經承認，其以不正當方法取得營業秘密時，即已侵害該訓練資料；（2）在Price任職於Perficient期間，仍繼續持有這些營業秘密；（3）Price曾向Sumner說明「訓練資料所包含的內容，以及這些營業秘密的性質」。這三點均已足以認為，被告Perficient已經違法取得該營業秘密[12]。
第五巡院認為被告公司不算取得
第五巡院認為，
一，Price在與6D的僱傭關係終止後，因繼續保留該隨身碟，毫無疑問是以不正當方法持有這些訓練資料[13]。
二、Price在受僱於Perficient期間仍繼續持有這些訓練資料。但是，法院同意陪審團看法，認為Price並未：（1）將訓練資料提供給Perficient的任何人；（2）清理這些訓練資料；（3）或將資料上傳至Perficient的系統[14]。
三，6D主張，Price向主管Sumner描述這些訓練資料時，Perficient便已經取得了這些資料。但法院認為，涉案訓練資料本身並未在審判中被提出為證據，6D也未從Price的證詞中取得任何具體內容，以詳細說明Price究竟向Sumner透露了哪些資料。在欠缺更詳細說明的情況下，法院無法將兩者進行比對。因此，第五巡院認為，現有證據無法認定Perficient已經透過該次對話取得了這些訓練資料[15]。
備註：
- [1] Six Dimensions, Inc. v. Perficient, Inc., 969 F.3d 219, 221 (5th Cir. 2020).
- [2] Id. at 222.
- [3] Id. at 222.
- [4] Id. at 223.
- [5] Id. at 223.
- [6] Id. at 230.
- [7] Id. at 230.
- [8] Id. at 231.
- [9] Id. at 231.
- [10] Id. at 231.
- [11] Id. at 231.
- [12] Id. at 231.
- [13] Id. at 231.
- [14] Id. at 231-232.
- [15] Id. at 232.
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