近期美國最高法院公布多件專利相關案件判決結果,有人解讀為美國最高法院希望收緊專利權、遏止Patent Troll亂象,也有人認為最高法院受理這些案件,只是想解決美國聯邦巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)內部歧見、提高訴訟結果可預測性。但不論原因為何,這些判決對美國專利訴訟策略、專利文件撰稿,乃至於專利法修法方向,都有重大影響。以下簡介Octane Fitness v. ICON Health & Fitness(註1)、Nautilus v. Biosig Instruments(註2)兩案判決結果。

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness案
美國專利法第285條(35 U.S.C. 285)規定,法院得於例外情況下判決由敗訴方支付合理的律師費予勝訴方。許多人倡議法院體系應多加援引本條條文,讓Patent Troll (專利蟑螂) 為濫訴付出代價(註3),然而實務上卻少有法官引用這條法規,其中一項原因是Fed. Cir.既有判例設定了相當高的援用標準。
依Fed. Cir.在Brooks Furniture一案(註4)樹立的標準,本條適用狀況有二:一,需有蓄意侵權、以詐術或不正行為(inequitable conduct)取得專利、訴訟中有不當作為、濫訴、違反美國《聯邦民事訴訟規則》(Federal Rules of Civil Procedure)第11條規定之類訴訟相關的實質不當行為。又或,二,需證明原告興訟帶有主觀上的惡意,且訴訟本身在客觀上毫無理據;而依據其他判例,必須到合理狀態下沒有任何訴訟當事人會預期實質打贏官司的地步,才有可能符合客觀上毫無理據的要件,而唯有明知整起訴訟在客觀上毫無理據,才會構成主觀上的惡意。
然而最高法院認定Fed. Cir.設定的標準過於僵固,本條條文只有「僅限例外(exceptional)情況適用」這項援用限制。其判決指出,例外一詞應作通常意思解,考慮適用法條及相關案情,一方訴訟立場實質強度有明顯落差,又或訴訟中採取的不合理舉措特別突兀,即構成條文所謂例外。Fed. Cir.所說適用狀況一,大抵都是違規狀況,但部分不合理行為或許不算違規,卻實際滿足了本條條文適用的例外要件;而Fed. Cir.所說適用狀況二,實際只要原告興訟帶有主觀上的惡意,或訴訟本身在客觀上毫無理據,兩者有其一,即構成例外要件。
依Octane案最高法院判決,美國地方法院可視個別案件整體情況自行斟酌有無例外狀況、應否由敗訴方支付勝訴方合理律師費,無需達到明確且令人信服(clear and convincing)的證據強度,符合優勢證據(preponderance of the evidence)標準即可。而同日宣判的Highmark(註5)一案並指出,這類裁定屬若經上訴,上級法院只可檢視地方法院有無濫用裁量權、法律適用或事實認定錯誤等問題。
Octane案判決出爐後,輿論普遍認為285條適用條件鬆綁將有助於壓抑Patent Troll氣焰,地院一旦作成敗訴方支付勝訴方合理律師費的裁定後,Fed. Cir.很有可能維持原判,但也有人因此擔心,挑選法院擇地起訴(forum shopping)的現象未來會更趨明顯,而且多數訴訟是以和解收場,官司沒有勝負,就不會有285條的適用,即使走到最後宣判之日,哪些狀況會實際搆著例外門檻,仍有待觀察。可以確定的是,這項判決連帶影響了美國專利法修法辯論。
去年底美國眾議院高舉打擊Patent Troll旗幟,短短50天就通過名為《創新法》(Innovation Act,編號H.R.3309)(註6)的專利改革法案,預定修改多項條文。其中,285條條文預定改為:除非遇例外狀況,敗訴方應支付合理律師費用予勝訴方。上世紀九0年代日本經濟大好,有所謂的Japan Bashing;中國經濟起飛後,出現了China Bashing;沿襲此一說法,去年的這場獵巫大戲有人稱之為Patent-Troll Bashing。
然而,在那之後,反對意見隨即在參議院全力反撲,Octane案判決適時公布,主張修法應從長計議的一派馬上找到發揮題材。畢竟美國專利法短期內不大可能再有第三次大修的機會,因此各路勢力上半年在參院全力運作,希望規畫中的這波修法有利己方,相爭不下、缺乏共識,參院司法委員會主席Patrick Leahy已宣布撤回其提案(註7),2014年頒布另一件美國專利改革新法的機會不是沒有,但已沒有年初樂觀。
Nautilus v. Biosig Instruments案
系爭專利編號5,337,753為Biosig所有,其專利發明可更正確地測量運動時的心跳數據,使用時雙手需握住感測器兩端,讓手掌同時接觸左右電極。StairMaster生產的運動器材被控侵權,Nautilus因併購StairMaster變成被告,官司幾經轉折,上訴到美國最高法院。主要爭點在於,請求項寫前述(圖一標號9及11、13及15兩組)左右電極中有間隔(in spaced relationship with each other),但未交待間隔關係,是否滿足明確性要件(definiteness requirement)?














