美國聯邦《經濟間諜法》（Economic Espionage Act）在2016年5月11日經國會以《保護營業秘密法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA）修正，提供民事侵權責任的求償基礎。本文在介紹美國聯邦第二巡院（第二巡院）於2023年Syntel Sterling案判決[1]，其提供軟體營業秘密侵害的損害賠償計算方式，亦為DTSA立下「所避免的成本法」（avoided costs）限制。
背景
本件營業秘密所有人為2間公司 — TriZetto與Cognizant。系爭營業秘密涉及名為Facets®的醫療保險公司使用的軟體產品，其屬行政工作平台，適用於理賠請求、理賠金額調整、帳單寄送等事務。
TriZetto有提供Facets®的相關服務，亦委由次合約商（例如本件被告公司Syntel）執行服務。TriZetto和Syntel雙方有簽署主要服務合約，而該合約授權Syntel的員工可接觸TriZetto的營業秘密並替TriZetto履行Facets®的服務工作。TriZetto與Syntel關係生變是因名為Cognizant的公司併購TriZetto，而Cognizant是Syntel的競爭者。Syntel依據主要服務合約規定而終止雙方關係，並要求支付退款。但TriZetto不同意，因而引發Syntel在合約終止後產生是否遵守保密義務的疑慮。
Syntel後於美國聯邦地方法院紐約州南區分院（紐約南區分院）對TriZetto起訴，主張相關民事權益受損。於同一案件中，TriZetto反訴Syntel侵害營業秘密並違反DTSA與《紐約州普通法》。TriZetto還控訴其著作權受侵害。本件經陪審團聽審而認定Syntel有營業秘密侵權行為。在DTSA部分，陪審團給予所避免的研發成本為補償。於上訴時，第二巡院不同意該補償裁定。
見解一：法律原理
Syntel Sterling案判決揭示，於決定所避免的成本能否為一種可允許核予的不當得利類型時，相關問題是：就非法取用行為對受害人所造成的傷害，其是否超過該受害人就其所失利益所計算而得的「實際損失」。
第二巡院見解是基於《返還與不當得利第三整編法》［Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment］與《不正競爭第三整編法》［Restatement (Third) of Unfair Competition］等非正式法律的權威文件。該等文件揭示「不當得利」的原型是「返還」（restitution），屬於民事上復原請求類型。
第二巡院指出於原告請求「返還」時，會要求被告返還因非法取用原告財產的行為所節省的成本，但關於該類損害賠償，其數值必須從案件的各項因素來予以比較評價，包括取用行為的本質與程度、及相較於原告其他補償的「相對適當性」。第二巡院認為若未經該比較評價但卻核予所避免的成本為補償，將帶來的風險是讓營業秘密所有人獲取不當的意外之財。
關於本件「所避免的成本」計算，第二巡院考量的因素包括：系爭營業秘密所有人仍然保有系爭營業秘密的使用與價值、與地方法院有發出「永久禁制令」以禁止本件侵權人繼續使用系爭營業秘密。
見解二：計算上考量
雖然當事人間不爭執的是，Syntel因非法取用系爭營業秘密而能獲得生意，且不當地從該行為中得利，包括$ 2,700萬美元的營收與相關的利潤$ 823,899美元。但第二巡院表示關鍵是該利潤為Syntel在占系爭營業秘密所有人的便宜後所不當獲得的唯一得利，且已經考量在TriZetto因實際損失所致損害賠償的計算。
第二巡院考量TriZetto的專家證人已證實其所受實際損失為價值$ 850萬美元的所失利益，並指出Syntel所實現的不當利潤為$ 823,899美元，而因該利潤的實現以致TriZetto失去能賺取$ 850萬美元利潤的機會。
但從該些數值，第二巡院認為系爭營業秘密所有人除了有所失利益外，並無遭到相關的損害是可支持其以「所避免的成本」法來請求不當得利的核予，原因是：（1）地方法院有核發永久禁制令以終止Syntel使用系爭營業秘密，因而Syntel無法從所避免的成本中獲得利益；（2）系爭非法取用行為並未減損、或稱不上損壞系爭營業秘密對於TriZetto於商業上的延續價值；（3）TriZetto對系爭營業秘密保有使用活動並仍從中獲利；（4）採用系爭營業秘密的軟體產品，其現價比遭非法取用當時還有價值。
因此，第二巡院表示TriZetto因本件的特殊性而無權主張以「所避免的成本」做為不當得利的損害賠償。
見解三：政策上理由
值得注意者，第二巡院認為其所考量因素是重要的，理由為DTSA已提供強而有力的衡平救濟，並減少營業秘密所有人所遭受的傷害至不超過其所失去的業務，即該法律准許地方法院可禁止營業秘密的非法取用行為，以防止該營業秘密繼續被使用且降低其價值。
第二巡院表示如果不這樣解讀DTSA的補償性損害賠償條款，反而全然聚焦在Syntel所省下的成本而來核予所避免的成本為補償，此屬忽視系爭非法取用行為對TriZetto的傷害，並且漠視該比較評量之必要而違規地執行營業秘密的衡平救濟決定。
再者，第二巡院認為如果DTSA的條文不這樣解讀，將會發生的問題是：（1）所避免的成本會在任何一件非法取用的案件中成為不當得利的損害賠償形式，即使營業秘密所有人除了其所失去的利益或獲利機會外，並未受到任何可獲得補償的傷害；（2）將使得所避免的成本更具懲罰性而非補償性；（3）使DTSA救濟規範遭到不尋常的曲解；（4）使地方法院可裁定永久禁制令的權力遭到忽視其重要性與所及範圍。
見解四：不當得利的可能性
不過，在考量地方法院與TriZetto所列舉的判決先例，其中遭不當取用的營業秘密因對個案權利人失去了價值，才以所避免的成本來補償該損失，第二巡院認為所避免的成本做為不當得利是有可能性。第二巡院的舉例是，侵權人從營業秘密的非法取用行為中僅實現適中的利潤，但卻因其所避免的成本而能繼續得利，且多數的利益歸因於其占了營業秘密所有人的便宜。
至於所應考量的因素，第二巡院指出應包括：（1）針對被告於開發自有的競爭用產品時，其利用系爭營業秘密程度；（2）針對系爭營業秘密對原所有人的價值，被告非法取用行為損毀該價值程度；或（3）針對被告於未來進一步從其非法取用行為來獲利，能防止該獲利程度。
但是，針對本件的系爭營業秘密其仍有其價值與秘密性，第二巡院認為不宜以開發系爭營業秘密所出的費用（高達208,000,500美元）來核予損害賠償。
應提醒的是，Syntel Sterling案判決僅在第二巡院所轄地理範圍內，才屬對法院有拘束力的判決先例，但未來可能影響其他區聯邦法院的見解。
與紐約州普通法的差異
TriZetto的反訴主張還涉及Syntel違反紐約州保護營業秘密的判例法。不過，《紐約州判例法》不准原告以被告所避免的研發成本來計算侵權行為的補償。
紐約州上訴法院（Court of Appeals of New York）於2018年E. J. Brooks案判決[2]認為在營業秘密訴訟中，損害賠償應依原告所發生的損失來計算，而不得依據被告所避免的開發成本，但在因營業秘密遭揭露而傷害競爭優勢之情況下，可以原告於開發產品時的成本，佐證原告營業秘密的價值。
在E. J. Brooks案判決後，紐約南區分院於2023年Better Holdco案判決[3]，其涉及營業秘密非法取用，且請求權基礎為DTSA與《紐約州普通法》，認可E. J. Brooks案判決無關於DTSA的損害賠償計算，並認同原告能依DTSA主張被告所避免的成本為不當得利的補償。
Syntel Sterling案判決更肯定DTSA不同於《紐約州普通法》。
備註：
- [1] Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. The TriZetto Grp., Inc., 68 F.4th 792 （2d Cir. 2023）.
- [2] E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 105 N.E.3d 301 （N.Y. 2018）.
- [3] Better Holdco, Inc. v. Beeline Loans, Inc., 666 F. Supp. 3d 328 （S.D.N.Y. 2023）.
責任編輯：盧頎
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