当员工退休后仍有侵害公司营业秘密的可能，一般企业应有预防措施。本文将介绍美国联邦第三巡回上诉法院（第三巡院）在2022年PPG Indus.案进行的判决[1]案例分享。
非法取用行为
在PPG Indus.案中，系争营业秘密涉及原告公司PPG Industries的飞机窗户塑料材料技术（称Opticor™）。被告为设立于中国的公司TMG，其透过原告的前员工Rukavina，以非法取得系争营业秘密。Rukavina在原告内任职35年，并于2012年7月间退休，期间内曾担任数项研发工作，包括研发Opticor™技术。
被告于2013年初接洽Rukavina，并希望其能帮被告取得原告的营业秘密。在2014年，Rukavina同意以职务与奖金等为回馈，而为被告搜集原告具财产价值信息。之后，Rukavina与被告的公司负责人Wu与工程暨采购代表Zhang等二人会面，并讨论所需材料与设备等，以用于制造类似于Opticor™的新产品。后来，Rukavina即整理Opticor™技术的细节内容为报告（系争技术报告），并提供给Wu与Zhang。Rukavina后续还有营业秘密信息揭露的行为。
被告除使用系争技术报告来规划生产Opticor™等级的玻璃外，还于2015年接洽原告的供货商，并要求该供货商使用其替原告代工Opticor™窗户时所用模具，来为被告生产。被告于接洽时有附上相关的照片与图示，该等照片与图示是直接从系争技术报告中取用，并移除原告于该等文件上的标识与保密注记。
不过，该供货商心生疑虑而要求澄清相关文件的来源合法性。对此，Rukavina竟假冒为原告研发人员，且表示原告正在将Opticor™技术移转给被告以于中国生产，故要求该供货商继续提供原本的代工产品。之后，对被告所下的订单，该供货商并未处理，而是转向通报原告，因而揭发此犯罪行为。此导致Rukavina后来遭逮捕与刑事追诉。
侵权诉讼
PPG Indus.案属民事纠纷，而原告所提请求权之一源自被告的营业秘密非法取用行为，准据法为宾州的《统一营业秘密法》。地方法院依原告声请而做出「一造判决」（default judgment）。最后，地方法院所裁定损害赔偿金包括依原告对Opticor™技术研发成本为计算基础的不当得利。
上诉时，被告有争执本案地方法院不应准许原告列举Opticor™技术之研发成本，以用于估算被告在不利用系争技术报告与原告其他营业秘密下所避免的研发成本，但第三巡院不同意被告所提的理由。
被告主张《统一营业秘密法》并不准许原告能复得研发自身Opticor™产品时所花的成本。不过，第三巡院指出不当得利的损害赔偿实际上在计算被告所受利益，故原告所花费的成本是不相关因素，但地方法院并非以原告研发成本来补贴原告。具体而言，第三巡院认为地方法院仅是考虑被告以非法取用原告成果方式所避免成本时，将原告研发成本视为相关因素之一。
另第三巡院指出其他法院亦持相同见解，且为符合计算损害赔偿时所必要之「合理确信度」（reasonable certainty），从原告研发成本来推估是可准许优化的计算方式；亦即，原告在研发上所投入费用为被告所节省费用代表值。
Rukavina刑事追诉
Rukavina犯罪行为调查在2015年告一段落，Rukavina随即于5月遭检方起诉，并经大陪审团（grand jury）宣告刑事追诉程序之成立，且所涉犯行为联邦《经济间谍法》（Economic Espionage Act）的营业秘密窃取罪（18 U.S.C. § 1832）[2]。窃取营业秘密罪欲成立，检方必须证明Rukavina：（1）意图将营业秘密转化为非所有人经济利益；（2）营业秘密系关于商品或服务，且该商品或服务系使用于或欲使用于州际或外国商务；（3）意图或知悉其犯行会伤害营业秘密所有人。
根据起诉状[3]，Rukavina曾对TMG公司相关人员表示：「如果他脑袋的东西一生都是PPG Industries所有，那么PPG Industries每年要支付200万美金，这样清楚了吧」。Rukavina另于电子邮件写到：「我离开PPG Industries时的薪水为17万美金。如果可以，我想要的签约奖金是8万美金，如此你们将能取阅PPG Industries自1947年起所发展之全部技术」。
检方具体指控Rukavina的罪刑包括复制信息的行为﹝18 U.S.C. § 1832(a)(2)﹞及相关着手行为﹝18 U.S.C. § 1832(a)(4)﹞。不过，因同年6月初Rukavina于执法单位的居家逮捕行动中自我了结，本案件于同年8月经声请而遭地方法院驳回。
退休后竞业禁止约定
为防止退休员工侵害营业秘密，除要求离职时删除或缴回公司数据外，一般公司必须要和退休员工约定竞业禁止。
若劳工「自请退休」且获有退休金时，即「应受有效且合理竞业禁止特约拘束」，而不论代偿措施。不过，应注意竞业禁止区域及职业活动范围不逾越合理范围，才能确保竞业禁止条款有效。
备注：
- [1] PPG Indus. Inc v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd, 47 F.4th 156, 163 (3d Cir. 2022).
- [2] PPG Indus., Inc. v. Jiangsu Tai Mao Glass Co., No. 2:15-CV-00965, 2022 WL 247755 (W.D. Pa. Jan. 27, 2022).
- [3] https://www.wtae.com/article/feds-ex-ppg-employee-stole-trade-secrets-for-chinese-firm/7471529。
责任编辑：卢颀
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