美国联邦《经济间谍法》（Economic Espionage Act）在2016年5月11日经国会以《保护营业秘密法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA）修正，提供民事侵权责任的求偿基础。本文在介绍美国联邦第二巡院（第二巡院）于2023年Syntel Sterling案判决[1]，其提供软件营业秘密侵害的损害赔偿计算方式，亦为DTSA立下「所避免的成本法」（avoided costs）限制。
背景
本件营业秘密所有人为2间公司 — TriZetto与Cognizant。系争营业秘密涉及名为Facets®的医疗保险公司使用的软件产品，其属行政工作平台，适用于理赔请求、理赔金额调整、账单寄送等事务。
TriZetto有提供Facets®的相关服务，亦委由次合约商（例如本件被告公司Syntel）执行服务。TriZetto和Syntel双方有签署主要服务合约，而该合约授权Syntel的员工可接触TriZetto的营业秘密并替TriZetto履行Facets®的服务工作。TriZetto与Syntel关系生变是因名为Cognizant的公司并购TriZetto，而Cognizant是Syntel的竞争者。Syntel依据主要服务合约规定而终止双方关系，并要求支付退款。但TriZetto不同意，因而引发Syntel在合约终止后产生是否遵守保密义务的疑虑。
Syntel后于美国联邦地方法院纽约州南区分院（纽约南区分院）对TriZetto起诉，主张相关民事权益受损。于同一案件中，TriZetto反诉Syntel侵害营业秘密并违反DTSA与《纽约州普通法》。TriZetto还控诉其著作权受侵害。本件经陪审团听审而认定Syntel有营业秘密侵权行为。在DTSA部分，陪审团给予所避免的研发成本为补偿。于上诉时，第二巡院不同意该补偿裁定。
见解一：法律原理
Syntel Sterling案判决揭示，于决定所避免的成本能否为一种可允许核予的不当得利类型时，相关问题是：就非法取用行为对受害人所造成的伤害，其是否超过该受害人就其所失利益所计算而得的「实际损失」。
第二巡院见解是基于《返还与不当得利第三整编法》［Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment］与《不正竞争第三整编法》［Restatement (Third) of Unfair Competition］等非正式法律的权威檔。该等文件揭示「不当得利」的原型是「返还」（restitution），属于民事上复原请求类型。
第二巡院指出于原告请求「返还」时，会要求被告返还因非法取用原告财产的行为所节省的成本，但关于该类损害赔偿，其数值必须从案件的各项因素来予以比较评价，包括取用行为的本质与程度、及相较于原告其他补偿的「相对适当性」。第二巡院认为若未经该比较评价但却核予所避免的成本为补偿，将带来的风险是让营业秘密所有人获取不当的意外之财。
关于本件「所避免的成本」计算，第二巡院考虑的因素包括：系争营业秘密所有人仍然保有系争营业秘密的使用与价值、与地方法院有发出「永久禁制令」以禁止本件侵权人继续使用系争营业秘密。
见解二：计算上考虑
虽然当事人间不争执的是，Syntel因非法取用系争营业秘密而能获得生意，且不当地从该行为中得利，包括$ 2,700万美元的营收与相关的利润$ 823,899美元。但第二巡院表示关键是该利润为Syntel在占系争营业秘密所有人的便宜后所不当获得的唯一得利，且已经考虑在TriZetto因实际损失所致损害赔偿的计算。
第二巡院考虑TriZetto的专家证人已证实其所受实际损失为价值$ 850万美元的所失利益，并指出Syntel所实现的不当利润为$ 823,899美元，而因该利润的实现以致TriZetto失去能赚取$ 850万美元利润的机会。
但从该些数值，第二巡院认为系争营业秘密所有人除了有所失利益外，并无遭到相关的损害是可支持其以「所避免的成本」法来请求不当得利的核予，原因是：（1）地方法院有核发永久禁制令以终止Syntel使用系争营业秘密，因而Syntel无法从所避免的成本中获得利益；（2）系争非法取用行为并未减损、或称不上损坏系争营业秘密对于TriZetto于商业上的延续价值；（3）TriZetto对系争营业秘密保有使用活动并仍从中获利；（4）采用系争营业秘密的软件产品，其现价比遭非法取用当时还有价值。
因此，第二巡院表示TriZetto因本件的特殊性而无权主张以「所避免的成本」做为不当得利的损害赔偿。
见解三：政策上理由
值得注意者，第二巡院认为其所考虑因素是重要的，理由为DTSA已提供强而有力的衡平救济，并减少营业秘密所有人所遭受的伤害至不超过其所失去的业务，即该法律准许地方法院可禁止营业秘密的非法取用行为，以防止该营业秘密继续被使用且降低其价值。
第二巡院表示如果不这样解读DTSA的补偿性损害赔偿条款，反而全然聚焦在Syntel所省下的成本而来核予所避免的成本为补偿，此属忽视系争非法取用行为对TriZetto的伤害，并且漠视该比较评量之必要而违规地执行营业秘密的衡平救济决定。
再者，第二巡院认为如果DTSA的条文不这样解读，将会发生的问题是：（1）所避免的成本会在任何一件非法取用的案件中成为不当得利的损害赔偿形式，即使营业秘密所有人除了其所失去的利益或获利机会外，并未受到任何可获得补偿的伤害；（2）将使得所避免的成本更具惩罚性而非补偿性；（3）使DTSA救济规范遭到不寻常的曲解；（4）使地方法院可裁定永久禁制令的权力遭到忽视其重要性与所及范围。
见解四：不当得利的可能性
不过，在考虑地方法院与TriZetto所列举的判决先例，其中遭不当取用的营业秘密因对个案权利人失去了价值，才以所避免的成本来补偿该损失，第二巡院认为所避免的成本做为不当得利是有可能性。第二巡院的举例是，侵权人从营业秘密的非法取用行为中仅实现适中的利润，但却因其所避免的成本而能继续得利，且多数的利益归因于其占了营业秘密所有人的便宜。
至于所应考虑的因素，第二巡院指出应包括：（1）针对被告于开发自有的竞争用产品时，其利用系争营业秘密程度；（2）针对系争营业秘密对原所有人的价值，被告非法取用行为损毁该价值程度；或（3）针对被告于未来进一步从其非法取用行为来获利，能防止该获利程度。
但是，针对本件的系争营业秘密其仍有其价值与秘密性，第二巡院认为不宜以开发系争营业秘密所出的费用（高达208,000,500美元）来核予损害赔偿。
应提醒的是，Syntel Sterling案判决仅在第二巡院所辖地理范围内，才属对法院有拘束力的判决先例，但未来可能影响其他区联邦法院的见解。
与纽约州普通法的差异
TriZetto的反诉主张还涉及Syntel违反纽约州保护营业秘密的判例法。不过，《纽约州判例法》不准原告以被告所避免的研发成本来计算侵权行为的补偿。
纽约州上诉法院（Court of Appeals of New York）于2018年E. J. Brooks案判决[2]认为在营业秘密诉讼中，损害赔偿应依原告所发生的损失来计算，而不得依据被告所避免的开发成本，但在因营业秘密遭揭露而伤害竞争优势之情况下，可以原告于开发产品时的成本，左证原告营业秘密的价值。
在E. J. Brooks案判决后，纽约南区分院于2023年Better Holdco案判决[3]，其涉及营业秘密非法取用，且请求权基础为DTSA与《纽约州普通法》，认可E. J. Brooks案判决无关于DTSA的损害赔偿计算，并认同原告能依DTSA主张被告所避免的成本为不当得利的补偿。
Syntel Sterling案判决更肯定DTSA不同于《纽约州普通法》。
备注：
- [1] Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. The TriZetto Grp., Inc., 68 F.4th 792 （2d Cir. 2023）.
- [2] E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 105 N.E.3d 301 （N.Y. 2018）.
- [3] Better Holdco, Inc. v. Beeline Loans, Inc., 666 F. Supp. 3d 328 （S.D.N.Y. 2023）.
责任编辑：卢颀
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