以「具體損害法」舉證專利侵害損害賠償之不易、與其替代

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民法第184條第1項規定「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任」。至於「損害賠償」之計算,其「應以填補債權人所受損害及所失利益為限」,此乃民法第216條第1項之規定,並為專利法第97條所採納,而為專利侵權行為之損害賠償計算方式,稱「具體損害法」。在市場上有侵權物品橫行之情境下,學說上認為「所受損害」之典型案例,包括專利物品銷售量萎縮而致獲益減少、或使專利權人必須使其產品降價而致之損失等。本文將介紹兩件值得專利權人注意的舉證失敗案例;另介紹具體損害法之替代計算法與案例,其應較有利於專利權人之損害賠償舉證。 案例一:未能證明客戶流失係因其購買侵權物品 在臺灣高等法院臺中分院9...

美國經濟間諜法之竊取營業秘密罪之著手犯與其啟發

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在2013年,台灣營業秘密法導入刑事責任。然而,對被害公司最大的挑戰是法院認定系爭資訊非屬「營業秘密」。當營業秘密法納入刑事責任時,其修法目的意在補足刑法所缺少的打擊「產業間諜」之處罰。既然營業秘密法第13條之1第2項和第13條之2第2項規定侵害營業秘密罪之「未遂犯」,則對客觀上有竊取資訊行為之被告,得否視為侵害營業秘密罪之「未遂犯」而處罰,有討論之必要,以能達成遏阻「產業間諜」之立法目的。本文欲從美國《經濟間諜法》(Economic Espionage Act,EEA)竊取營業秘密罪(18 U.S.C. § 1832)中之「著手犯」(attempt)犯行為參考,來思索「未遂犯」的意義。 ...

攪拌機侵害立體商標而禁止銷售?美國第五巡迴法院Whirlpool v. Shenzhen Sanlida案

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美國惠而浦(Whirlpool)公司銷售KitchenAid立式攪拌機,並在美國申請攪拌機的立體形狀商標。中國深圳三利達公司近年開始生產外形類似的攪拌機,在線上平台銷售。惠而浦得知後,於2022年向美國法院請求初步禁制令,要求三利達停止銷售並回收產品。被告雖然提出一些抗辯,但美國第五巡迴法院於2023年8月判決,支持地區法院的禁令,令被告停止銷售並回收產品。 惠而浦KitchenAid的攪拌機與商標 惠而浦公司擁有攪拌機品牌KitchenAid的相關商標。該立式攪拌機的造型具有子彈形的頭部、傾斜的頸部和時尚的設計(如圖1)。1992年時,美國專利商標局核發惠而浦KitchenAid攪拌...

販賣仿冒品之行為與專利侵權損害賠償之計算

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仿冒品常困擾認真研發的廠商,而專利權則是廠商能選擇的保護手段。假設在專利民事訴訟中,專利權人成功克服侵權人的專利無效抗辯,損害賠償的計算將是雙方爭執的重點。本文意在介紹四件利用「實際損害法」計算賠償金的案例,以供實務參考。 專利法對於損害賠償計算之規範 台灣專利法第97條第1項明訂三種專利侵權之損害賠償計算方法;其中第1款稱為「實際損害法」,其規定「依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害」。另第1款之前段稱為「具體損害法」或「具體損害計算說」;而但書部分稱為「差額...

美國聯邦地方法院判決Thaler v. Perlmutter: AI生成作品不受著作權保護

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人工智慧(AI)生成作品是否受著作權保護(copyrightable),可說是這幾年來相當熱門的議題。與此同時,AI未來是否取代創作者或大幅壓縮其收益,更是業界高度關注的焦點。近日好萊塢編劇與演員罷工、走上街頭抗議,正突顯出相關問題亟待解決。 本案原告Stephen Thaler擁有名為「Creativity Machine」的電腦系統(以下稱Creativity Machine),聲稱Creativity Machine可自行產出視覺藝術作品。原告擬向美國著作權局(Copyright Office)註冊Creativity Machine產出的藝術作品(題名為「A Recent E...

CAFC Cellect案判決料將影響美國延續案申請策略

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美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱CAFC)Cellect案已於日前宣判 。本案曾有多個組織提交法庭之友意見(brief of amicus curiae),包括數個生技製藥類協會、廠商,立場各異,而CAFC合議庭三名承審法官最後全員肯認PTAB見解。部分報導評析指出,若本案判決結果未於後續程序翻案,對習用延續案(continuing application)模式申請同族專利的申請人可能有較大影響,宜密切關注本案有無後續進展,並審慎考慮如何處理相關案件。 背景說明 顯微影像解決方案供應商Cellect LL...

商標商品服務名稱修訂

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北美智權報304期《IP小辭典》申請商標指定商品及服務策略一文曾經介紹過在申請商標註冊過程中,該如何就所申請的商標指定使用的商品/服務名稱。要注意的是,商標指定使用的商品/服務名稱不是一成不變的,而是隨著時間變遷,老舊技術、服務、產品的淍零,新技術、產品、服務的崛起,WIPO都會針對商品及服務的國際分類適時作出修正。「商品與服務國際(尼斯)分類」第12-2023版 (Nice Classification, 12th Edition–Version 2023) 已於2023年1月1日正式生效。為了配合(尼斯)分類第12版修正,智慧局TIPO也祭出了相關因應措施。 為了因應「商品與服務...

違反商標和解協議導致要賠償子公司所獲利益?美國第四巡迴法院Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案

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若先前曾經對商標之使用達成和解,約定彼此使用的界線,事後再違反和解契約,可能會被認為具有惡意,導致更高額的損害賠償金。2023年8月9日,美國第四巡迴法院作出Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案判決,認為被告違反雙方之前的和解協議,故存在惡意,須將自己和附屬事業的所獲利益,都拿出來賠償。 二公司都使用Dewberry商標並於2007年曾簽署保密協議 原告是設於北維吉尼亞州,提供房地產服務的Dewberry Engineers公司(以下簡稱Engineers公司)。被告則是設於喬治亞州亞特蘭大,提供房地產服務的Dewberry ...

專利授權

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專利權人申請專利之後,可以自行利用專利製成商品獲利,也可以將專利授權予他人;或是除了自己製作之外,也可同時授權出去。專利授權的優點是容易將專利產品普及化,且專利權人本身並不用負擔太多的成本,隨著專利商品化的同時,專利權人仍然能持續獲利。因此除了自製之外,將專利授權也是專利權人可以善用的一種選擇。 專利權授權是指專利權人將專利授權他人實施,而授權內容可能包括製造、販賣、進口、使用或者是其中的部分,視個別的契約內容而定。授權基本上是讓被授權人處於一個可以使用專利內容而不被專利權人起訴的地位,而專利權人仍保有原本的權利。 授權是一種很常見的智慧財產權利用方式。授權(license)與...

線上平台蓄意視而不見輔助商家銷售仿冒商品? 美國第九巡迴法院2023年YYGM SA v. Redbubble案

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商家在線上平台銷售仿冒品時,線上平台是否要負輔助侵權責任?2023年7月美國第九巡迴法院作出YYGM SA v. Redbubble案判決,採取第二巡迴法院2010年Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案的標準,不應課予平台太高的主動發現義務。不過,其認為對於仿冒的認定,只須著重在商標圖樣的高度近似,產品款式則不須要高度近似。 原告商標與被告Redbubble平台 原告Y.Y.G.M. SA公司,擁有Brandy Melville這個品牌,製造銷售衣服、居家用品等產品。其擁有的商標,包括Brandy Melville心形商標,以及LA閃電商標。心形商標是在Bra...