USPTO公告依Novartis案Fed. Cir.判決變更PTA計算方式

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美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)2014年1月公告Norvartis v. Lee一案判決結果(註1),認定USPTO有關35 U.S.C. 154(b)(1)(B)(i)的法條詮釋不正確,USPTO徵集公眾意見後,2015元月正式修訂37 CFR部分專利權期間調整(Patent Term Adjustment;PTA)規定(註2)。 依35 USC 154(b)規定,若申請案繫屬USPTO程序期間(Pendency)超過3年,即屬官方B延誤(B delay),因申請案較晚公告,專利所有...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十九》專利權公告前的產品販售有權利耗盡的適用嗎?

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權利耗盡是在專利權產品販售後,專利權人不得向取得專利權產品之人主張專利權,目的是在保護善意第三人以及市場交易的安定性。現在法院判決卻將此原則往前延伸至專利權尚未取得前的產品,這似乎與該原則的目的有出入。該判決的目的是要打破權利耗盡的限制嗎? 王先生從事美容產品事業,嗅到女生對於睫毛捲翹在意的商機,於是針對假睫毛的生產以及捲翹下功夫研究。針對市面上已經存在的假睫毛生產工具機的問題,提出了模具、裁切與捲翹加溫器的三項發明。為搶得商業利潤,在提出專利申請前,已經委託A公司生產假睫毛以及捲翹加溫器,市場的業績直線上升。有錢大家賺時都沒有事,直到專利核准後,雙方便發生爭執了! 原來當初王...

2015年美國專利法規相關事件回顧

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美東時間2015年12月22日傍晚,正值年底送件高峰,全美有許多人正全力趕工、希望手邊工作漂亮收尾好安心休假,不料USPTO送件、繳費、檢索、審查…,眾多平台無預警癱瘓,甚至連傳真也斷訊,面對優先權期間及各項官期即將截止的壓力,美國專利商標申請送件人員霎時陷入集體恐慌。一場天外飛來的聖誕驚奇,或許不及國會修法和法院判例影響深遠,但一年將盡卻遇上這起風波,應是眾多美國IP從業人員難忘的插曲。 根據USPTO聲明,事發當天該局總部所在地跳電,局內配置的兩台大型電力濾波裝置嚴重毀損,推測因而導致USPTO其他系統停擺,USPTO局長Michelle K. Lee為此宣布:2015年12月2...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十八》中國專利審查的創造性整體判斷原則

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中國審查指南中明確的指出,在判斷發明內容是否具有創造性時,審查委員不應僅是考慮發明技術方案本身,而是還要考慮所述技術領域所解決的技術問題和產生的技術效果,將發明作為一個整體看待,判斷過程中,要確定的是現有技術整體上是否存在著對申請案發明內容的教示。 A是一家風力、風速檢測儀器製造公司,鑑於傳統感測儀器的缺點,於是運用光學原理中的光槓桿原理(註1),將測量裝置置於無風靜止狀態下,先對此靜止初始狀態進行數據資料的記錄。之後,當有風吹動時,光纖垂直部分會隨風偏轉,在此偏轉狀況下,對偏轉的數據資料予以記錄;再依此二數據資料計算出風速與風向。 為了公司發展,A公司於是就此項發明提出專利申...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十七》 從圖式推測之先前技術可以作為新穎性核駁引證技術嗎?

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在專利申請案過程中,當收到審查意見通知書時,必須先判斷審查委員新穎性與進步性的審查依據是否有錯誤,當發生錯誤時,可以直接針對審查員的錯誤提出答辯,先不對申請案內容予以修正。因為在審查委員的引證文件錯誤的情形下,後續審酌撰寫的核駁理由都是錯誤的。 A是一家設計、生產製造水龍頭的公司,並對於水龍頭的止水閥多有關注。由於市面產品的止水閥容易因為多次摩擦,而使得止水作用無法持續運作,為此,A公司特別設計一套磨擦機構,使產品的壽命更長,並提出一個關於水龍頭陶瓷控制閥結構改良的專利申請案。在審查過程中,審查委員始終認為申請專利範圍所涉及的發明內容,可以在先前技術的圖形中,推測出與申請案相同的發明...

2014年美國專利法規相關事件回顧

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如果要給2014年選個代表字,部分美國專利從業人員或許第一個想到的就是「崩」!這一年,美國國會沒能一鼓作氣完成第二階段專利改革修法,但2013-14年度美國最高法院一連審了6件專利案件(註1),加上AIA修法效應逐漸顯現後勁,美國專利環境已和一年前大不相同。 Alice,我們要去哪裡? 以下是美國最高法院突然間高度關注專利案件: Medtronic案認定被授權人有權提出未侵權的確認之訴(declaratory judgment),且此時專利權人應負侵權事實舉證責任(註2); Octane及Highmark案從寬解釋35 U.S.C. 285適用標準,敗訴方需...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十六》專利申請案獲證後,可以提出更正嗎?

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專利權人於正式取得專利權後,若發現專利說明書、申請專利範圍或是圖式有錯誤者,可以提出更正。但提出更正時,必須注意各項要件。僅是說明書或是圖式更正時,則更正不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍;若更涉及申請專利範圍更正時,必須再注意不可「實質擴大或變更申請專利範圍」。 李君是X公司的專利管理師,李君之所以進入此家公司,乃是因為這家公司的研發能力不錯,且也有多件發明已經提出申請,藉此希望多多學習專利相關事務。 進入公司的1年後,他經手一件發明申請案,多次與事務所相談申請內容後,終於遞出申請案,而且非常順利的取得專利權。之後經過半年,適逢公司盤點,主管們一併要求他們盤...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十五》小心!不要隨便主張補償金!

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發明專利申請人要主張補償金時,必須注意自己申請案的狀況,切記不要亂發主張補償金的信函,以免落入公平交易法規範的處罰行為之一。 A公司從事「門板」設計,尤其是特殊花紋樣式與結構的產品,更是業界聞名。為能確實保護公司的產品,A公司在專利申請上不遺餘力的提出申請,且取得多件專利權。期間,A公司曾經向同業B公司收到專利補償金,以補充公司的損害。在食髓知味的心理下,於是以另一個申請中的專利權向C公司主張補償金的追索,不料卻踢到鐵板。A公司就很奇怪,為何這次沒辦法要到補償金,專利制度不是保護發明人的嗎?因此怨聲載道。 專利制度真的是如此嗎?這恐怕要先看A公司第二次所主張的權利是那一種,才能...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十三》中國法院對於封閉式權利要求的解釋規則為何?

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開放式的寫法專利範圍較大,但在審查過程中,容易因為新穎性、創造性或請求項無法得到說明書的支持,而被核駁。相反的,封閉式卻是容易通過審查而獲證,但相對的,專利範圍也比較小。在中國的專利撰寫實務上,必須慎用封閉式寫法,固然專利申請案容易獲證,但是日後在行使專利範圍時,也會因為封閉式專利範圍的狹窄,而無法攻擊競爭對手。 某公司A生產一項專利產品,請求項中記載內容是:「一種產品,由X與Y組成,其中X重量比為150毫克,Y的重量比為35毫克。」疑似侵權行為為產品之成分,X與Y的比率屬於專利權,但是他還加上了輔料,分別為「P與Q」。由於P與Q是原專利權中未曾出現原料,所以製造與販售疑似侵權產品的...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十二》零售販賣商一定要承擔連帶損害賠償責任嗎?

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A先生是小型零售通路商,他其中一樣販售的商品疑似侵權,當他收到專利權人之警告信函時,已立即將疑似侵權商品下架,在這種情況下,A先生需要對專利權人負連帶賠償責任嗎? A經營玩具零售事業,銷售的產品非常多元,包括簡易遊戲機、絨毛娃娃、玩具水槍、變形車輛…等,過著可以糊口的日子;不像大型零售商,如網路的PCHOME、電視購物的MOMO以及家樂福般有大量營收。因此,對於所買入的產品,都是一視同仁的放在公司產品目錄中,並未對特定產品加以促銷,僅於週年慶或是特定節日,對產品以「購買金額達到1000元,給予100折扣,並免運費送到家。」的銷售方式促銷。 有一天,A收到關於銷售產品之玩具水槍的...