延續北美智權報第400期文章，本次第401期繼續介紹第一個案例（編號2024-1616） — SMG案[1]的框架與侵權分析。SMG與Opti-Luxx認為，地方法院在解釋第491號專利中「框架」一詞的權利請求以及在等同侵權問題上未准予初步裁定（JMOL）時存在錯誤，本文即針對這2項問題深入進行探討。
「框架」權利範圍解讀
SMG認為，地方法院在解釋第491號專利中「框架」一詞的權利請求時存在錯誤 — 將權利請求中的「框架」解釋為與標誌其餘部分「分離的獨立部件」（JA 77），並據此指示陪審團[2] — CAFC已確定「框架」一詞應賦予其通常分離的部件，但獨立部件。由於地方法院在解釋「框架」時僅依賴內在證據，因此CAFC將對該權利範圍解釋進行重新審查[3]。
地方法院確實有責任解釋和界定發明專利，明確其權利請求的範圍[4]。權利範圍請求的解釋是基於發明時相關術語對發明人而言的「通常和慣常含義」[5]。此意義既要結合權利請求本身的脈絡來理解，也要結合「整個專利，包括說明書」的脈絡來理解。
地方法院認定，491號專利的說明書表明，「框架」是與標誌其餘部分分離且不同的組件[6]。（確認地方法院基於「清晰明確」的內在證據對權利請求的狹義解釋）。說明書「反覆、一致且專門地」提及「框架」[7]，並且還提到了「無框」標誌或「可更換鏡像」[8]。
正如稍後將詳細討論的，該專利描述了所請求保護的發明功能，而這些功能帶有整合框架的標誌無法實現。專利說明書描述了框架如何「配置成可拆卸地容納標誌」，以便「無需將整個裝置從車輛上拆卸下來即可對標誌進行維修或更換」，並且車輛製造商可以輕鬆地將定制的標誌插入到已安裝的框架中。
CAFC同意地方法院的觀點，即在「491號專利」的脈絡中，「框架」一詞指的是與標誌面板分離且不同的框架。經審查，「沒有任何跡象表明…所請求保護的『裝置』可以包含」帶有集成框架的標牌，「相反，『該』專利始終表明恰恰相反的情況。」[9]因此，CAFC駁回SMG關於地方法院在權利範圍解釋方面存在錯誤，以及可以透過認定「491號專利」的字面侵權來維持侵權判決的論點。
均等侵權原則
Opti-Luxx認為，地方法院在等同侵權問題上未准予初步裁定（JMOL）是錯誤的。「等同原則旨在防止被控侵權人僅透過改變被控發明中細微或無關緊要的細節，同時保留其基本功能，來規避侵權責任。」[10]根據此理論，「即使產品或工藝並未直接侵犯專利權利請求的明確條款，但如果被控侵權產品或工藝的要素與專利發明的權利請求要素之間存在等同關係，則仍可能被認定為侵權[11]」。
雖然CAFC對等效性檢驗有兩種不同的表述方式，但每一種表述都「旨在探究同一『本質問題』」[12]。當「所請求保護的發明與被指控侵權的設備或工藝之間的差異『微不足道』」時，即可認定構成等效侵權[13]。功能—方式—結果檢驗法旨在判斷被控侵權產品是否「以基本相同的方式執行基本相同的功能，從而獲得相同的結果」[14]。雙方均同意，功能—方式—結果架構是本案等效性檢定的適當表述。根據功能—方式—結果檢驗法，專利權人若要勝訴[15]，必須證明其專利發明中每一項權利請求要素均具有等效性，並需提供特定的證詞與說明。
CAFC對駁回簡易判決動議的決定進行重新審查。[16]如果任何經過適當指導的合理陪審團都無法認定每一項權利請求要素與被控產品相應特徵之間存在等同性，則簡易判決動議是適當的[17]。在進行此項分析時，CAFC必須以對非動議方（本案為SMG）最有利的方式看待證據[18]。
被控侵權產品是否執行與專利公開的功能相同的功能，是一個事實問題[19]。CAFC曾裁定，「功能—方式—結果」檢驗的重點在於「審查權利請求及其在專利說明書中的解釋」[20]。在決定專利公開的功能時，「專利的公開內容具有相關性，有時甚至可以起到決定性作用」。因此，專利中的內在證據可以確定權利請求要素的功能[21]。CAFC查閱了說明書以確定權利請求要素，墊子的功能，並得出結論 — 說明書「清楚地表明，權利請求中所述墊子主要目的之一是為患者提供支撐」[22]。由於涉案產品並未實現此功能，地方法院認定不存在均等侵權。
如果一項專利對權利請求限定的功能、方式或結果「保持沉默」，則「應求助於本領域技術人員」[23]。在本案中，491專利並未對獨立框架的功能保持沉默。事實上，請求項明確請求保護「圍繞半透明面板週邊並形成標誌週邊的框架，以便將標誌安裝到校車上」。此外，正如地方法院所承認的，491專利的說明書「讚揚了其獨立安裝框架的優點」。例如，由於該框架「配置成可拆卸地容納標誌」、「無需從車輛上拆卸整個裝置即可對標誌進行維修或更換」。
這樣「如果標誌發生故障，即可更換標誌；如果服務類型從校車改為活動巴士，或者巴士要轉移到語言不同的服務區域，則可以更換為帶有不同校車標識的標誌。」標誌嵌件可以重複使用，「而不會像直接安裝那樣，在間接安裝的標誌上留下鑽孔或其他缺陷。」使用單獨框架還可以讓製造商透過預製各種可以輕鬆插入已安裝框架的標誌，高效率地為客戶定制車輛 — 這些功能都無法透過帶有整合框架的標誌來實現。
SMG引用「491號專利」中的一句話，聲稱該專利設想的框架實施例是將框架「永久固定」在標誌牌上的（被上訴人簡述第39-40頁）。該專利說明書指出，「在某些實施例中，框架可以是一體式框架，標誌牌透過對框架進行有意變形而被包裹在其中。」然而，這句話是否公開了一種框架「永久固定」的標誌性（被上訴人簡述第42頁）。即使假設這句話公開一種最終會永久固定的框架實施例，它仍然能夠使製造商輕鬆地定制待售車輛，因為框架必須密封在選定的標誌牌面板周圍。正如地方法院所指出的，這句話仍然清楚地設想了一種標誌牌和框架是獨立組件的系統 — 此一規範確定了獨立框架的功能。
SMG的專家證人約克提供的證詞並不能與專利對該功能的描述相矛盾。約克作證稱，被控侵權產品的集成框架「以完全相同的方式」實現了與第491號專利所請求保護的框架「完全相同的功能」，從而達到相同的結果，因為它同樣實現了「環繞」標誌和「形成標誌的周界以便將其安裝到校車上」的功能。然而，正如CAFC已經解釋過的，地方法院正確地將框架的功能解釋為必須與標誌的其餘部分分離且獨立 — 遠不止是「環繞」和「安裝」。在交互詰問中，約克承認，被控產品不允許框架以可拆卸的方式安裝標誌，也不允許製造商輕鬆地為車輛定制不同的標誌[24]。
證據表明，被控侵權設備無法實現所需功能。專利顯示，所請求保護的發明「可拆卸地安裝標誌」[25]。約克承認，被控侵權產品「無法做到這一點」。因此，CAFC推翻了JMOL關於認定被控侵權第491號專利的駁回裁定。
系列文章：
備註：
- [1] Smartened Manufacturing Group （SMG）, Inc. v. Opti-Luxx Inc.（CAF, 2025/11/13）.
- [2] 參見Trial Tr. vol. 3, 643:12–14, Smartrend, Nos. 1:21-cv-1009, 1:22-cv915 (W.D. Mich. Nov. 29, 2023)。
- [3] 參見 Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976, 985 (Fed. Cir. 2022)。
- [4] 參見Markman v. Westview, 517 U.S. 370, 372 (1996)。
- [5] 參見Phillips, 415 F.3d at 1312–13 (quoting Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996))。
- [6] 參見Poly-Am., L.P. v. API Indus., Inc., 839 F.3d 1131, 1137 (Fed. Cir. 2016) (affirming district court’s narrow construction of claim based on “clear and unequivocal” intrinsic evidence)。
- [7] 參見491 patent, col. 2 ll. 5, 43; id. col. 4 l. 48; id. col. 7 l. 51; id. col. 11 l. 41; id. col. 21 ll. 49–62, and also references a “frameless” sign or “replaceable lens,” see id. col. 6 l. 15; id. col. 7, ll. 43, 50, 56; id. col. 18 ll. 16, 46–50。
- [8] 參見In re Abbott Diabetes Care Inc., 696 F.3d 1142, 1150 (Fed. Cir. 2012) (quoting Irdeto Access, Inc. v. Echostar Satellite Corp., 383 F.3d 1295, 1300 (Fed. Cir. 2004))。
- [9] 參見In re Abbott Diabetes Care Inc., 696 F.3d 1142, 1150。
- [10] 參見Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1424 (Fed. Cir. 1997); accord Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1335 (Fed. Cir. 2019)。
- [11] 參見DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 469 F.3d 1005, 1016 (Fed. Cir. 2006) (internal quotation marks omitted) (quoting WarnerJenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 21 (1997))。
- [12] 參見NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, 119 F.4th 1355, 1370 (Fed. Cir. 2024) (quoting Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 40)。
- [13] 參見Tex. Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1563–64 (Fed. Cir. 1996)。
- [14] 參見Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608 (1950。
- [15] 參見Lockheed Martin Corp. v. Space Sys./Loral, Inc., 324 F.3d 1308, 1321 (Fed. Cir. 2003), with particularized testimony and linking argument, VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 87 F.4th 1332, 1343 (Fed. Cir. 2023)。
- [16] 參見Bettcher Indus. v. Bunzl USA, Inc., 661 F.3d 629, 638 (Fed. Cir. 2011) (applying Sixth Circuit law)。
- [17] 參見Lab’y Corp. of Am. Holdings v. Qiagen Scis., LLC, 148 F.4th 1350, 1361 Case: 24-1616 Document: 64 Page: 14 Filed: 11/13/2025 SMARTREND MANUFACTURING GROUP (SMG), INC. v. OPTI-LUXX INC.。
- [18] 參見 Sundance, 550 F.3d at 1365 (applying Sixth Circuit law)。
- [19] 參見Intendis GMBH v. Glenmark Pharms. Inc., USA, 822 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016)。
- [20] 參見Stumbo v. Eastman Outdoors, 508 F.3d 1358, 1364–65 (Fed. Cir. 2007) (quoting AquaTex Indus., Inc. v. Techniche Sols., 479 F.3d 1320, 1326 (Fed. Cir. 2007))。
- [21] 參見Hill-Rom Co. Inc. v. Kinetic Concepts, Inc., we looked to the specification to define the function of a claim element (a “cushion”)。
- [22] 參見209 F.3d 1337, 1341 (Fed.0.200)。
- [23] 參見Intendis, 822 F.3d at 1362。
- [24] 參見J.A. 1831 ll. 13–16; J.A. 1832 ll. 16–23 (“It’s not capable of doing that。
- [25] 意即，可以在不拆卸整體裝置的情況下更換、定制或維修標誌。
責任編輯：盧頎
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