「由另一人」的先前技術標準與「給藥方案」的顯而易見性標準：Merck Serono v. Hopewell Pharma 案(Fed. Cir. 2025)

林杜 / 永信藥品法規處專員

新藥開發公司在進入臨床試驗前，由於自己沒有劑型開發與製造的能力，通常會委外合作。由於臨床三期的費用通常是臨床二期的 3–5 倍，甚至更高，新藥開發公司通常會在臨床二期看到療效後，尋求授權。一項藥品要能夠成功上市，過程中必需有許多合作，此時智慧財產權的管理就顯得相當重要，Merck Serono v. Hopewell Pharma 案發生的問題可做為借鏡。

案件背景

2025年10月30日，聯邦巡迴法院維持了專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）的裁定，宣告 Merck 旗下多發性硬化症藥物 Mavenclad（化合物 cladribine 的口服劑型）的專利權利範圍無效。這份具先例價值的判決維持了多方複審（IPR）的結果，判定 Merck 主張的 cladribine 治療法專利無效，支持了挑戰者 Hopewell藥廠。

本案的核心爭議點在於：PTAB 據以認定「顯而易見性」（Obviousness）的主要引證文件，是否構成 Merck 專利的先前技術（Prior Art）。由於該引證文件的公開日期比 Merck 提交申請的日期早不到一年，Merck 主張該公開內容實際上是出自其自身部分發明人之手，因此不應視為先前技術。

Merck 的前身 — 新藥開發公司 Serono 公司[1]於2002年時與製造商兼劑型開發商 Ivax 公司[2]合作開發 cladribine 的口服劑型。Serono 公司向 Ivax 公司發送了一份「簡報文件」，Ivax 公司的員工 Bodor 博士與 Dandiker 博士卻將「簡報文件」中的給藥方案寫入其申請的專利中（後簡稱 Bodor專利)，而Bodor 專利後來成為了 Hopewell 用來攻擊 Merck 專利的主要引證，最終導致 Serono 公司的 ’947 專利被判無效。[3]

表１．Ivax 公司及Serono 公司涉案相關專利申請時序；整理製表：北美智權報／林杜

經過詳情

在 2003 年 8 月於阿姆斯特丹舉行的會議紀錄（「阿姆斯特丹會議紀錄」）中，雙方討論了劑型研發進展、專利申請、法規與臨床研究策略，以及行銷事宜。會議紀錄指出，涉案專利四位列名發明人中的三位　—　Lopez-Bresnahan 博士、Ythier 博士及 Munafo 博士　—　均有參與；此外還有多位 Serono 公司及 Ivax 公司的與會者；其中包括 Bodor 專利發明人之一的 Dandiker 博士。此外，會議紀錄亦間接提及 Serono 公司另外一位發明人de Luca。

Bodor 專利描述了一種特定的給藥方案，即透過口服 cladribine-cyclodextrin 複合物來治療多發性硬化症，雙方將此稱為「六行揭露」。

PTAB最終認定Merck公司未能滿足舉證責任。因為Merck 公司未能「提交文件與證詞，以顯示可信且經佐證的證據，證明 ’947 專利所列發明人 De Luca 對 Bodor 專利中出現的「六行揭露」給藥方案提供了創造性的貢獻。」

Bodor 專利是否構成系爭專利的先前技術取決於兩者是否由同一發明實體所完成的工作成果

依據 pre-AIA § 102(e)，若「該發明已在一份由另一人（by another）提出並在申請人發明之前於美國提交的專利申請所核准的專利中被描述」，則該專利即屬於被預見的。

只有在依據的公開內容之發明人與被質疑專利的發明人完全一致時，該公開內容才會被排除在先前技術之外，視為專利權人的工作成果。

In re Land案的啟示

法院在In re Land 一案[4]中廣泛地界定：

似乎在法律上並無爭議：A 對於 A 並不是「另一人」，B 對於 B 也不是「另一人」，甚至 A 與 B 對於 A 與 B 也不是「另一人」。但本案並非如此，正如 Blout 案[5]所涉及的問題，本案的核心在於：在 § 102(e) 下，A 或 B 是否可以被視為 A 與 B 的共同發明人之「另一人」。

法院在 In re Land案中陳述：

當共同發明與單獨發明彼此相關時，如同本案，發明人 A 在描述其單獨發明的過程中，往往同時揭露 A 與 B 的共同發明。而當他如此描述 A 與 B 的共同發明時，即使他在法律上具有「另一人」的身份，也不構成對 A 與 B 共同發明的「先前技術」揭露。

回到本案的事實，法院認為「沒有跡象顯示所依據的引證部分揭露了他們共同完成的任何事項」，也「沒有證明他們共同完成的事項是在引證專利申請提交之前完成的」。

法院最終重申了 1966 年 In re Land 案確立的原則：「只要引證文件的「發明實體」（Inventive Entity）與受挑戰專利的發明實體有任何差異（無論是增加或減少發明人人數），該引證文件即視為『他人』的揭露，因此可作為先前技術使用。」

PTAB審視了 Merck公司主要依賴的 Munafo 博士的證詞，但著重於 Munafo 博士所述，他「並不知悉 De Luca 的個人智識性貢獻」，且無法「提供細節」說明其貢獻，「除了 De Luca 的部門亦有代表參與該專案團隊」之外。委員會亦審視了 Bodor 博士與 Dandiker 博士的證詞，並指出他們同樣無法「就 De Luca 對劑量方案的貢獻提出任何說明」。此外，PTAB亦注意到在《阿姆斯特丹會議紀錄》中僅有對 De Luca 的簡略提及，並解釋其認為該紀錄不足以支持 De Luca 對 Bodor 專利之劑量方案的發明性貢獻。

「給藥方案」的顯而易見性標準

表2.　Merck Serono v. Hopewell Pharma 案中「給藥方案」判斷顯而易見性之相關資料；整理製表：北美智權報／林杜

’947 專利的代表性請求項包含四個連續步驟。法院認定，Bodor 專利中的「六行揭露」已明確教示了前兩個步驟。Bodor 專利建議在第一個月施用 5 至 7 天（10 毫克/天），並在第二個月重複，隨後進入十個月的停藥期。這直接對應了請求項中的「誘導期」與隨後的「無藥期」。

至於第三步與第四步（維持期與隨後的停藥期），法院指出 Stelmasiak 文獻彌補了 Bodor 專利的不足。Stelmasiak 文獻描述了一種循環給藥方案，其中包括六個月的初始療程，隨後在第 9、12 或 15 個月進行額外的療程（即再治療期/維持期）。

顯而易見性的關鍵在於，技術人員是否有動機將 Bodor 專利揭露的初始方案擴展為包含「維持期」的完整方案。法院採納了 Hopewell 公司專家 Miller 博士的證詞，從疾病的本質進行推論。

由於多發性硬化症（MS）是一種慢性且無法治癒的疾病，患者通常需要長期的循環治療來管理復發。法院認為，當 Bodor 專利具體規定了「十個月」的無藥期時，這在邏輯上必然暗示了其後存在一個「再治療期」；否則，若沒有後續治療計畫，刻意界定停藥期的具體長度將毫無意義。因此，Bodor 專利的揭露本身就帶有進入下一階段治療的傾向，而 Stelmasiak 文獻則提供了具體的循環治療教示。

Merck 公司主張 Bodor 專利揭露的是「固定劑量」，而 ’947 專利是精確的「依體重計算劑量」。然而，法院駁回了這一區分。

1. 起點與微調：法院認定，技術人員會將 Bodor 專利揭露的初始給藥方案視為優化維持期劑量的「起點」。
2. 結果導向變數（Result-Effective Variables）：法院指出，cladribine 的劑量和持續時間是基於淋巴細胞抑制的可量化作用來決定的，這屬於典型的「結果導向變數」。
3. 常規實驗[7]：Bodor 專利本身已提到，治療有效劑量可以透過「微調」或「經驗方法」輕易確定。因此，將 Bodor 的初始劑量調整為請求項中特定的維持期劑量（如 1.7 mg/kg），對技術人員而言僅是常規的優化行為，而非具備發明高度的突破。

關於依體重計算（mg/kg）與固定劑量（mg）的爭議，法院採取了務實觀點。法院認定，請求項實質上涵蓋的是施用後達到的「總劑量」，而非特定的測量步驟。證據顯示，在技術實務中，將固定劑量與依體重劑量的表述進行轉換是顯而易見的，且專利說明書中也多次在兩者之間無註解地進行轉換。因此，這種表述上的差異不足以賦予專利非顯而易見性。

最後，法院總結認為，鑑於 MS 治療需要循環給藥（Stelmasiak 文獻的教示）以及管理 cladribine 潛在毒性的必要性（Bodor 專利設定停藥期的原因），技術人員具有強烈的動機將兩者結合，以建立一個包含誘導、停藥、維持與再次停藥的循環方案。

由於 Bodor 專利引用的先前技術以及 Stelmasiak 文獻都已顯示 cladribine 在治療 MS 上的療效，技術人員在結合這些已知教示時，具備成功的合理預期。法院最終判定，’947 專利的給藥方案僅是技術人員基於先前技術的起點，結合疾病邏輯與常規優化後可預期的產物，故判定為顯而易見。

結語

本案凸顯了從一開始就確立清楚發明人身份的重要性。公司應考慮以下作法：[8]

1. 勤勉的紀錄保存：維持詳細且即時的紀錄（例如：實驗室筆記本、標註日期的草稿、會議紀錄、電子郵件），以文件化每位團隊成員在發明專案中的貢獻。

2. 合作協議：在聯合研究或委託研究合約中，明確規範關於發明人追蹤的程序與責任。

法院在本案，對藥物劑量方案顯而易見性的判定展現了高度的務實態度。法院首先將藥物劑量與持續時間認定為 「結果導向變數」，強調熟練技術人員能根據淋巴細胞抑制等生理指標進行量化優化與微調。

最關鍵的是，法院認定技術人員會將先前技術揭露的初始給藥方案視為 「起點」，並藉由常規的經驗方法進行 「微調」 以達成目標劑量。這種判斷邏輯顯示，當先前技術揭露了類似的治療方案、已記錄的療效，以及明確聲明劑量可以透過經驗性方式優化時，專利審判暨上訴委員會與法院傾向將特定的給藥方案視為技術人員在先前技術基礎上可預期的常規優化產物，這無疑提高了此類發明維持專利有效性的法律門檻。

備註：

[1] 「Serono 公司」係指 Serono S.A. 及其附屬公司。Merck 公司於 2006 年收購了 Serono 公司。

[2] 「Ivax 公司」是製造商兼劑型開發商 IVAX Corporation。

[3] Merck Serono S.A. v. Hopewell Pharma Ventures, Inc., Nos. 2025‑1210, ‑1211 (Fed. Cir. Oct. 30, 2025)

[4] In re Land, 368 F.2d 866, 877 (CCPA 1966)

[5] In re Blout and Rogers, 333 F.2d 928 (CCPA 1964)

[6] Zbigniew Stelmasiak, et al., A pilot trial of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in remitting-relapsing multiple sclerosis, 4 Med. Sci. Monit. 1, 4 (Mar. 1, 1998)

[7] 【北美智權報】化合物的顯而易見性系列 — 10：鹽類的顯而易見性 — Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2007)案，所用技術的長度、費用和難度並非是決定性的，因為許多需要大量時間、金錢和精力來執行的技術對於在該領域具有通常技藝之人仍然可以說是「例行程序」。

Janssen Pharmaceuticals, Inc. et al. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., No. 25-1228 (Fed. Cir. Jul. 8, 2025) 在未明確受到先例涵蓋的案件中，推定所依據的前提可適當地指引是否應在特定情境下適用該推定。該推定是由相互關聯的前提所支持的：「當一請求項的一般條件已在先前技術中揭示時，透過常規實驗發現最佳或可行的範圍，並不具有創造性」；「科學家或技術人員對已普遍知悉之事物進行改進的正常動機，促使他們去判斷在所揭示的一組百分比範圍中，哪一組合是最佳的百分比組合」；「在已知製程中發現結果有效變數的最佳值通常是本領域的技術能力範圍之內的」；數值可以「足夠接近，以至於本領域技術人員會預期它們具有相同的性質」。這些前提是關於相關技術人員在優化方面的動機以及對常規實驗所抱持的預期的事實性問題——而這些問題，毫不意外地，與完整的顯而易見性分析中的基本事實調查（即結合或修改的動機以及成功的預期）在實質上是相同的，而當適用時，這些事實調查會被該推定所取代。

[8] Federal Circuit Reaffirms ‘By Another’ Standard Under Pre-AIA Law in Patent Dispute Over Merck Serono’s MS Drug Highlights | Barnes & Thornburg (最後瀏覽日：2026 年 2 月 25 日)

責任編輯：李淑蓮
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

智權報401期文章列表

---

友善列印

友善打印

Printer-friendly

プリントフレンドリー