延續北美智權報第399期文章，本次第400期將從第一個案例（編號2024-1616） — SMG案[1]開始介紹。本案因為地方法院對「透明度」一詞的解釋有誤，因此CAFC撤銷關於491專利及D930專利的侵權判決，並將D930專利侵權問題發回重審、撤銷禁制令。
Smartened Manufacturing Group （SMG）, Inc. v. Opti-Luxx Inc.案件
CAFC推翻了陪審團先前認定Opti-Luxx的發光校車標誌侵害SMG美國491專利的裁決。判決意見認為，任何理智的陪審團都不可能認定被告產品的框架實現了與權利範圍相同的功能。基本原則是，事實認定者應先查閱專利的書面描述和說明書，以確定所請求保護元件的功能。但如果專利對該功能保持沉默或表達含糊不清時，則應藉助專家證詞等外部證據，從本領域普通技術人員的角度進行判斷。關於D930專利，CAFC認為地方法院對「透明度」一詞的解釋有誤，並採納了SMG專家證人對於一般觀察者觀點的證詞。
背景
Smartrend Manufacturing Group（SMG）指控Opti-Luxx侵害了一項設計專利和一項發明專利：美國專利號11,348,491（491專利，如圖７所示）以及美國設計專利號D932,930（D930專利，如圖６所示），兩項專利涵蓋發光校車標誌（如圖4所示），由硬塑膠外殼、LED燈板和帶有黑色字母的黃色透鏡組成。塑膠外殼作為被控侵權產品的框架，與標誌牌的其他部分不可分離。Opti-Luxx辯稱，被控侵權產品上的黑色字母完全不透明，黃色透鏡為半透明，光線可以穿過，但其後的LED燈板卻無法清晰可見（如圖５下方所示）。地方法院裁定SMG在這兩項專利上均勝訴，駁回了Opti-Luxx的簡易判決動議，並對Opti-Luxx發布了永久禁制令。
D930專利
D930專利請求保護「如圖所示和所述的LED燈板裝飾性設計」。在說明書中，D930專利指出「在正面視圖和透視圖中可見的斜向陰影線表示透明」。D930專利包含10幅圖，其中三幅如圖6所示。
美國設計專利申請專利範圍係依據具體實施或應用其設計的物品界定申請人欲取得專利設計。通常情況下，他們使用線條圖，以便將保護範圍集中在設計的形狀和結構上，而不是照片或數位影像中可能呈現的表面外觀或紋理；但若是表面裝飾的顏色、透明度或不透明度，是可以申請專利的。
當表面裝飾構成設計的重要組成部分，或作為策略的一部分，即申請多項外觀設計專利以追求同一設計的不同範圍（一些專利請求保護表面裝飾，而另一些則不請求）時，這樣做可能很有意義。申請專利範圍的形式必須寫成「如圖所示（具體實施或應用設計之所在的物品）之裝飾性設計」，撰寫在申請專利範圍的物品名稱應與設計名稱的用詞一致。申請人主要透過圖面來展現產品的外觀。
在SMG案中[4]，SMG對其LED燈面板的設計專利提起訴訟，被告為Opti-Luxx，經審判，Opti-Luxx被認定侵權。
請注意設計專利圖中的斜線。雖然設計專利的範圍主要由其圖示界定，但標題以及「說明書」（尤其在本例中）也能起到一定作用。專利說明書解釋說：「在正視圖和透視圖中可見的斜陰影線表示透明。」在審判中，對這些斜線陰影的解釋是一個爭點。儘管Opti-Luxx提出異議，但地方法院仍認定這些斜線陰影涵蓋了透明和半透明兩種情況，陪審團也正是基於此解釋認定侵權。但在上訴中，這項認定在2025年11月的裁決中被推翻。CAFC指出，MPEP允許使用斜線陰影「表示透明、半透明以及高度拋光或反射的表面，例如鏡子」[5]，並認為SMG在描述其斜線陰影時僅使用「透明」一詞，明顯縮小了其適用範圍。
此處的權利範圍僅限於具有透明性的表面。透明性與半透明性並非同義詞，也不代表既透明又半透明[6]。由於地方法院對「透明度」的錯誤理解，CAFC撤銷了侵權判決，並將案件發回重審。CAFC的裁決再次強調，在起草可能包含透明、半透明或反光表面的外觀設計申請時，必須經過深思熟慮。
首先，也是最根本的一點，外觀設計申請人應確信，主張透明度、半透明性或反光性符合戰略利益，而不是忽略斜紋陰影線，對表面裝飾漠不關心。
假設申請人確實想要使用斜線，根據CAFC的判決，明智的作法是完全省略對斜線的任何特殊描述。CAFC認為，本領域技術人員「從MPEP中應當知道，斜線可以表示透明、半透明以及高度拋光或反射的表面。」[7]因此，在說明書中描述斜線的用法是不必要的，反而可能導致其解釋範圍縮小，超出MPEP的廣泛描述。如果申請人仍然認為描述斜線符合自身利益，則應考慮同時提及透明度和半透明度（以及高度拋光或反射，如果適用），以避免無意中造成狹義的解釋。
第491號專利
- 一種用於直接安裝在校車上的發光校車標誌，該標誌包括：
位於半透明面板正面或面板上的不透明字母；
不透明的後面板位於半透明面板的對面，與半透明面板間隔一定距離，從而在兩者之間形成空間；
一種光源，包括多個LED，位於後面板附近的空間內，並指向標誌的正面；
圍繞半透明面板週邊形成框架，從而構成標誌牌的周邊，用於將標誌牌安裝到校車上。
其中，半透明面板與LED之間透過間隔物隔開，從而在LED和半透明面板之間形成間隙；
其中，間隔件包圍著LED，並沿著半透明面板的整個週邊支撐半透明面板的背面；
其中，半透明面板的整個週邊透過半透明面板與間隔件之間的密封密封件以防風雨的方式密封。[9]
地方法院將權利請求術語「框架」解釋為「一個獨立且不同的」部件。地方法院的解釋是基於專利說明書中的內在證據。由於被控侵權產品不包含獨立的框架，地方法院准予了關於字面侵權的簡易判決動議，但駁回了關於等同侵權的簡易判決動議。本案審理依據等同侵權理論，對該權利請求限定進行了審理。
在審判中，SMG的專家證人約克作證稱，被控侵權產品的整合框架與491號專利中聲稱的框架功能相同，因為它「構成了用於安裝在校車上的標誌的周邊」，儘管他也承認該框架不具備專利中所述的其他功能。Opti-Luxx辯稱，這項讓步對SMG基於等同原則提出的侵權理論是致命的，因為被控侵權產品的框架並未具備所需的功能。地方法院駁回了這一論點，並認定所需功能是一個事實問題，應由陪審團而非法院裁決。陪審團認定構成侵權，隨後地方法院駁回了Opti-Luxx就491號專利提出的簡易判決動議。
Opti-Luxx及時提出上訴 — 依據美國法典第28卷第1295(a)(1)條擁有管轄權。
備註：
- [1] Smartened Manufacturing Group （SMG）, Inc. v. Opti-Luxx Inc.（CAF, 2025/11/13）.
- [2] 圖片來源：https://farm1.static.flickr.com/137/324000439_d28f5b8d7e.jpg。
- [3] 圖片來源：USPTO 2021年10月12日公告的USD 932930設計專利。
- [4] 參見Smartrend Manufacturing Group (SMG), Inc. v. Opti-Luxx Inc., 2025 WL 3165603 (Fed. Cir.2025）。
- [5] 參見Manual of Patent Examining Procedure § 1503.02(II)。
- [6] 參見Smartrend v. Opti-Luxx。
- [7] 參見Id. (internal citations omitted)。
- [8] 圖片來源：USPTO 2022年05月31日公告的USB 11348491發明專利。
- [9] 參見491 patent, col. 22 l. 51 – col. 23 l. 6。
責任編輯：盧頎
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