從兩案例看CAFC對設計專利中透明性的專利範圍解讀 – 4:Think Green案帶來的警訊

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

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圖片來源 : shutterstock、達志影像

延續北美智權報第401期文章,本次第402期開始介紹第二個案例 — Think Green v. Medela案[1]。此案件向申請人提供一則警訊:如果申請人不希望受限於所示表面的外觀,則不應使用電腦生成的數位精描圖。為了保護真正不受表面外觀(尤其是不透明度)限制的設計,線條圖是最佳選擇。 

Think Green Ltd.v. Medela AG and Medela LLC

在Think Green v. Medela一案中[2],原告Think Green對其矽膠母乳收集器的設計專利向被告Medela提起訴訟,Medela則提出簡易判決動議,請求認定被告不侵權。本案中,對外觀設計表面特徵的解釋也存在爭議,但方式有所不同。Think Green專利圖採用的是電腦生成的圖像,而非線條圖。Think Green認為,其設計專利對表面材料或特徵不作限定,因此應涵蓋被告產品中所呈現的透明特性。地方法院則對此持不同意見。

地方法院首先討論了權利範圍的解釋。對於設計專利,附圖定義了所請求保護的設計。地方法院指出,如果附圖是線條圖,則可以包含線條陰影符號來表示不同的材料、顏色和半透明度。例如,可以使用斜線陰影來表示透明、半透明以及高度拋光或反光的表面。如果沒有明確顯示半透明度,則權利請求應作廣義解釋,涵蓋不透明和半透明材料。另一方面,如果附圖是照片,地方法院指出,權利請求的範圍僅限於照片中所顯示的半透明度(如圖9所示)。

圖8. USD 710199油漆罐漏斗[3]
圖9. 溫度計外殼[4]
接下來,地方法院審理了D006號專利後指出,該專利並未包含線條圖或照片,而是使用了電腦產生的影像。地方法院認為,該影像介於線條圖的廣泛權利請求範圍和照片的狹窄權利請求範圍之間。使用電腦產生的影像構成對表面材料的選擇,並將D006號專利解釋為請求保護不透明物體,而非半透明或透明物體。地方法院認定,該電腦生成的影像在容器內部投射出陰影,這「清晰地描繪了一個不透明物體」,因為「半透明或透明物體不會在其內部投射出如此深的陰影」。

因此,地方法院不同意Think Green關於該專利對表面材料和特徵不加區分的論點。相反,地方法院認定,「Think Green故意選擇了一張看起來不透明的電腦生成影像」,並認為「這種故意選擇具有明顯不透明外觀圖像的行為,表明其意圖是主張對不透明物體的權利」。

地方法院強調Think Green「刻意選擇」具有明顯不透明外觀的圖像,其請求專利範圍是不透明物體,因此,必須理解為其對不透明物體的權利主張[5]。鑑於Think Green的專利僅限於不透明物體,而Medela的涉案產品是透明的。法院認為,不透明物體和半透明物體本質與外觀上均截然不同,一般觀察者不會混淆。因此,由於被控侵權產品是半透明的,而權利範圍被解釋為請求的不透明物體,法院裁定Medela不構成侵權。本案凸顯了使用電腦生成的圖像而非傳統專利圖紙提交設計專利申請可能帶來的意想不到的後果。雖然影像通常更精確,且提交速度快、成本低,但它們可能會不必要地縮小保護範圍。在地方法院作出最終判決之前,簡易判決尚不具備上訴條件。

Think Green案中,地方法院裁定:「發明人若意圖主張一種通用的不透明表面,而非任何特定的材料類型,則會使用一張空白表面的線條圖,該表面除了輪廓線之外沒有任何其他內容,從而同時主張了不透明和透明表面。」因此,地方法院認定,D006號專利中透明物體生成的影像「必須被解釋為不透明和透明表面。」因此,法院認定,D006號專利中透明物體生成的影像「必須被解釋為不透明和透明表面」。

地方法院隨後認定,Medela的幫浦與D006號專利的設計實質上並不相同,因此不構成侵權。地方法院表示:「即使Medela的產品在其他所有方面都與Think Green的設計完全相同,法院也認為,一般觀察者不會認為半透明物體與不透明物體實質相同。不透明物體和半透明物體本質上是不同的,它們『明顯不同』,一般觀察者不可能將它們混淆。…事實上,物體是不透明還是半透明是最明顯、最顯著的特徵之一。」[6]接下來將D006專利的圖紙與樂高集團(Lego A/S)擁有兩項專利的圖紙進行比較。

圖10. Think Green的D006號設計專利與Medela的涉案產品之比對[7]
圖11. Lego的兩項積木設計專利之比對[8]
地方法院說明,圖11左側的USD 951366(D366專利)以傳統的黑白線條圖形式展示了一種玩具積木元件。圖11右側的USD 951365(D365專利)是一張照片,顯示該玩具積木元件是透明的或至少是半透明的。D365專利顯然涵蓋透明或半透明的玩具積木元件,但根據Think Green案的推理,透明產品可能不涵蓋不透明產品。但「D366號專利」是否涵蓋透明或半透明產品?Transmatic公司案和Think Green 案的判決理由表明,答案是肯定的。然而,MPEP規定「必須使用斜線陰影來表示透明、半透明和高度拋光或反射的表面,例如鏡子。」[9]

法院指出:「MPEP的相關章節1503.02(II)僅規定,發明人若要將特定表面限定為透明、半透明或反光材料,必須使用斜線標示該表面。該章節並未規定,未使用斜線必然排除使用透明表面的可能性[10]。其他地方法院在Water Tech案[11]判決中認為設計專利D556396(如圖10所示)圖紙中的吸塵器被解釋為涵蓋不透明和透明表面。

圖12. USD 556396設計專利圖式沒有陰影線呈現表面特徵[12] 

結語

雖然Think Green案並非CAFC的判例,但它仍然為申請人提供了一則警訊 — 如果申請人不希望受限於所示表面的外觀,則不應使用電腦生成的數位精描圖。為了保護真正不受表面外觀(尤其是不透明度)限制的設計,線條圖是最佳選擇。

系列主題:

  1. 從兩案例看CAFC對設計專利中透明性的專利範圍解讀 – 1:美國專利審查程序手冊規定介紹
  2. 從兩案例看CAFC對設計專利中透明性的專利範圍解讀 – 2:SMG案與2項專利分析
  3. 從兩案例看CAFC對設計專利中透明性的專利範圍解讀 – 3:SMG案框架判讀與均等侵權原則

備註:

  1. [1] 參見Think Green Limited v. Medela AG and Medela LLC, 2022 WL 6123348 (N.D. Ill.)。
  2. [2] 同註1。
  3. [3] 圖片來源:USPTO 2014年8月5日公告的USD710199設計專利。
  4. [4] 圖片來源:USPTO 2006年8月15日公告的USD 5265850設計專利。
  5. [5] Id
  6. [6] 參見Id。
  7. [7] 同註1。
  8. [8] 同註1。
  9. [9] 參見MPEP 1503.02(II)
  10. [10] 參見2012 US Dist. LEXIS 105125, at *24-25 (ND Cal. July 27, 2012)。
  11. [11] 參見Water Tech., LLC v. Kokido Dev. Ltd., No. 4:17-cv-01906-AGF, 2019 U.S. Dist. LEXIS 42420, at *42-44 (E.D. Mo. Mar. 15, 2019)。 and Lifted Ltd., Ltd. Liab. Co. v. Novelty Inc., Civil Action No. 16-cv-03135-PAB-GPG, 2020 U.S. Dist. LEXIS 92102, at *19-20 (D. Colo. May 27, 2020)。
  12. [12] 圖片來源:USPTO2007年11月27日公告的USD 556396發明專利。

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

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