黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

USPTO內部PPH案審查作業近期有所調整,而Track One優先審查需繳高額規費,因此USPTO新近推出的試辦計畫Streamlined Claim Set Pilot Program,增加了申請人可考慮的加急選項:用以繳費報名的申請案限保留1項獨立項,總項數最多10項,獲准參加後,可望更快拿到第一次OA(含選組通知)。

如《北美智權報》官網報導,〈USPTO 推出「簡化請求項集試點計畫」,進一步縮短專利待審時間〉[1]:USPTO在2025年10月27日公告試辦計畫Streamlined Claim Set Pilot Program,用以繳費報名的申請案,可保留1項獨立項,總項數最多10項,獲准參加後,將以優先順位安排實審,直到第一次OA(含選組通知)寄發為止,具短程加速效果。這項辦法的適用條件相對嚴苛,雖然如此,有鑑於USPTO近期調整了PPH案內部審查規定,而既有的Track One優先審查又需繳高額規費,新辦法仍可能切合部分申請人需求。

應用考量

1.1 與其他加速辦法的簡單比較

  • USPTO有多重加速管道,以下列出其中部分辦法,並簡單比較其差異:
本項辦法 Track One AE加速審查 高齡病危方案 PPH
額外規費US$* 150/60/30 4515/1806/903 除例外項目150/60/30
送件官期 -申請案分案給個別審查官前 -申請日 -申請日 -申請案開始實質審查前
制式表單 -PTO/SB/472 -PTO/AIA/424 -PTO/SB/28 -PTO/SB/130. 各類PPH書表
請求項限制 -獨立項數=1;總項數≦10;多重附屬項數=0

-「兩項請求項要件」**

-獨立項數≦4;總項數≦30;多重附屬項數=0 -獨立項數≦3;總項數≦20;多重附屬項數=0 -充分對應外國PPH基礎案可准項
名額限制 -為期一年,但全部技術中心(Technology Center,簡稱TC)的200件名額全滿即可能提前結束 -每年與RCE優先審查共享2萬件名額
其他 -在第一次OA(含選組通知)製發前有短程加速效果

-全程受辦法中的請求項限制約束

-目標在准予優先審查之日起12月內作成終局處分(例:發出終局核駁),在此之前全程加速 -2025/07/10已排除發明案之適用

-有自行檢索並附具審查支持文件等額外要求

-需附證據證明至少一共同發明人滿65歲或病危 -依PPH eXtra原有3個月發OA的目標,但現有變動***

-全程受辦法中的請求項限制約束

*係本文撰稿之日大/小/微實體應繳規費金額,惟規費時有調整,實際金額請參USPTO官網規費表:https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
**「兩項請求項要件」請見本文第2.3節說明。
***USPTO 2022年與JPO開辦PPH eXtra,依其預設目標,USPTO完成PPH請求處理、收到申請人對第一次OA回覆之後,希望在3個月內寄發實審OA;而PPH Portal公布的2024年數據顯示,USPTO收到PPH請求後,平均3.6個月可發出第一次OA。[2]然而,2025年10月28日USPTO發布新聞稿,宣布調整該局PPH案件的案卷歸檔規則,一般認為會影響USPTO PPH案件實際加速效果。[3]

1.2 優缺點

尚未分交個別審查官的舊案,如果核心發明不需太多請求項即可完整保護,本項辦法是申請日過後還有機會適用的加速機會,且要是原本就沒有超項費問題,參加的規費成本比Track One划算許多,加上USPTO才剛宣布調整PPH案內部作業規則,對部分在美國第一次申請的單純案件,本項辦法提供了新的加速選擇。此外,由於審查官只須專注審查10項請求項,有可能提升審查速度與品質,儘管只在第一次OA之前保送加速,但部分技術領域候審時間較長,仍可藉此及早獲得可專利性比對結果,以調整後續含延續案、同家族外國對應案等的申請操作方式,發明投產、商業化策略、融資授權之類的事務規劃,也有參考依據。

然而,PCT進美國的兩大途徑都排除在外,且辦法有「兩項請求項要件」,對部分慣常以多項獨立項寫入複數實施例的技術類別,這項規定很不友善,而申請期間都須滿足此一條件,意味申請人的操作彈性減少,無論哪一技術類別的申請人都可能施展不開,加上排除延續案類型、綁定發明人名下案件可參與件數限制,實際可用以報名的申請案件量,預料相對有限。

辦法規則

若有興趣報名,請參考以下摘錄的部分辦法重點:

2.1 試行期間及名額限制

試行期間暫定是2025年10月27日起的一年期間,但若USPTO各TC接受參加件數皆達200件,USPTO即準備提前結束試行。為此,USPTO官網將公告各TC所收報名件數、准予參加件數。同時,單一發明人,最多只能有4件申請案利用本項辦法加速審查。但一如其他試行辦法,USPTO保留提前中止或變更辦法的權利。

2.2 資格要件

這項辦法限定,只有依35 U.S.C. 111(a)提交的美國原始非延續案類型發明正式案可適用,排除Reissue申請案、設計及植物申請案、PCT進美國的美國國家階段申請案。USPTO公告辦法並特別解釋,用以報名的美國發明正式案,⑴不得主張先申請美國正式案的美國國內優先權(例:CA、DIV、CIP);且⑵不得主張指定美國PCT案的美國國內優先權(例:以Bypass形式進入美國的PCT案)。但若美國一般發明案依35 U.S.C. 119主張先申請外國申請案、美國暫時案優先權,則不在此限。

同時,只有申請日落在2025年10月26日或該日前的既有申請案件可用以報名,且說明書、請求項、摘要皆須以USPTO規定的DOCX格式線上送件,未設定授權前不公開,也尚未分案給個別審查官。

2.3「兩項請求項要件」

辦法名稱冠以Streamlined Claim Set文字,強調了辦法的請求項重點要件,一是請求項項數要件,二是附屬項撰寫要件(本文通稱「兩項請求項要件」)。申請人務須注意,申請案一旦獲准參加本項辦法,即全程需遵守「兩項請求項要件」!獲准參加後想解除這一約束,唯一辦法是讓申請案廢案。

(1) 請求項項數要件,即獨立項僅1項,總項數不超過10項,無多重附屬項。

(2) 附屬項撰寫要件,則可進一步細分如下──

● 按35 U.S.C. 112(d)規定及MPEP 608.01(n).III說明,附屬項需「提示先前項次」(refer to a previous claim),寫進該項次全部限制特徵,並加寫額外的限制特徵;及

● 按本項辦法新增兩點要求:

#1「提示先前項次」的文字須寫在請求項的前言(preamble),且

#2 附屬項與獨立項須指向同一法定可予專利類別。

USPTO舉例說明,Claim 1寫“A widget comprising A and B”,而Claim 2以下寫法,分別視為符合及不符合這一新增要求:

Claim 2寫法 不符合新增要求的原因
1 The widget of claim 1 further comprising C N.A. (寫法符合要求)
2 A fastener for use in securing the widget of claim 1 未包含Claim 1全部限制特徵
3 A device comprising the widget of claim 1 fastened to a gadget 「提示先前項次」未寫在前言
4 A method of producing the widget of claim 1 與獨立項指向不同法定發明類別

2.4 報名方式

有意參加者,可依指定方式線上提交USPTO制式書表PTO/SB/472,聲明(每一共同)發明人本項辦法的報名案件數未超出規定限額、同意申請期間持續遵守前述「兩項請求項要件」,並繳納37 CFR 1.17(h)規費。若原申請案不符合「兩項請求項要件」,最遲可於報名當天提交初步修正,而原曾請求不做授權前公開者,也須撤回不公開請求。

2.5 參加效果

用以報名本項辦法的申請案,要等該案完成形式初審,USPTO才會審核是否符合各項參加要件。若獲准參加,申請案登錄Special Status,在第一次OA(含選組通知)製發前,置入審查官Special Docket,享加速審查效果。一旦製發第一次OA,即喪失Special Status,申請人之後提交修正答辯等程序,改置於審查官Amended Docket,不再有加急效果。

不過所謂加速效果,其實有一但書:屬於非常態狀況的申請案,比方處於保密狀態、進入Derivation程序、有特殊Petition待官方處理(例:依37 CFR 1.181、1.182、1.183所提Petition),須等這類非常態的程序結束,才能開始享有Special Status的加速審查待遇。

而進入實審流程之後,要是審查官認為申請案有分組必要,預設會先以電話聯絡申請人,萬一申請人未於5個工作天內回覆,審查官將改發書面選組通知,並以此一書面選組通知視作本項辦法的第一次OA,換言之,申請案將在沒有實質審查的狀態下喪失Special Status。

此外,獲准參加本項辦法的申請案,若後續所提修正違反「兩項請求項要件」,審查官可(may)視為未完全回覆、不予採認考慮。這裡的「可」(may)字,是否代表審查官仍可採認考慮?辦法未提供解答,僅提示依USPTO現行政策,回覆非終局OA時,申請人所提修正答辯如被認定屬非完整,但有心推進申請進度的回覆,則審查官可自行加給2個月的回覆期間,此一期間申請人可依37 CFR 1.136(a)繳費展延,當然,這類通融處理,一般僅以一次為限。

2.6 其他注意事項

為符合報名資格所提初步修正,官方不退已收的超項費,也不接受條件式初步修正,即使最後未獲准參加本項辦法,所提初步修正仍有效。報名之後,若有後續的初步修正,官方審核是否准予參加本項辦法時,不考慮後續所提初步修正。

且應特別留意,單一申請案只有一次報名機會,送件瑕疵無法補正。可是,辦法存在諸多申請人無法掌控的變因,例如:報名當天申請案尚未分案給特定審查官,但因官方作業時間差,導致該案分派給特定審查官之後,才有USPTO官員審核到該案報名資格,這種情況就不可能獲准參加;又或者,申請案的發明人之前曾在其他公司服務,發明人本人未必知道自己名下有幾件申請案已被用以報名。無論什麼原因,報名後未獲准參加者,USPTO不退報名所繳規費。

備註:

[1] 請見https://naipnews.naipo.com/33074/

[2] 請參USPTO官網PPH專頁https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track,及JPO管理PPH Portal網站PPH eXtra (PPH Improvement Initiative) https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/pph-extra.html

[3] Patent Prosecution Highway docketing update,請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f90f61。依其說明,USPTO局內PPH案件平均可在7.5個月時收到第一次OA,但非PPH申請案的同一數據由2020年15個月拉長到超過22個月,USPTO決定變更分案歸檔方式,以拉近兩者平均候審時間,目標讓前者約為後者的一半。此外,依USPTO 2025年10月15日公開資料,USPTO變更了該局審查官績效管理辦法,PPH案審查點數調降,目前不清楚這對該局PPH案實審品質及速度會有何影響,資料請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Hour-External-FY26-Examiner-PAP-Changes.pdf

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