英国和欧盟商标法分道扬镳的开始： 英国上诉法院2023年Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment案

2016年6月23日，英国通过脱欧公投，并于来年3月29日启动脱欧程序。2020年12月31日下午11点整，脱欧「执行完成日」（IP Completion Day）届至[1]，英国和欧盟正式分离。为避免脱欧初期出现法制架构缺口，英国政府决定采取维持现状，稳中求变的策略。维稳的方法是将「执行完成日」前既有欧盟法规及判例尽量列为「被保留的欧盟法」（Retained EU law），直接纳入英国法[2]；而求变之道则是赋予英国最高法院及上诉法院偏离（depart from）欧盟法院（CJEU）判例法之权力[3]。为兼顾法安定性及可预测性，偏离权力行使之门坎和英国最高法院决定推翻自己判例时所适用的标准相同[4]。英格兰及韦尔斯上诉法院（EWCA）在2023年Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment案[5]首次行使偏离权力，由于这是一宗商标侵权诉讼，因此本案也标志着英国与欧盟商标法分道扬镳的开始。

本案背景

本案一审原告Industrial Cleaning Equipment公司（以下称原告）设立于1992年，以向英国事业及消费者提供清洁设备，作为其主要业务。原告自2007年起使用包含缩写「ice」的标识[6]，并于2016年1月22日取得英国商标注册[7]。

一审被告Industrial Cleaning Equipment公司（以下称被告），负责管理ICE集团的知识产权权。ICE集团自2013年起于英国销售进口地板清洁机器。被告以先前的美国注册为基础，循马德里议定书（Madrid Protocol）途径，指定向包括欧盟在内多国注册ICE文字以及包含ICE的图案标识。2015年6月18日，被告取得世界知识产权组织（WIPO）国际商标注册[8]。欧盟知识产权局（EUIPO）于2016年5月24日接受（accept）ICE文字商标，并于5月25日公告。EUIPO于6月14日接受ICE图形标志，并于6月15日公告[9]。受到脱欧的影响，自2020年12月31日起，被告原本的欧盟商标注册，在英国被转为两件英国知识产权局（UKIPO）国际注册，其申请日为2015年6月18日，注册簿登载日分别为2016年5月25日及6月15日[10]。

2019年7月2日，原告向被告寄发律师函，指控其行为构成商标侵权及假冒（passing off）。被告于2019年7月26日回复，否认侵权[11]。2021年5月24日，原告于英格兰及韦尔斯高等法院（EWHC）提起诉讼，控诉Intelligent Cleaning Equipment 公司及其关系企业侵害其注册商标权，起诉状于2021年9月21日送达 。[12]。

面对原告的指控，被告提出英国商标法第11(1)条的使用自己注册商标抗辩。依该条规定，若一个后注册商标，根据第47(2A)或(2G)条或第48(1)条不会被宣告无效，则该后注册商标之使用不构成对先注册商标之侵害[13]。在本案中，此抗辩之成败，取决于第48(1)条，亦即所谓法定默许抗辩（defence of statutory acquiescence）成立与否。依第48(1)条之规定，若先商标权人知道有人在英国境内使用某一个注册商标，但却在连续五年期间对该使用保持沉默，则丧失声请宣告该后商标注册无效或禁止其使用之权利。除非该后商标的注册申请是出于恶意[14]。

EWHC认为48(1)源于欧盟商标法，CJEU的相关判例构成被保留的欧盟法，具有拘束力[15]。根据CJEU在2011年Budvar案的见解，默许期间起算时点必须满足4项条件：（1）后商标必须于成员国注册；（2）后商标注册申请必须出于善意；（3）后商标权人必须于注册的成员国内使用系争商标；（4）先商标权人必须知悉后商标之注册以及该商标在注册后之使用[16]。

就本案而言，关键点在于第4点。佐审官（Advocate General）和CJEU皆明确指出，默许期间只有在先商标权人知悉后商标之注册并且正在使用的情况下才开始计算。本案审理中，原告承认2014年7月左右就知道被告使用「ICE」标识，但坚称于2019年7月26日之前，对于注册一事并不知情[17]。法院相信此一说法，判定原告已于五年默许期限届满前起诉并合法送达。因此，被告的默许抗辩不成立，连带第11(1)条使用自己注册商标抗辩也不成立。

被告不服EWHC判决提起上诉，请求EWCA审酌以下两点：（1）默许期限应该从被告商标注册日开始计算，而不是从原告知悉该注册才开始计算[18]；（2）被告主张其欧盟商标注册时间应为2015年6月18日，亦即WIPO的国际注册日期，而不是登载于欧盟商标注册簿的日期（2016年5月25日及6月15日）[19]。被告的默许辩护成功与否，端视能否说服EWCA就这两个点都作出有利于自己的决定。

EWCA决定偏离Budvar判决

基于下列4项理由，EWCA决定偏离Budvar案对于默许期间起算的见解：（1）Budvar不具说服力。这是因为，无论是佐审官的意见书还是法院判决本身，都只提出结论，并未附具理由[20]；（2）Budvar只是孤立的单一判决，并无其他判例持相同见解[21]；（3）欧盟普通法院（General Court）以及EUIPO实务都采取和Budvar案不同之见解[22]；（4）偏离Budvar对于法确定性（legal certainty）不至于带来负面冲击。EWCA指出，对于推翻自己判例一事，最高法院向来持谨慎态度。其主要理由之一在于避免危害法确定性。然而就本案而言，此一顾虑微乎其微。这是因为，一来不太可能会有商标权人以本案相关见解作为其商业策略之基础；二来征询过法律意见的商标权人都会知道EUIPO和普通法院就此点有不同见解[23]。

选择偏离Budvar判决后，EWCA提出自己见解，认为五年默示期限应从先商标权人知悉后商标之使用，且后商标实际上注册之日起算；先商标权人是否知悉后商标注册在所不论[24]。

EWCA认定原告于默许期间完成前起诉

EWCA接下来要判断的问题是，原告之诉是否在五年默许期限内提起。EWCA认为被告两件欧盟商标的可能注册日期分别为2016年5月24日或25日以及2016年6月14日或15日。但法官也指出，就本案而言，不需要进一步探讨究竟该以接受日还是公告日为正确注册日期。这是因为，相关期日中最早的是2016年5月24日，而原告之诉是在2021年5月24日提出，而且于民事程序规则（Civil Procedure Rules）所允许的四个月内合法送达。因此，原告已于五年期限的最后一天起诉，刚好及时阻止了五年默许期限的完成[25]。

结论

EWCA在本案中首次行使偏离CJEU判例的权力，就默许期限起算点，作成有利被告之决定。但由于认定原告及时于五年默许期限完成前内提起诉讼，因此被告抗辩不成立，上诉遭到驳回。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法