美國CAFC近期的一項裁決凸顯了設計專利申請中的一個風險 — 即試圖主張發明專利申請的優先權。在「In re Floyd」一案中，CAFC維持了美國專利審判和上訴委員會（PTAB）的裁決，駁回了外觀設計專利申請援引較早的發明專利申請日的請求。諷刺的是，用於主張優先權的同一份發明專利申請隨後又被援引為先前技藝，依據《美國法典》第35篇第102條，以缺乏新穎性為由駁回了該外觀設計專利申請。
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In re Floyd案
發明人邦妮·艾瑞斯·弗洛伊德最初於2016年1月23日提交了一項發明專利申請（申請號：15/004,938），該專利申請涉及一種帶有集成通風系統和多個密封隔間的冷卻毯（如圖4所示）。申請中包含的圖示描繪了6 × 6和6 × 4的隔間陣列。
PTAB決定
在審查過程中，審查委員駁回了設計申請的優先權主張，認為所要求保護的6 × 5結構並未得到發明申請公開內容的充分支持。由於優先權被駁回，發明申請成為現有技術，並被認定為違反了《美國法典》第35篇第102條，構成對外觀設計申請的預先公開。
專利審判和上訴委員會（PTAB）確認了審查委員的決定，強調雖然發明申請中包含關於毛毯可以「以任何尺寸」製造的一般性陳述，但這些陳述並沒有充分公開外觀設計申請中請求的具體裝飾特徵，即6 × 5的陣列[4]。
CAFC裁決
CAFC維持了PTAB的裁決，認為設計專利申請無權享有發明專利申請的較早申請日。重要的是，法院還確認，一旦優先權被駁回，發明專利申請可以作為先前技藝對抗設計專利申請。
針對這一看似矛盾的現象 — 即一項發明專利申請如何能在缺乏書面描述支持的情況下，又能預先公開該設計 — 法院澄清，書面描述和預先公開的標準是不同的。即使先前的專利申請未能滿足書面描述要求，無法支持後續權利請求的延續，它仍然可能預先公開後續權利要求。CAFC的理由是該主張未能充分支持所請求的設計，同時認定發明專利申請中的相同公開內容已經預先公開了所請求的設計。
結論
綜上分析，這些裁決不僅明確了關鍵的法律標準，而且對企業如何保護和執行其外觀設計產生了深遠的影響。地方法院在PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC案件[6]的簡易判決提出了有趣的優先權日評估和不確定性分析裁決。部分延續申請是在早期非臨時申請的有效期內申請的，重複一些大部分或全部早期非臨時申請，並添加先前非臨時申請中未揭露的事項。只有以美《專利法》第112條(a)規定之方式揭露部分延續申請的權利主張時。該權利主張有權享受較早非臨時申請的申請日利益。
當第一件申請案依35 U.S.C.第112條規定認定有關鍵性的嚴重瑕疵，因其所揭露內容不足以支持其為可接受的申請專利範圍時，而這種情況應由審查人員做成記錄，為補足瑕疵而提出之第二件設計專利申請案作為第一件申請案的「部分延續申請案」（continuation -in-part），但無法取得較早申請日利益[7]。如果後申請案將較早申請案所揭露設計範圍中的某一部分由實線改為斷線，這種改變就不是法院在Salman案例中所定義的「造形構成的改變」[8]。一般而言，除非實際上需要較早申請案的申請日，避免申請日間的先前技藝介入，否則審查人員不會考量在CIP申請案中符合較早申請日利益的取得要件[9]。
然而，In re Floyd案的判決對專利從業人員來說是一個警示：設計申請和發明專利申請之間的相互作用不僅僅是程序上的，它甚至可能決定專利性的成敗。在撰寫階段進行策略性預見對於維護各類專利權至關重要。申請人在準備並行提交設計申請和發明申請時，如果一項發明的商業價值在於其功能和外觀，申請人應考慮並行提交設計申請和發明申請，而不是依賴後續申請程序。並行審查消除了Floyd案中強調的風險，因為每份申請都基於其自身的書面說明。這種雙軌策略也拓寬了維權選擇。申請人應盡可能在一開始就並行提交申請做好準備並執行，以避免在後續提交的外觀設計申請試圖追溯性地從發明說明書中獲取美學支持時可能出現的證據缺口。申請人應注意的是，在較早的發明專利申請中應準備充分外觀設計揭露文件。如果設計保護只能在發明專利申請之後才能進行，申請人應考慮在申請中包含大量且充分的設計外觀揭露文件 — 圖紙、照片或其他圖示，甚至在實施例中增加更多的設計變體，即使這些文件並非發明專利權利要求所必需，但應能清晰地展現產品的各種美學特徵 — 以便任何未來的外觀設計申請都能將較早的申請作為所要求外觀設計的清晰書面說明。
申請設計專利並要求優先權有時可能是一種策略性舉措 — 例如，為了獲得最初未請求保護的美學元素的保護。此外，由於設計專利的保護期限是從授權日（而非申請日）開始計算的，因此在最初的發明專利申請提交數年後提交的繼續設計專利申請，有可能獲得長達15年的額外保護。然而，In re Floyd案強調了一個至關重要的注意事項：設計專利要正確主張對發明專利申請的優先權，在先申請必須清晰、具體地公開外觀設計中要求保護的裝飾性特徵。相似的設計、籠統的語言或寬泛的功能描述均不足以構成優先權。
重點關注對擬請求保護的特定外觀設計的書面描述支持。進行內部審核可以避免日後代價高昂的駁回或訴訟風險。
備註：
- [1] 參見https://cdn.patentlyo.com/media/2025/04/ColdBlanket.png?_gl=1*1sphw96*_ga*MTUxNTk1MDY3My4xNzYyMDEzNDQw*_ga_G57FX3W4N3*czE3NjU2OTM2MDMkbzkkZzAkdDE3NjU2OTM2MDMkajYwJGwwJGgw。
- [2] 圖片來源：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2395.OPINION.4-22-2025_2502257.pdf
- [3] 圖片來源：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2395.OPINION.4-22-2025_2502257.pdf. Case: 23-2395 Document: 40 Page: 1 Filed: 04/22/2025
- [4] The Board addressed Floyd’s argument that finding the prior filed utility application fails to provide written description support and yet anticipates the claimed design is “grossly inconsistent.” J. App’x 7. The Board rejected this argument, explaining that “the standard for evaluating whether a claim obtains the benefit of an earlier filing date is different than the standard for evaluating anticipation.” Id. We need not address this issue because Floyd agrees that, if the claimed design lacks written description support, it would be anticipated.
- [5] 圖片來源：https://www.afslaw.com/sites/default/files/inline-images/Patent%20Lit%20FIG%202.JPG
- [6] 參見PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:2020cv02805 – Document 144 (M.D. Fla. 2024)。
- [7] 參見Hunt Co. v. Mallinckrodt Chemical Works, 177 F.2d 583, 83 USPQ 277（F.2d Cir. 1949）及其中所引用之案例。
- [8] 參見In re Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981（Fed. Cir. 1983）。
- [9] 參見In re Corba, 212 USPQ 825（Comm’r Pat. 1981）。
責任編輯：盧頎
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