世界各國專利法制中的國際優先權大致均起源於《巴黎公約》第4條。優先權制度之建立，可以讓申請人有時間考慮是否向國外申請專利 — 最重要的是在後申請案（主張國際優先權者）不會因在先申請案（優先權基礎案）而喪失新穎性。
優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。北美智權報404期將先介紹國內優先權及以實例PainTEQ案介紹之。
我國及美國國內優先權
國內優先權制度主要目的係為使申請人提出專利申請後，可以該先申請案為基礎，加以補充改良再行申請專利。申請人基於其在我國先申請發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張國內優先權。我國國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，所以先申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明或新型專利申請案。換言之，設計專利申請案不得主張國內優先權，設計專利申請案亦不得作為先申請案，而被據以主張國內優先權。
美國國內優先權規定適用於發明及設計專利，依據美《專利法》第120條規定，基於「較早於美國申請之利益」，專利申請案若依據相關規定，有較早於美國申請之申請案時，該同一發明人在該較早申請案（或與其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案）核准專利、放棄或審查確定前或核准公告後提出之後申請案，若該後申請案與較早申請案具特定關聯性者（相同設計），該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。
簡言之，依較早於美國申請利益的規定，申請人得以較早申請案為基礎申請相關之後申請案，例如連續申請案（Continuation application, CA案）或部分連續申請案（Continuation-in-part, CIP案）等，惟該後申請案的申請專利之設計（claimed design）內容必須已揭露於原申請案中。根據美《專利法》第112條規定，參考本設計申請作為部分延續申請。申請人被告知本申請中請求保護的設計未在母申請中揭露。因此，母案不符合上述條文的說明書要件。對於本申請中請求保護的設計，則無權享有較早申請日利益。如果部分延續申請根據美《專利法》第120條規定主張較早申請日利益，並且主張與上同法第119(a) (d)的國際優先權，則較早申請的外國申請案，但是不符合美《專利法》第120條規定 — 揭露不足，部分延續申請無權享受母案的申請日利益。
因此，本文整理出這兩年美國法院在不同案件階段，有關設計專利申請主張「較早申請日利益」有著不同法律見解的案例介紹給國內業者。其一是2024年美國佛羅里達南區聯邦地方法院（下稱佛羅里達地院）在PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC案[1]的簡易判決；其二是2025年CAFC在In Re FLOYD , No. 23-2395的裁決[2]提供了重要的經驗教訓（第二件判決將於北美智權報405期進行介紹）。本次404期文章將先依據PainTEQ案裁決的法律意見提供評估判斷標準。
PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC案
PainTEQ在佛羅里達地院提起訴訟。作為回應，Omnia提起反訴，聲稱PainTEQ的LinQ手術套管侵害了其兩項設計專利— （1）美國專利號D905,232（簡稱D232，如圖1左側所示）和（2）D922,568（簡稱D568，如圖2左側所示）。PainTEQ和Omnia均從事外科器械業務。儘管兩家公司曾經有過業務往來，但後來關係破裂，最終導致了本案的發生。PainTEQ就一系列問題提出簡易判決動議，包括其產品未侵犯Omnia的兩項設計專利，以及D568專利因定義不明確而無效。
法院先前技藝的裁定
侵權爭議的焦點在於，涉案設計專利是否可以主張發明專利請案（發明專利10,993,757，簡稱757專利）[3]的優先權，即在先申請日提出的權利要求是否有效（以及由此確定先前技藝的範圍）。表面上看，兩項涉案專利均主張優先權，但該發明專利並未包含設計專利中的圖式。Omnia公司主張，儘管發明專利中並未包含外觀設計專利中的完全相同的圖式，但發明專利中的若干圖式以及說明書中的文字描述與外觀設計專利具有足夠的相似性，足以支持其優先權主張。地方法院同意Omnia的觀點，並指出，即使發明專利並未包含設計專利中後續權利範圍所請求保護的設計的完全相同的複製品，設計專利也可以主張優先權。法院認為，在本案中，在先發明專利與後設計專利具有足夠的相似性，因此優先權主張是合理的。法院特別指出，發明專利中的書面描述恰當地描述了後來要求保護的設計，並解釋說，「普通技術人員可以得出結論，D232和D568專利源自較早發明專利中的書面描述。」
一位合理的陪審員可能會認為D232專利與757專利的槍管長度和槍尾足夠相似 — 可以得出結論，D232專利仍然源自757專利[7]。因此，法院認定PainTEQ未能依法證明D232專利不能主張757專利的優先權[8]。因此757專利不構成D232專利的先前技藝。
專利範圍不明確的裁定
PainTEQ認為，這些不一致之處導致權利請求範圍不明確，因此該權利請求無效。法院承認，如果專利包含多張內部不一致的附圖，則權利要求可能不明確。但經指出，如果附圖之間的不一致之處不影響對整幅附圖的理解，則這些不一致之處不會導致權利要求不明確。法院認為，圖3中，Fig.5和Fig.7描繪套管筒的視角與Fig.1~4及Fig.6、Fig.9和Fig.10的視角不同。
具體而言，法院指出，Fig.5和Fig.7顯示的套管筒視圖中，套管筒另外兩個側面都被遮蔽。相較之下，Fig.1至4及Fig.6、9和Fig.10並未遮蔽這兩個側面，而是以虛線標示。因此，法院得出結論，試圖了解爭議兩側的本領域技術人員不會參考Fig.5和Fig.7來理解這兩側面，因為它們遮擋了這兩個側面，而是可以從Fig.1~4、Fig.6、Fig.9和Fig.10中理解它們（因這些圖並未遮擋這兩個側面）。因此，法院認為該訴訟專利範圍並非不確定。
關於設計專利侵權的裁決
法院在界定先前技藝範圍後，將其應用於侵權分析，並裁定被告未侵犯D568專利，但有侵犯D232專利。法院得出這一不同結論的依據是D568專利的保護範圍較窄（法院裁定該專利僅涵蓋套管管身的尺寸）。由於D568專利和被告PainTEQ產品的套管管身尺寸並不完全相同，法院裁定任何合理的陪審員都無法得出「實質相似」的結論。
備註：
- [1] 參見PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:2020cv02805 – Document 144 (M.D. Fla. 2024)。
- [2] 參見In Re FLOYD , No. 23-2395 (Fed. Cir. 2025)。
- [3] USD 922568 is ontinuation of application No. 29/718,879, filed on Dec. 30, 2019, which is a continuation-in-part of application No. 14/668,976, filed on Mar. 25, 2015, now Pat. No. 10,993,757。
- [4] 圖片來源：Summary judgment of PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC (Doc. # 174) P.5。
- [5] 圖片來源：Summary judgment of PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC (Doc. # 174) P.5。
- [6] 參見”In re Owens, 710 F.3d at 1367-68 (holding that removing an element from a prior design does not negate the later design’s ability to claim priority to that prior design).”。
- [7] 參見In re Daniels, 144 F.3d at 1456 (“[T]he applicant does not have to describe exactly the subject matter claimed , the description must clearly allow persons of ordinary skill in the art to recognize that [the applicant] invented what is claimed.”。
- [8] 參見”Martek Biosciences Corp. v. Nutrinova, Inc., 579 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2009) (“Whether the written description requirement is met is a question of fact.”)”, PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:20-cv-02805, 10 (M.D. Fla. 12月 13, 2024)。
- [9] 圖片來源：USPTO 2021年6月15日USD 922568的專利公報。
責任編輯：盧頎
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
|
