黃蘭閔／北美智權 智權法規研究員
USPTO狹義解釋Fed. Cir. Allergan案例外原則，指示該局人員按MPEP 804處理顯而易見型重複授權（OTDP，即非法定重複授權，NSDP）問題。
2026年3月USPTO局長John A. Squires再度啟動訴願複審小組（Appeals Review Panel，簡稱ARP）機制，介入Ex parte Baurin訴願案程序。[1]經過數月消化各方意見，2026年8月6日USPTO公告Ex parte Baurin, Appeal 2024-002920 (ARP Aug. 6, 2026)，重新採認審查官原顯而易見型重複授權（obviousness-type double patenting，簡稱OTDP）[2]核駁處分，並指定該案ARP決定作OTDP先例意見[3]：除非確認恰是美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱Fed. Cir.或CAFC）Allergan案[4]教示適用態樣，USPTO人員仍應按Allergan案宣判前既有的MPEP 804揭示原則處理。
本案ARP決定公告後，許多專家都發文評論分析。一般以為，USPTO對Allergan案教示作相對狹義的解讀，專利從業人員研擬申請策略及規畫專利組合時，仍應依循MPEP 804及本案ARP意見反映的USPTO現行作業原則，同時宜再注意In re Ablynx案發展。[5]
案件背景
本訴願案標的為2020年12月28日提交的申請案17/135,529，目前歸Sanofi所有，因主張的最早美國正式案優先權案是2012年3月28日申請，且提交過兩份TD，因此，倘能授權，其專利權期間一定會在2032年3月28日之前結束。原審查官對該案的1-18項請求項全都發出OTDP核駁，引證案包含後申請且後屆期消滅的美國專利10,882,922，該專利同為Sanofi所有，專利權期間在2037年才會結束。換言之，標的申請案17/135,529即使准證授權，相對引證專利10,882,922，並無不當延長獨占期間的問題，不過審查官仍發OTDP核駁，理由是17/135,529若准予授權，日後有可能與引證專利10,882,922分別為不同實體所擁有（anti-harassment (multiple assignee harassment) rationale，避免重複騷擾事由）。
申請人為此向PTAB提出訴願，Allergan案宣判後，PTAB於2024年11月28日發布書面決定，認定10,882,922不是適格引證案，故撤銷原審查官該OTDP核駁處分。2025年1月3日，原審查官提Rehearing請求，指PTAB前述訴願決定錯誤套用Allergan案判例原則，17/135,529若准予授權，可能衍生與其引證案分別為不同實體持有的風險，且違背MPEP 804及804.02所述政策，盼能再議。
2025年12月18日，PTAB三人合議小組發布Rehearing決定，以2-1的票數駁回審查官請求，認定原決定並無錯誤。其多數意見指出，17/135,529若授權公告，不會延長所請發明及10,882,922專利獨占期間，在10,882,922不是適格ODP引證案的情況下，分別為不同實體所擁有的風險無關宏旨（immaterial）；而Fallaux一案[6]，Fed. Cir.意見書雖稱避免重複騷擾事由在該案尤其相關，但其判決其實無須就此獨立議題另外深入探討，最多只能視作附帶意見（dicta）。至於MPEP所載規範，意見書直指MPEP不能自行創造新法、無視法律規定。
只不過，USPTO局長對此見解顯然抱持疑慮，2026年3月5日宣布啟動ARP機制主動介入。
ARP決定
本案最終的ARP決定是由USPTO局長親自具名書寫。討論重複授權問題時，比對的是兩案（申請）專利範圍，而依其整理，Allergan案核心原則為：最早申請且最早授權但較晚到期者，即使同優先權日有較晚申請且較晚授權但較早到期的引證案，不因此無效（a first-filed, first-issued, later-expiring claim cannot be invalidated by a later-filed, later-issued, earlier-expiring reference claim having a common priority date.）。
儘管訴願人及多數公眾意見贊成廣開生門、從寬解釋Allergan案教示，但ARP判斷結果是，本案並不適用Allergan案的OTDP例外條款：一來，本案訴願標的申請案17/135,529，並不是所屬專利家族最早送件的申請案；二則，既仍繫屬（Pending）於USPTO程序，也不是最早授權的一件；第三，與10,882,922有不同的專利權期間申請日（Patent Term Filing Date）[7]。
其意見書並多次援引同樣無不當展延獨占期間問題的Fallaux等案，據以證明重複騷擾風險也是法院認證的疑慮，即便如PTAB和訴願人所言，Fallaux等案提避免重複騷擾的文字，只能算附帶意見，但還是一種肯認。ARP決定並寫明，萬一真是錯解Fed. Cir.意見，相關判例不應解釋作可單獨以避免重複騷擾事由製發OTDP核駁，In re: Ablynx N.V.案（Fed. Cir. Case No. 26-1333）已排入Fed. Cir.審理名單，歡迎Fed. Cir.再予澄清。
有鑑於此，依其ARP意見書內指示，除非判斷案件形態可適用Allergan案教示的例外原則，否則USPTO人員應繼續依MPEP 804製發OTDP核駁。而要適用Allergan案教示的例外原則，必須滿足以下兩大條件：⑴審查中案件與可能OTDP引證案系出同門，屬同一專利家族，有同樣的專利權期間申請日；且⑵審查中案件是該專利家族中，最早送件申請、最早授權，只不過較晚到期。
未來審查可能框架提議
儘管ARP意見書指稱，Fed. Cir.判例支持可單獨以避免重複騷擾為由製發OTDP核駁，然而不可否認，這一邏輯模式有其潛在問題：在兩案實際歸屬不同實體且有重複騷擾情事發生之前，一切純為臆測；以此臆測用作核駁或無效事由，可能為後續創新或跨實體研究合作增加阻力、削弱其動機；且如ARP意見書舉例說明，不排除會有申請人面臨無法脫身的困境。[8]
於是，ARP意見書也以頗長篇幅討論，萬一，Fed. Cir.利用Ablynx案或有其他案件，確認不能僅以避免重複騷擾為由製發OTDP核駁，為方便審查官操作及利害關係人預判，ARP意見書也試擬未來審查的可能框架（此一可能框架未來是否真予採行，視Fed. Cir.對OTDP這類核駁的態度而定）：
| 兩案 | 分屬兩個專利家族 | 同屬一個專利家族 |
| 比對日 | 專利權期間申請日 | 實際申請日（及授權日） |
| 說明 | 可能OTDP引證案比對日晚於審查中案件？
（除非案卷記錄明示特殊情況：例1，該可能OTDP引證案有TD，審查中申請案20年基本專利權期間會超出其到期日；例2，審查中案件是領證專利，授權時有確定的PTA天數）
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實際申請日較晚者，可拿同家族實際申請日較早的母案或其他先申請案發OTDP核駁；反之則否 |
| 備註 | 僅根據審查中案件官方案卷記錄的已知事實，不妄自預測其未知。所謂未知，例如申請案授權後可能產生PTA、還有機會撤回TD、以後可能變更美國國內優先權主張 | 一般比對兩案實際申請日，若已知授權日，也加以考慮 |
至於重複騷擾風險，如果確認可單獨以此為由製發OTDP核駁，為降低其潛在副作用，ARP意見書也列出兩種可能的減災處理模式：一是選擇性執行，譬如，僅針對證據顯示曾有拆分行為者，拿留有案底的申請人開刀，並可能產生額外嚇阻效果；二是審查官必須證明兩案相關（申請）專利範圍互相顯而易見。[9]
備註：
[1] USPTO convenes Appeals Review Panel to reconsider rejection of claims for obviousness-type double patenting and authorizes amicus briefing，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/40ccd35。Squires在2026年9月下旬甫就任USPTO局長一職，即曾利用一般罕用的ARP機制，撤銷PTAB在Ex parte Desjardins原訴願程序新增的 35 U.S.C. 101核駁事由，11月並正式發布新聞稿，指定該案ARP決定作先例意見Ex parte Desjardins, Appeal No. 2024-000567 (ARP Sept. 26, 2025) (precedential)，PTAB designates as precedential an Appeals Review Panel decision addressing AI under 35 U.S.C. § 101，請見https://www.uspto.gov/subscription-center/2025/ptab-designates-precedential-appeals-review-panel-decision。
[2] 非範圍完全重疊的重複授權核駁，先前MPEP改版時由顯而易見型重複授權（Obviousness-type Double Patenting；MPEP簡稱ODP），改稱非法定重複授權（Nonstatutory Double Patenting；MPEP當時簡稱NDP），2020年改版時又將簡稱由NDP微調為NSDP，本文撰稿時的最新MPEP版本Rev. 07.2022，也仍稱之為非法定重複授權、NSDP。
[3] USPTO designates as precedential an Appeals Review Panel decision addressing obviousness-type double patenting，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/423dd3c。
[4] Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd., Fed. Cir. Case No. 24-1061 (August 13, 2024)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1061.OPINION.8-13-2024_2366074.pdf。
[5] 部分美國專利律師提醒，不同案件的申請專利範圍應盡可能確實切分開來，申請策略應注意哪案先申請、哪案先領證，並掌握同族案、關聯案進度及所有權流向。若Fed. Cir.未來確認可單獨以避免重複騷擾為由廣發OTDP核駁，由於以TD克服OTDP核駁有一大前提，即被審查案與引證案須為同一實體所擁有，比方產學合作或共同開發案再有後續發明、發明人離職後另有相關發明，都可能因無法簽署TD而衍生額外問題；且以TD克服核駁，操作儘管相對不複雜，可是會犧牲PTA天數，並如套上一具牛軛，行使專利權須拖著引證專利一起，甚至授權轉讓的賣相都不免受到影響。
[6] In re Fallaux, Fed. Cir. Case No. 2008-1545 (May 6, 2009)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/08-1545.pdf。
[7] 依本案ARP決定意見書註3，專利權期間申請日是指專利權期間起始日，一般即排除一案所主張的外國優先權及美國暫時案優先權，取其所主張的最早美國正式案申請日為準。
[8] 可參考ARP意見書第26至27頁舉例，比方：公司X複數發明人有一發明先提專利申請案A，而在申請案A審查期間，其中一名發明人跳槽到公司Y，產生的後出發明也提專利申請案B，而B早一步領證，形成公司X在先申請案A的OTDP引證案，因A、B兩案非屬同一實體所有，公司X先申請案A無法直接以TD排除相關核駁。
[9] Two-way Test，雙向測試。過去不常使用，主要應對特殊情況，例如Pre-URAA舊案純因官方延誤致後申請案較先申請案早領證。
