以实例谈CAFC销售禁制令核发判决驳回 － 2：CAFC禁令裁定结果与地院重审

2022年10月28日，在ABC Corporation I et al. v. Ebay et al.案中，CAFC推翻了下级法院授予初步禁令的裁决，并将案件发回重审。该裁决的大部分意见是基于原告专家报告中所谓的不足之处所提出。

首先，CAFC表示地院在发布2021年禁制令时并未使用「适当的法律标准」。其次，地院未能进行Egyptian Goddess v. Swisa案中规定的「一般观察者」检测，该检测要求法院进行「对被诉产品、专利设计和先前技艺进行比较的三项分析」。由于被诉产品和专利设计的主导特征都是沙漏形状，「在大多数情况下，侵权实质性相似性分析的重点将放在设计的其他特征上」。先前技艺中共有的主导特征只不过是设计的背景特征，对于认定实质近似是必要的，但其本身不足以支持实质近似的认定；北美智权报已于第196期介绍CHIC V. CHITADO案的背景事实，本次197期即为详细介绍CAFC裁定Chitado上诉后发回给伊利诺伊州法院重审初步禁制令判决的过程。

CAFC的裁定

为了对抗CHIC，Chitado在美国聘请了相关技术专家出具了专家报告，对非侵权事实进行了深入分析。这些专家报告的结论最终得到了CAFC和伊利诺伊州法院法官的认可。2022年10月28日，CAFC发布判决，撤销了伊利诺伊州法院对Chitado门市的禁制令。该判决的主要原因是CHIC没有提供足够的证据证明其胜诉的可能性。具体理由包括以下四个面向：（1）伊利诺伊州法院适用了错误的法律标准；（2）伊利诺伊州法院未能从普通观察者的角度分析现有设计；（3）伊利诺伊州法院未能从一般观察者的角度对每个产品进行分析；（4）伊利诺伊州法院发布的禁制令范围太广。

CAFC认为，「整体效果」是侵权分析的重点[1]。但CHIC声称被诉产品与权利要求书设计之间的差异「微不足道」，但这并不一定意味着差异如此。伊利诺伊州法院在其意见书中附加了一份附录，其中列出了上诉人提供的四项设计专利与其中一款被控产品 — 产品D各个视图的对比。

伊利诺伊州法院表示，问题在于专家并未提供「逐一产品的分析」。例如，伊利诺伊州法院引用专家报告的部分内容：「与引证的先前技艺不同，D195专利的权利要求设计与被诉产品均采用一体式沙漏形车身，车身上布满多条水平造型线条，顶部表面相对平坦，车轮区域采用拱形盖板，底部前后半径较大。与任何先前技艺不同，脚踏板向中心延伸时逐渐变窄。」伊利诺伊州法院指控专家未能解释沙漏形车身为何与D906先前技艺不同；这是伊利诺伊州法院意见中贯穿始终的主题。

伊利诺伊州法院指出，专家报告的完整引述要求将所述要素综合起来，而不是逐一列出各个要素 — 亦即外观设计应作为一个整体来看待和分析。相较之下，伊利诺伊州法院专注于沙漏形状，在其意见中从未提及其他要素。

然而，影响深远的Egyptian Goddess案确实指出：「当结合先前技艺考察系争设计与被诉设计之间的差异时，假设的一般观察者的注意力将被吸引到系争设计与先前技艺不同的方面。」伊利诺伊州法院对此进行如下表述：「如果专利设计和被诉产品的主要特征（本案中的沙漏形状）出现在先前技艺中，则在大多数情况下，侵权实质性相似性分析的重点将放在设计的其他特征上。与先前技艺共有的主要特征只不过是设计的背景特征，对于认定实质相似而言是必要的，但其相似性本身的相似性。」

CAFC认为，这种将单一元素作为「主导特征」的分析，似乎与专家的「综合」方法相悖，因为专家并未对所主张的外观设计进行剖析。伊利诺伊州法院未能根据具体产品进行一般观察员检测，并表示鉴于被控产品之间存在显著差异，这项检测在本案中尤为重要。并CAFC表示：「即使粗略审查四款被控产品，也能发现它们彼此不同，具有系争专利中未发现的特征，并且缺乏系争专利中显示的特征。」

伊利诺伊州法院重审的备忘录意见及命令

在发回重审时，伊利诺伊州法院适用了CAFC的指导意见，并批准了上诉人的动议，要求作出不侵权的简易判决。伊利诺伊州法院将每件被诉产品制作的单页图表进行分析，这些图表并列双方当事人在案情摘要中提供的相关图像，并作为附录附于本案中。双方当事人将五件被诉产品称为「A至E」，但法院最后处理产品C，因为这有助于将其与其他四件产品进行比较。最后，以图8呈现电动两轮平衡车的外观结构零件说明，盼有助于读者了解以下的系争专利与被告产品的比对。

备注：

1. [1] 参见Egyptian Goddess, the Federal Circuit affirmed a grant of summary judgment to the alleged infringer, holding that “no reasonable fact-finder could find that [the plaintiff] met its burden of showing, by a preponderance of the evidence, that an ordinary observer。
2. [2] 图源：Case: 22-1071 Document: 9 Page: 18 Filed: 10/28/2022。
3. [3] 图源：https://down-tw.img.susercontent.com/file/tw-11134208-7r98z-lt5fyy2xbpw246。

系列主题：

1. 以实例谈CAFC销售禁制令核发判决驳回 － 1：禁令核发背景介绍

责任编辑：卢颀

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。