世界各国专利法制中的国际优先权大致均起源于《巴黎公约》第4条。优先权制度之建立，可以让申请人有时间考虑是否向国外申请专利 — 最重要的是在后申请案（主张国际优先权者）不会因在先申请案（优先权基础案）而丧失新颖性。
优先权可分为国际优先权及国内优先权二种。北美智权报206期将先介绍美国国内优先权及以实例PainTEQ案介绍之。
美国国内优先权
美国国内优先权规定适用于发明及设计专利，依据美《专利法》第120条规定，基于「较早于美国申请之利益」，专利申请案若依据相关规定，有较早于美国申请之申请案时，该同一发明人在该较早申请案（或与其同样享有该较早申请案之申请日利益之申请案）核准专利、放弃或审查确定前或核准公告后提出之后申请案，若该后申请案与较早申请案具特定关聯性者（相同设计），该后申请案得享有较早申请案之申请日之效力。
简言之，依较早于美国申请利益的规定，申请人得以较早申请案为基础申请相关之后申请案，例如连续申请案（Continuation application, CA案）或部分连续申请案（Continuation-in-part, CIP案）等，惟该后申请案的申请专利之设计（claimed design）内容必须已揭露于原申请案中。根据美《专利法》第112条规定，参考本设计申请作为部分延续申请。申请人被告知本申请中请求保护的设计未在母申请中揭露。因此，母案不符合上述条文的说明书要件。对于本申请中请求保护的设计，则无权享有较早申请日利益。如果部分延续申请根据美《专利法》第120条规定主张较早申请日利益，并且主张与上同法第119(a) (d)的国际优先权，则较早申请的外国申请案，但是不符合美《专利法》第120条规定 — 揭露不足，部分延续申请无权享受母案的申请日利益。
因此，本文整理出这两年美国法院在不同案件阶段，有关设计专利申请主张「较早申请日利益」有着不同法律见解的案例介绍给国内业者。其一是2024年美国佛罗里达南区联邦地方法院（下称佛罗里达地院）在PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC案[1]的简易判决；其二是2025年CAFC在In Re FLOYD , No. 23-2395的裁决[2]提供了重要的经验教训（第二件判决将于北美智权报207期进行介绍）。本次206期文章将先依据PainTEQ案裁决的法律意见提供评估判断标准。
PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC案
PainTEQ在佛罗里达地院提起诉讼。作为响应，Omnia提起反诉，声称PainTEQ的LinQ手术套管侵害了其两项设计专利— （1）美国专利号D905,232（简称D232，如图1左侧所示）和（2）D922,568（简称D568，如图2左侧所示）。PainTEQ和Omnia均从事外科器械业务。尽管两家公司曾经有过业务往来，但后来关系破裂，最终导致了本案的发生。PainTEQ就一系列问题提出简易判决动议，包括其产品未侵犯Omnia的两项设计专利，以及D568专利因定义不明确而无效。
法院先前技艺的裁定
侵权争议的焦点在于，涉案设计专利是否可以主张发明专利请案（发明专利10,993,757，简称757专利）[3]的优先权，即在先申请日提出的权利要求是否有效（以及由此确定先前技艺的范围）。表面上看，两项涉案专利均主张优先权，但该发明专利并未包含设计专利中的图式。Omnia公司主张，尽管发明专利中并未包含外观设计专利中的完全相同的图式，但发明专利中的若干图式以及说明书中的文字描述与外观设计专利具有足够的相似性，足以支持其优先权主张。地方法院同意Omnia的观点，并指出，即使发明专利并未包含设计专利中后续权利范围所请求保护的设计的完全相同的复制品，设计专利也可以主张优先权。法院认为，在本案中，在先发明专利与后设计专利具有足够的相似性，因此优先权主张是合理的。法院特别指出，发明专利中的书面描述恰当地描述了后来要求保护的设计，并解释说，「普通技术人员可以得出结论，D232和D568专利源自较早发明专利中的书面描述。」
一位合理的陪审员可能会认为D232专利与757专利的枪管长度和枪尾足够相似 — 可以得出结论，D232专利仍然源自757专利[7]。因此，法院认定PainTEQ未能依法证明D232专利不能主张757专利的优先权[8]。因此757专利不构成D232专利的先前技艺。
专利范围不明确的裁定
PainTEQ认为，这些不一致之处导致权利请求范围不明确，因此该权利请求无效。法院承认，如果专利包含多张内部不一致的附图，则权利要求可能不明确。但经指出，如果附图之间的不一致之处不影响对整幅附图的理解，则这些不一致之处不会导致权利要求不明确。法院认为，图3中，Fig.5和Fig.7描绘套管筒的视角与Fig.1~4及Fig.6、Fig.9和Fig.10的视角不同。
具体而言，法院指出，Fig.5和Fig.7显示的套管筒视图中，套管筒另外两个侧面都被遮蔽。相较之下，Fig.1至4及Fig.6、9和Fig.10并未遮蔽这两个侧面，而是以虚线标示。因此，法院得出结论，试图了解争议两侧的本领域技术人员不会参考Fig.5和Fig.7来理解这两侧面，因为它们遮挡了这两个侧面，而是可以从Fig.1~4、Fig.6、Fig.9和Fig.10中理解它们（因这些图并未遮挡这两个侧面）。因此，法院认为该诉讼专利范围并非不确定。
关于设计专利侵权的裁决
法院在界定先前技艺范围后，将其应用于侵权分析，并裁定被告未侵犯D568专利，但有侵犯D232专利。法院得出这一不同结论的依据是D568专利的保护范围较窄（法院裁定该专利仅涵盖套管管身的尺寸）。由于D568专利和被告PainTEQ产品的套管管身尺寸并不完全相同，法院裁定任何合理的陪审员都无法得出「实质相似」的结论。
备注：
- [1] 参见PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:2020cv02805 – Document 144 (M.D. Fla. 2024)。
- [2] 参见In Re FLOYD , No. 23-2395 (Fed. Cir. 2025)。
- [3] USD 922568 is ontinuation of application No. 29/718,879, filed on Dec. 30, 2019, which is a continuation-in-part of application No. 14/668,976, filed on Mar. 25, 2015, now Pat. No. 10,993,757。
- [4] 图源：Summary judgment of PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC (Doc. # 174) P.5。
- [5] 图源：Summary judgment of PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC (Doc. # 174) P.5。
- [6] 参见”In re Owens, 710 F.3d at 1367-68 (holding that removing an element from a prior design does not negate the later design’s ability to claim priority to that prior design).”。
- [7] 参见In re Daniels, 144 F.3d at 1456 (“[T]he applicant does not have to describe exactly the subject matter claimed , the description must clearly allow persons of ordinary skill in the art to recognize that [the applicant] invented what is claimed.”。
- [8] 参见”Martek Biosciences Corp. v. Nutrinova, Inc., 579 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2009) (“Whether the written description requirement is met is a question of fact.”)”, PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:20-cv-02805, 10 (M.D. Fla. 12月 13, 2024)。
- [9] 图源：USPTO 2021年6月15日USD 922568的专利公报。
责任编辑：卢颀
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