以实例谈CAFC销售禁制令核发判决驳回 - 1:禁令核发背景介绍

叶雪美/北美智权报 专栏作家

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图片来源 : shutterstock、达志影像

在最近的一项裁决中,CAFC维持了伊利诺伊州联邦法院(下称伊利诺伊州法院)对一起在知识产权法领域备受关注的平衡车设计专利侵权诉讼的驳回判决 — 让该案件画上了圆满的句号。

伊利诺伊州法院对程序性和实质专利评估标准的遵守至关重要,该裁决与CAFC先前的判决一致,强调设计专利有效性和侵权的严格标准。北美智权报将分五期(196-200期)介绍这起诉讼的审查历程、法律意见及侵权比对分析,供专利业界参考;首先第196期将从该项禁令核发背景开始介绍。

核发禁制令的事实背景

2020年8月,杭州骑客智慧科技有限公司(Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., CHIC)及其美国独家销售公司Unicorn Global, Inc.在美国伊利诺伊州法院对多名被告[1]提起诉讼[2],指控这些被告侵害其USD 737,723、USD 738,256、USD 784,195、USD 785,112等四项设计专利(如图1、2所示)。

图1. CHIC系争的浮悬滑板设计专利[3]
图2. CHIC系争的浮悬滑板的部分设计专利[4]
CHIC提起的诉讼中,被告之一是深圳奇泰堂(Chitado)的亚马逊店铺「GYROOR」。CHIC向伊利诺伊州法院申请了GYROOR店铺相关禁制令,并冻结了该店铺的销售资金。作为响应,Chitado花费了数百万美元的美国律师费和 / 或专家费进行抗辩,包括推翻禁制令、主张不侵权抗辩以及向对方寻求赔偿等。本次案件涉及四项设计专利和五项被控产品(如图4、5、6所示)。被告认定图3显示的专利D739,906为相关先前技艺,CHIC对此并无异议,双方当事人将五件被诉产品称为「A」至「E」所有四项设计系争专利和所有五项被控产品均与先前技艺具有相同的沙漏形状。

图3. 本案悬浮滑板的先前技艺[5] 
图4. Chitado的产品A、B照片[6]
图5. Chitado的产品C、E照片[7]
图6. Chitado的产品D照片[8]
2020年11月24日,伊利诺伊州法院发布禁制令,禁止Chitado的店铺在未经CHIC授权的情况下承诺销售、销售和进口任何复制其专利产品的产品。2021年8月24日,CHIC第二次提出禁制令申请,并同样获得法院核准。

CHIC申请禁制令具有恶意

Chitado随后向CAFC上诉,并成功推翻了原先获准的禁制令。CAFC审议的焦点在于 — CHIC是否已证明GYROOR被控侵权产品侵害其所涉专利的诉讼胜诉的可能性?但CHIC是否仍未能提供实质证据?从本质上讲,CHIC申请的禁制令具有恶意,因为在一场诉讼中CHIC利用多项美国设计专利起诉了许多中国平衡车销售商。CHIC之所以对如此多的中国卖家申请禁制令,主要基于以下假设:「这些中国卖家不敢在美国聘请昂贵的律师为自己辩护」。这种做法显然是恶意的,因为绝大多数系争产品并未侵害任何专利。然而,事后看来,CHIC确实达到了目的。在数十家被告中国公司中,绝大多数公司选择与CHIC和解并支付和解费。只有Chitado坚持反击并为自己辩护。

备注:

  1. [1] 多名被告含:GYROOR; GYROOR-US; URBANMAX; FENGCHI-US; HGSM; GAODESHANG-US; and GYROSHOES等。
  2. [2] 案号:1:20-cV-04806。
  3. [3] 图源:2015年9月1日USPTO公告之USD738723以及2015年9月8日公告之USD738256。
  4. [4] 图源:2017年4月18日USPTO公告之USD784195以及2017年4月25日公告之USD785112。
  5. [5] 图源:2013年3月12日申请USPTO于2015年9月29日公告之USD739906。
  6. [6] 图源:http// Case: 1:20-cv-04806 Document #: 686 Filed: 01/12/24 Page 21-22 of 25 PageID #:<pageID>。
  7. [7] 图源:http// Case: 1:20-cv-04806 Document #: 686 Filed: 01/12/24 Page 23-24 of 25 PageID #:<pageID>。
  8. [8] 图源:http// Case: 1:20-cv-04806 Document #: 686 Filed: 01/12/24 Page 25 of 25 PageID #:<pageID>。

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

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