台智慧财产及商业法院曾于台《2018年度民营诉字第7号民事判决》，针对损害赔偿请求权时效以前所发生之营业秘密侵害行为，裁定以「不当得利」为由，来补偿营业秘密所有人就该侵害行为所致之损失。台智商法院虽指出「系争营业秘密能让被告减少多少研发或创作成本之信息」，可用来左证被告之所得利益，但可惜台智财法院并未提出具体认定。事实上，美国早已就营业秘密的侵害行为，提供权利人「不当得利」（unjust enrichment）为基础的补偿方式。本文旨在介绍美国于上述损失补偿制度之普通法（common law）发展脉络，以供司法实务参酌。
现行联邦法与州法
美国国会于2016年通过《保护营业秘密法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA），于18 U.S.C. § 1836(b)(3)(B)(i)(II)规定在涉及「营业秘密非法取用」（misappropriation of a trade secret）的民事案件中，就因该非法取用所致之不当得利，法院可核予损害赔偿，但该不当得利必须未于实际损失（actual loss）的损害赔偿计算中所提及。
在美国，多数州有立法采纳《统一营业秘密法》（Uniform Trade Secrets Act, UTSA），UTSA第3条针对营业秘密非法取用行为，有提供类似的不当得利为补偿。
因此，在2023年有一群美国司法实务专家于Sedona研讨会上[1]，发表关于营业秘密诉讼的金钱式补偿报告，其就不当得利所归纳类型包括：（1）被告的收益（defendant’s profits）、（2）所避免的开发成本（avoided development costs）、及（3）商业上好处（commercial advantage）或（4）先起步优势之利益（head-start benefit）等。该些专家还观察到有潜在的类型包含：（1）被告因非法取用行为所增加的获利能力或市占率（increased profitability or market share）、（2）被告因非法取用行为所得之价值（value）及（3）其他等。
值得注意者是，UTSA的「不当得利」是属于侵权行为损害赔偿的形式之一，不同于台湾地区将「损害赔偿」与「不当得利」等二者区别。但概念上，美国与台湾地区之「不当得利」皆要求被告返还其不当的利益，例如美国联邦第七巡院于2020年在Epic案判决[2]系引据威斯康星州判例法，而指出不当得利所基于的道德原则是，「当保留所受利益之行为是不正当（unjust）时，受有该利益者有返还该利益之义务」。
因此，关于不当得利之类型与其计算方法，美国营业秘密法之司法实务应有参酌之价值。
普通法赞成说：乔治亚州
第五巡院针对Univ案提出的判决实例
以核予「所避免的成本」的方式来补偿营业秘密遭不当取用之权利人，系源自普通法，例如1974年美国联邦第五巡院所做出之Univ案判决[3]，其所涉营业秘密保护法制是乔治亚州普通法。
第五巡院提到，可用「侵权人就系争营业秘密所非法取用之部分，来计算该部分对该侵权人价值」而做为损害赔偿，并指出该方法偶尔称为被告自行开发系争营业秘密时所花费的成本差异，而以原告的实际开发成本来完整计算损害赔偿。
另第五巡院针对Univ案具体列出「仅以原告的实际开发成本」来计算损害赔偿之适当情境，包括：（1）被告仅将系争营业秘密使用于有限的情况；（2）原告与被告间并非处于直接竞争的状态；（3）系争营业秘密的开发不涉及现行交易实务的实质改良，而仅是优化现行实务；（4）被告已经停止使用原告的营业秘密等。
然而，第五巡院表示该类计算方法仅采用原告的实际成本，但该方法在应用上常因未考虑非法取用行为发生时的商业情境，而属不适当的方法。
特别就Univ案之情境 — 当事人双方具潜在的直接竞争关系、被告行为的过程延长至一定的期间并包含数次的对原告营业秘密不同的使用、及计算机系统的开发过程是非常困难且要有实质技术上与理论上的进展等，第五巡院认为较广泛的损害赔偿计算方法是必要的，即其应考虑开发成本，但该成本仅是数个不同考虑因素之一。
应注意的是，第五巡院认为所谓其他因素的考虑是指，最后的损害赔偿数值不须要精确到如同以系争营业秘密的实际开发成本所计算的损害赔偿金额。
第十一巡院针对Salisbury案提出的判决实例
另在美国联邦第十一巡院于1990年的Salisbury案判决[4]中，同样是适用乔治亚州普通法，其同意以原告的研发费用为补偿性损害赔偿，但却否定同时核予被告的销售利润为损害赔偿，以免重复补偿。
第十一巡院之理由为：（1）如果被告有花到原告的研发与营销等费用，被告应该不会有任何利润；（2）被告即使有从原告的营业秘密中获得好处，却仍就自己产品有投入研发与营销之费用；（3）该案地院将原告所主张之研发与营销等费用减低至可公平反映被告所节省的费用。
普通法反对说：纽约州
USTA虽是由民间团体美国法律学会所草拟并游说各州立法机构采纳，该法案自1979年提出后，至今已纳入49州之法典，但纽约州则并未采纳。
纽约州的营业秘密保护系基于普通法的判例[5]。此外，纽约州是唯一不同意以被告所避免的研发成本来计算不当得利之法院。
纽约州上诉法院针对E.J.案提出的判决实例
关键判决是纽约州上诉法院（Court of Appeals of New York），为该州的最高层级法院，在2018年做出E.J.案判决[6]，其响应美国联邦第二巡院所声请的提问，即：根据纽约州判例法，当原告以营业秘密之非法取用、不正当竞争、与不当得利为请求权主张时，于计算原告所能复得的损害赔偿时是否应以被告因非法活动所避免之成本为准。
在E.J.案中，原告公司E.J. Brooks（EJB）透过并购而取得「塑料制指示性保全封条」（plastic indicative security seal）之制程技术，但该制程技术之营业秘密却遭部分员工窃取并携至竞争对手 / 被告公司Cambridge Security Seals（CSS）来使用。
针对损害赔偿，EJB主张其损害应以CSS因其非法活动所避免的成本为计算基础。具体而言，该「所避免的成本」理论所寻求金钱式补偿之价额系等同两类成本的差额 — 第一类成本是CSS因开发与使用EJB的制造程序时所生之实际成本，而第二类成本是CSS在没有非法取用EJB的制程下所原本会发生的成本。
但EJB并未呈报任何证据、或辩称CSS所避免的成本可为其损失（例如投资损失）的替代值，却仅就CSS由系争非法取用行为所获之利益，指定以该所避免的成本为计算方法。
在这样的情境下，纽约州上诉法院认为不得以被告因非法活动所避免的成本来计算原告因营业秘密之非法取用行为所致之损害赔偿。首先，纽约州上诉法院指出其在本案以前未曾明确表示于计算涉及营业秘密的损害赔偿时，能否采用所避免的成本，或为该计算目的而采取其他能表示被告自身获利之算法。
第二，纽约州上诉法院参酌下级法院于1985年Hertz案判决[7]，指出该法院之见解系除非被告所增加利益是用于左证原告自身损失，否则该类利益不得用来计算涉及营业秘密之损害赔偿。又因考虑后续的纽约州判决，纽约州上诉法院认为基本上该州司法实务仍采Hertz案判决之见解。
第三，纽约州上诉法院列举数件联邦上诉法院判决其接纳以「所避免的成本」为损害赔偿计算之方法，并指出该等判决所采取之计算几乎普遍涉及被告的不当获利而非原告的损失。然而，纽约州上诉法院批评该类计算方式并未考虑非法取用行为对原告之影响，且因该计算数值是与被告的获利绑在一起而不仅是原告的损失，故该方式非属可准许的损害赔偿计算方式。
因此，纽约州上诉法院表示其认同在营业秘密的诉讼中，损害赔偿应依原告所发生之损失来计算，而该损害赔偿不得依据被告所避免的开发成本。
至于「所避免的成本」之意义，纽约州上诉法院认为当营业秘密因遭揭露而损毁其竞争优势时，为举证原告所投入到该营业秘密之价值（虽现在已消逝），最好的证据可为原告于开发产品时之成本。
针对普通法反对说提供结论
纽约州上诉法院所持之理由是因在营业秘密案件中，「损失」是有较广的定义，且必须考虑的事实为营业秘密所固有的价值是来自于其本身的保密性，因而在如同E.J.案这类营业秘密遭非法取用之案件中，原告所受之损害包含其所损失的、且因其对秘密所独有的读取权限所致优于其他人的「竞争好处」。
不过，最后纽约州上诉法院仍表示，不能自动或推定在这样的情形下，原告的投资损失其适当的接近值会是被告所避免的成本。
备注：
- [1] The Sedona Conference, The Sedona Conference Commentary on Monetary Remedies in Trade Secret Litigation: A Project of the Sedona Conference Working Group (WG12) on Trade Secrets, 24 Sedona Conf. J. 349 (2023).
- [2] Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd., 980 F.3d 1117 (7th Cir. 2020).
- [3] Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974).
- [4] Salsbury Lab’ys, Inc. v. Merieux Lab’ys, Inc., 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990).
- [5] United Pool Distribution, Inc. v. Custom Courier Sols., Inc., No. 22-CV-06314-FPG, 2024 WL 3163432 (W.D.N.Y. June 25, 2024); Catalyst Advisors, L.P. v. Catalyst Advisors Invs. Glob. Inc., 602 F. Supp. 3d 663 (S.D.N.Y. 2022).
- [6] E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 105 N.E.3d 301 (N.Y. 2018).
- [7] Hertz Corp. v. Avis, Inc., 106 A.D.2d 246 (N.Y. App. Div. 1985).
责任编辑：卢颀
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