在台《台湾高等法院台中分院1999年度诉字第67号民事判决》（敏蕙案）中，原告于主张台《专利法》第97条第1项第1款实际损害法而计算产品利润时，系依据「整组产品」[1]为准，但台中高院指出系争专利所主张者为「垂直式工具盒」，其不包括盒内的工具（即螺丝起子），故原告的产品利润主张「为不可取」。该见解意涵实际损害法排除专利权人就未受系争专利所涵盖产品的销售损失为损害赔偿的范围。本文介绍Juicy案[2]与DePuy案[3]，均为美国联邦巡回上诉法院（CAFC）判决，可对照于台敏蕙案一例，且代表损害赔偿范围可至非系争专利所包含产品。
美国案例介绍
Juicy案
系争专利为美国专利第5,575,405号，其涉及饮料机，而该专利发明的特征为饮料糖浆与水于机台内是分开储存，而在取用饮品时才将二个液体混合。
美国加利福尼亚中区联邦地方法院于损害赔偿认定时拒绝核予原告就其糖浆销售「若非」所失利益。地院指出原告未能左证糖浆与原告的专利饮料机等二者可构成「单一功能性单元」（single functional unit），即该专利饮料机和糖浆间并未共享「功能性关系」，例如糖浆和该专利饮料机偶尔是分开销售、二者的合并销售仅是因方便性或经营上有好处、他厂糖浆亦可用于该专利饮料机等，因而也不准原告提出专家证词左证其糖浆销售之所失利益。CAFC不同意此观点，并认为当糖浆与该饮料机一同运作时会产生如系争专利所着重的视觉外观时，事实上其可被模拟于单一总成或完整机器的零件，因而即使原告卖的糖浆能用于他厂的饮料机，且他厂的糖浆也能用于原告的饮料机，此无碍该二个对象一起运作以达成发明目的。
CAFC指出饮料机须要糖浆、且糖浆是在饮料机内混合，则该现象即为「功能性关系」；亦即，就专利装置、与用于该装置之非专利原料，虽专利装置能和其他原料一起使用、或虽非专利原料能用于其他装置，但此不会排除二者间具「功能性关系」。因此，CAFC废弃地院之错误裁定，即其剥夺原告向陪审团提出左证原告就糖浆销售之所失利益，并发回更审以重启程序，让原告举证其糖浆之所失利益。
DePuy案
系争专利为美国专利第5,207,678号，其涉及椎根螺丝（pedicle screw）与其接受组件（receiver member）。系争侵权产品Vertex®椎根螺丝用于脊椎手术，而原告亦有同样用途的专利产品，包括Summit™与Mountaineer™的椎根螺丝系统。针对陪审团所核予所失利益式损害赔偿，被告请求地方法院就该项核予自为决定。但地院维持陪审团的核予。上诉时，CAFC将非专利物品的所失利益从损害赔偿额度中删除。
系争非专利物品称为「过关式」（pull-through）产品，其未用于脊椎手术。根据原告的损害赔偿专家的证词，过关式产品非属系争专利所涵盖，其非专利产品的竞争产品，亦不与专利产品间有「功能性关系」，且其于使用时是不必依赖专利产品。
过关式产品与专利产品之关连性只是商业关系的结果，而该商业关系是产生于客户首次购买原告的Summit™与Mountaineer™等专利产品之际。亦即，利用如专利产品之高阶产品开启一扇门，而让原告进入与医师共事的环境中，以进一步有机会贩卖过关式产品，但该类销售原本是不太可能发生的。CAFC表示此商业关系是原告将该些非专利产品定性为「过关式」原因。
根据Rite-Hite案[4]与Am. Seating案[5]之法理，CAFC指出DePuy案由于无争议者是，原告的非专利、过关式产品不是Summit™与Mountaineer™等专利装置之竞争产品，其亦非与该些专利装置一起作用，况且该产品的销售仅是依赖原告与医师的商业关系而生，故原告无法律上理由而就该些非专利产品主张复原所失利益。
另原告试图以Rite-Hite案与Am. Seating案所涉及之「附随销售」见解，而主张二件判决不同于本件过关式产品的销售模式，因为此二案例乃专利物品与非专利物品是一起销售，但本件为分开的交易，即因有Summit™ and Mountaineer™等专利产品贩卖的起始，而才接续发生过关式产品之贩卖。
对此，CAFC指出，DePuy案中原告所主张的区别并无差异，且若采原告主张，则可透过配置分开的销售契约而来规避Rite-Hite案与Am. Seating案的法理。CAFC认为Rite-Hite案与Am. Seating案的非专利产品销售实际上和本案的过关式产品有异曲同工之妙。Rite-Hite案的非专利产品与专利产品的合售是基于营销原因，而非因二者实质上有共同运作，另Am. Seating案的合售现象则是因方便性与「一站式采买」，而非此二对象有一同运作之绝对必要。
再者，CAFC认为针对非专利产品其会与专利产品一同销售或是因专利产品而被贩卖，Rite-Hite案所揭示的「功能性关系」测试法乃界定关键标准，以用于决定该类非专利产品的所失利益。据此，CAFC指出本件陪审团就原告的非专利、过关式产品所核予的所失利益是没有法律基础的，主因是该产品不是原告的专利椎根螺丝产品之竞争产品，也非与该专利产品搭配运作之产品。因而，CAFC废弃过关式产品所核定的所失利益。
如何适用于敏蕙案？
CAFC在Rite-Hite.案后逐渐发展「功能性关系」测试法，以审查原告能否主张损害赔偿范围应涵盖与专利产品所搭售之非专利产品。到了Juicy案，CAFC认为系争专利所欲达成之视觉外观导致该饮料机与糖浆事实上模拟为单一总成或完整机器的零件，故认糖浆的销售损失可纳入专利侵权之损害。
敏蕙案之「垂直式工具盒」专利是新型专利公告号第170912号（912号专利），其请求项1为：「一种垂直式工具盒，主要包括有一多面体之贮架，其特征在：该贮架系自一底板向上垂直延伸，在多面形成向外开放而可容置工具件之支架与凹室，其支架系具有多列垂直定位凹槽，使可垂直稳固容置工具件，而其凹室系亦可稳固置放工具件或工具件之分离式柄部者」。
请求项1之「工具件」与「分离式柄部」等涉及非专利范围之螺丝起子产品；即前者指「起子杆」，而后者指「起子柄」。另912号专利说明书有陈述该贮架之机构设计在于以最小体积来放置分离式螺丝起子。因此，912号专利即类似Juicy案的饮料机专利，而请求项1即含有搭售产品。
若接纳CAFC的「功能性关系」测试法，则应核予敏蕙案中原告就螺丝起子产品所失利益为具体损害法下之补偿。但该补偿范围是限缩在「分离式螺丝起子产品」，且与该专利工具盒所共同贩卖者，因为该分离式产品才能与系争垂直式工具盒内的机构共同作用，以发挥让储藏体积最小化之功能。
另该测试法也有补偿的边界，即DePuy案所否定的过关式产品，其可模拟于工具盒情境的产品是与工具盒产品搭售的其他非「分离式螺丝起子」工具。计算损害赔偿时应排除上述工具的价值，以免过度补偿。
CAFC「功能性关系」与「具体损害法」调和
台中高院就敏蕙案中基于所请发明为「垂直式工具盒」而非盒内的工具，因而不准原告以其贩卖的工具盒与其内的工具等所构成之整组产品为实际损害法之计算基础。此观点实质上限缩专利侵权的「实际损害」至专利产品的所失利益，而非探究侵权行为所造成专利权人的「实际」所失利益。
根据台《最高法院2010年度台上字第224号民事判决》，「加害行为与损害赔偿范围间有相当因果关系者，均非不得向他造请求赔偿」；而「相当因果关系」之判断「系以行为人之行为所造成之客观存在事实为观察」，再「依吾人智识经验判断」，而认「无此行为，必不发生此损害；有此行为，通常即足发生此种损害者」，此「为有因果关系」；不过，若「有此行为，通常亦不生此种损害者，即无因果关系」。此意涵CAFC的「功能性关系」测试法应能融入台《专利法》第97条之「具体损害法」。
备注：
- [1] 「整组产品」包含工具盒与其内的工具等。
- [2] Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).
- [3] DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).
- [4] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
- [5] Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008).
责任编辑：卢颀
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