依北美智权报第187期介绍[1]，美联邦巡回上诉法院（CAFC）根据美《专利法》第284条（35 U.S.C. § 284）延伸的判例法发展出至少两类损害赔偿：（1）所失利益（lost profits）与（2）合理权利金（reasonable royalty）。本文将探讨上述损害赔偿第一类「所失利益」中，虽准许专利权人得将「与专利物品搭售」的非专利物品纳入损害赔偿计算范围，但其适用上仍有限制的部分。
基本原理
根据CAFC对Rite-Hite案判决[2]，35 U.S.C. § 284乃国会为实践美联邦宪法第1条第8项「所确保发明人能就其发现享有排他权」而制订。
35 U.S.C. § 284要求当裁决有利于原告 / 专利权人时，法院应核发损害赔偿给原告，以适当地补偿其所受之侵害；但该损害赔偿金额无论如何不能低于侵权人就使用发明而须支付之合理权利金，且应加上法院所核定之利息与费用。CAFC指出此规范奠定地方法院之「所失利益」计算之合法性基础。
此外，CAFC表示无论针对合理权利金或所失利益部分，判例法已揭示采取「整体市场价值原则」，来检视专利权人是否能就与专利装置一起贩卖之非专利组件，主张该非专利组件应纳入损害赔偿计算。Paper案判决[3]则明确阐述，「整体市场价值原则」系采取客观上合理的可能性，来检视专利权人所原本可以达到的相关销售量。
对Paper案判决之诠释
在Paper案以前，针对使用于专利设备内之组成零件，判例法裁示如果该专利设备具有关键的重要性，以能实质上创造该组成零件之价值，专利权人即可依整体市场价值原则而请求该组成零件部分之损害赔偿。CAFC表示Paper案判决明显扩张整体市场价值原则之适用，即强调「非专利组件」于财务上与营销上皆依赖「专利组件」。
但CAFC认为Paper案判决仅是因为个案中所有的组件一起被视为「单一总成」之零件，而才同意准许专利权人能复得该些非专利组件之利益。因此，所谓「财务上与营销上皆依赖」与「合理的可能性」等是基于Paper案的事实情境而生之「引述用语」，并非是将整体市场价值原则与传统约束脱勾。
在Paper案中，专利权人所欲复得之所失利益是针对「高速生产纸卷之整台机器」，包含数个实体上分开的组件[4]，而该些组件之一有内建该发明。
专利回卷机的辅助组件具有个别的功用，即该些组件个别执行整个回卷操作之一部分，但是该些组件乃一起构成一个「功能性单元」（其包括专利组件）以能生产纸卷。因此，CAFC认为该些辅助组件即从该专利回卷机获取其市场价值，此系因为该些组件并无独立于该专利回卷机之使用目的。
CAFC指出在Paper案后，有相似判决将整体市场价值原则限缩适用于的情况是，专利组件和非专利组件是模拟于一个「单一运作单元」（single functioning unit）。据此，CAFC表示当所欲复原者是针对非专利组件之销售量、且该非专利组件系与专利组件一同贩卖时，在过去案例中，相关所涉事实明显意指损害赔偿之限制，而要求该非专利组件必须与该专利组件一起以某种方式运作，以能产生所期待的终端产品或结果；亦即，所有该些组件一起必须能模拟于一个单一总成之组件、或为一台完整机器的零件、或其必须构成一个「功能性单元」。
因此，CAFC认为针对某对象乃实质上与专利发明间并无「功能性关系」（functional relationship）、且仅因方便性或经营上有好处（convenience or business advantage）之缘故才曾与侵权物品一同销售，其判例法并未将损害赔偿责任延伸到该类对象；而若就该类对象的损害给予补偿，是会超过对侵权行为的适度补偿。
限制案例：Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc.案判决[5]
在CAFC审理Am. Seating案中，系争专利为美国专利第5,888,038号（038号专利），其涉及合于法规的、用于大众运输工具的轮椅固定系统（wheelchair restraint system）。
于地方法院审理时，陪审团原本将原告销售乘客座椅产品的所失利益纳入原告的所失利益型损害赔偿的核予，但后经被告之声请，地方法院裁定该附随销售量（convoyed sales）部分（指乘客座椅）应从所失利益的损害赔偿计算中移除。
此外，被告仅有型号VPRo I产品侵权成立，但却以非侵权的型号VPRo II产品交付给客户，以履行采购型号VPRo I产品的契约；而就此部分所致原告之所失利益，陪审团核给原告所失利益型损害赔偿，而地方法院亦维持该核定。
于上诉审时，CAFC同意地方法院对此案关于「所失利益」损害赔偿见解。特别关于乘客座椅产品之所失利益，CAFC指出原告未能举证乘客座椅与该专利固定系统间具「功能性关系」。
界定「附随销售」
CAFC首先界定「附随销售」（convoyed sale）指专利物品的销售与功能上相关连的非专利对象之间的关系。另外，CAFC认为专利权人能就与专利对象搭售的非专利组件（即附随销售）而获得之所失利益补偿，其情况是专利产品与非专利产品等皆视为单一总成的组件、或完整机器的零件，或专利产品与非专利产品等共同作为「功能性单元」。
CAFC指出，对于某物品乃与专利发明间实质上不存有「功能性关系」、且该物品曾与侵权物品一同销售仅是因为方便性或经营上有好处，其判例法并未将损害赔偿责任延伸到该类物品；因为若就该类物品的损害给予补偿，是会超过对侵权行为的适度补偿。
又，CAFC表示，如专利物品与非专利物品间是各自独立运作，且「消费者需求」是该二者以整套方式销售之唯一原因，则「功能性关系」即不存在。据此，CAFC指出即使消费者偏好从单一供货商取得乘客座椅与束缚式轮椅固定系统，以能轻松处理图采购、维修、和统一设计与外观等事务，但此却无法立下定论而认为座椅和束缚式系统乃模拟为单一总成之组件、或完整机器的零件，因而地方法院的裁定应维持。
再者，地方法院从对原告最有利的角度检视相关证据，却认为其不足以使陪审团认定该专利束缚式系统与非专利的乘客座椅等为「单一功能性单元」的零件。
案件证据分析
CAFC归纳Am. Seating案相关证据所显示的三个问题包括：（1）038号专利的请求项并不涵盖「向上反转式」或「固定式」的乘客座椅；（2）束缚式系统的运作乃独立于乘客座椅；（3）公交车采购者不要求从同一家公司购买乘客座椅及束缚式系统。
具体而言，CAFC点出公交车制造厂通常从「同一家公司」采购束缚式系统及乘客座椅，但此并非一直是如此，而该搭售现象是出于便利性与「一站式采买」的理由，却不是基于该二个对象必须一起作用之要求。
此外，系争专利说明书的最佳实施例陈述本发明之束缚式系统系设置于「邻近座椅」，而该座椅乃折迭倚靠在公交车的侧边，但CAFC表示系争请求项却未引述乘客座椅，并且「邻近座椅」用语并未意涵该座椅与轮椅束缚式系统间有任何的「功能性关系」。CAFC又指出公交车在使用原告的束缚式固定系统、且又以被告乘客座椅来装备之情况下，其功能上会相同于装设原告产品的公交车。
Am. Seating案结论
因此，CAFC认为相关证据显示乘客座椅值得具有市场价值、且富有不同于该专利产品之实用性目的；因而，既然在乘客用公交车上之乘客座椅与束缚式固定系统之间明显是无固有的内部交错关系、或功能性关系，则地方法院认为陪审团无理由让原告就附带的乘客座椅销售主张所失利益，即属正确。
「所失利益」运用的实务意涵
于使用「所失利益」计算专利侵害的损害赔偿时，关键是如何将专利权人的非专利物品纳入赔偿计算范围。判断重点是非专利物品是否专利物品间有「功能性关系」。
除了二类物品间有为达成某种目的而共同运作的事实外，请求项于撰写时可以功能性或目的性之陈述，来描述与非专利物品间之互动或运作方式，如此应能强化「功能性关系」之认定。
如Am. Seating案中，系争专利请求项1要件中，「用于束缚轮椅之物」虽连结「具设有轮椅区车辆」，但「车辆」本身却无「一般座椅」之组件。为产生功能性关系，建议请求项1应可修饰为「具设有轮椅区与一般座椅区车辆」。另可强调轮椅区和一般座椅区的相对关系，例如装设或解除束缚装置时，是否会改变一般座椅区相关组件配制 —可减少请求组件中，轮椅区与一般座位于一起销售时之营业损失。
备注：
- [1] 陈秉训，以美《专利法》第284条判例法为基础，从Paper案判决反观台湾专利侵权在损害赔偿上的计算，北美智权报，187期，2025年8月1日。
- [2] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
- [3] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).
- [4] 高速生产纸卷机器具体构成请参考北美智权报187期文章介绍。
- [5] Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008).
责任编辑：卢颀
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