2025年欧盟设计新颖性优惠期的范围和适用定调 - 4:欧盟普通法院也驳回Case- T 6624无效申请案与落实优惠期真正意义

叶雪美/北美智权报 专栏作家

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根据CDR第263条规定,无效申请人Lidl请求欧盟普通法院(下称EU法院)撤销EUIPO第三上诉EU委员会(EC)于2023年11月27日做出的裁决(案号R2336/2022-3)。Lidl对系争设计提出质疑,主张其缺乏新颖性和独特性。Lidl提出了三项主要论点,每项论点都针对CDR第7(2)条规定的优惠期适用的不同方面而提出。核心问题是,优惠期内对设计所做的修改是否会影响该条款所提供的保护?

图片来源 : shutterstock、达志影像

EU法院对Lidl提出三大主要论点进行分析

举证责任

Lidl辩称,证明优惠期例外适用的举证责任应在于援引该例外的一方。然而,EU法院澄清说,虽然最初的举证责任确实在于主张优惠期保护的一方,不过,无效申请人可以提出意见,但不承担反驳CDR第7(2)条条件的举证责任。

因此,EU法院认定EC的做法正确:(1)首先审查设计权人是否已制定适用优惠期的条件;(2)然后考虑了申请人的反驳,并(3)在整个诉讼过程中保持举证责任的适当分配。

证据评估

Lidl对EC的证据评估提出质疑,指出不同版本的灯泡设计之间存在不一致。EU法院强调,证据评估应着重于揭露的内容,而不是设计统一性。因此,EU法院认为,设计之间的细微差别并不损害证据的有效性,特别是当这些差别不影响设计的整体印象时。

CDR第7条(2)款的解释

最重要的方面,是涉及优惠期条款本身的解释。EU法院提供了详细的文本分析,指出CDR第7(2)条故意没有使用「相同」(identical)或「相同设计」(same design)等词语。这与CDR第41(1)条等立法者明确要求同一性(identity)的规定不同。这种刻意的语言选择支持更灵活的(flexible)解释。EU法院指出并强调了拒绝严格同一性(strict identity)要件的几个主要原因:

  1. 法规的目标是促进创新。
  2. 市场测试的实际需求。
  3. 根据市场回馈进行设计优化的必要性。

承认要求绝对身份会破坏优惠期设立的目的。

图10. 设计权人揭露的在先设计与系争设计的比对[1]

法律框架与未来影响

EU法院的解释与新修订的欧盟设计规则2024/2822(European Union Design Regulation, EUDR)完全一致,该条例明确规定了「整体印象相同或没有差异」在先设计的自我揭露。这种协调创建了一个连贯的法律框架,该框架在新法规下将继续具有相关性。

甚至,此决定还为评估公开设计和注册设计之间的关系提供了实用指导。此保护范围并非要求严格的同一性,而是扩展到产生与最初揭露的版本相同整体印象的设计,承认迭代产品开发的现实。

Case- T 6624案无效申请同样被EU法院驳回

最终,EU法院驳回了Lidl的无效请求,解释称,CDR第7(2)条规定的「优惠期」例外并不要求D1与争议设计完全相同。相反,只要D1与争议设计创造了相同的整体印象就足够了。

EU法院表示,Lidl提出的解释意味着「透过注册与市场上测试设计不完全相同的设计,设计师或其权利继承人将面临风险,即在优惠期内,他或她自己揭露的先前设计可能会在无效程序中被依据对其提起诉讼」。

此外,EU法院继续指出,「这样的解释违背了CDR第7(2)条的目的,更广泛地说,违背了共同设计保护制度的目的,即让设计师能够在市场上测试自己的设计,并鼓励产品的创新和开发」。

结论

EU法院的全面分析标示着EU在设计法的重大发展。透过系统性地解决举证责任、证据评估和优惠期条款的文本解释,EU法院创建了一个清晰、实用的框架,既符合法律确定性,也符合商业现实。

此评判方法体现了对现代产品开发挑战的深刻理解。透过拒绝「绝对统一性」的要件,同时保持「整体印象相同」的标准,EU法院在保护性和灵活性之间取得了谨慎的平衡。

Case- T 6624案判决符合CDR第7(2)条规定「优惠期」的初衷。设立优惠期是为了在产品开发的早期阶段为设计师提供灵活性,使他们能够在承担设计注册费用之前评估产品的商业潜力。这确保设计师不必担心早期揭露(12个月内)的专利讯息而丧失设计新颖性。因为这些讯息虽然不完全相同,但整体效果相同,从而危及其外观设计注册的有效性。EU法院的解释反映了设计开发的实际情况,产品通常需要根据测试和回馈进行多次迭代,才能最终定型。

Case- T 6624案判决的关键重点在于,

(1)优惠期允许在12个月内修改设计。

(2)无须确认已揭露设计与已注册设计之间完全相同(to be identical)统一性。

(3)可根据市场测试优化设计,同时保持保护设计新颖性。

(4)只要能产生相同的整体印象,就可以进行更改。

(5)市场测试和后续修改被明确认定为合法作法。

上述判决的决定开创了一个重要的先例,将程序要求与实际业务需求相协调,使外观设计保护制度在保持其基本保护功能的同时,更能响应现实市场产品开发流程。

我们相信这就是优惠期条款正确的实施方式,但这项决定为希望在EUIPO保护其设计的设计师提供了重要的确认。然而,判断早期设计是否与后期设计产生相同的整体印象可能是一个主观问题。因此,设计师在依赖「优惠期」例外时仍应谨慎行事。

有趣的是,在Case- T 6624案件审理期间,EU立法机关修改了第7条(2)款的引言,明确规定「如果所揭露的外观设计与根据注册的欧盟设计请求保护的设计相同或在整体印象上没有差异,并且已经向公众开放,则在适用第5条和第6条时,不应考虑该揭露」。

这种务实的作法确保了设计保护制度能够实现其预期目的,即促进创新,同时保护合法商业利益。让设计所有者现在可以更自信地利用「优惠期」作为其产品开发策略的一部分,因为只要他们保留适当的文件并尊重整体印象要求,合理的修改就不会损害设计发明的权利。

系列文章:

  1. 2025年欧盟设计新颖性优惠期范围与适用定调 - 1:新颖性优惠期与介绍Case- T 66/24案判决裁定
  2. 2025年欧盟设计新颖性优惠期范围与适用定调 - 2:EUIPO无效部门驳回Case- T 6624案无效申请案的决定
  3. 2025年欧盟设计新颖性优惠期范围与适用定调 - 3:Case- T 6624无效申请案先前设计与《欧盟设计规则》条文的适用

备注:

  1. [1] 图源:DECISION of the Third Board of Appeal of 27 November 2023,27/11/2023, R 2336/2022-3, LED light bulbs Page :8of 19。

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

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