《專利管理 - IHPA工作故事系列之六十三》 EP申請案優先權主張可以用回溯讓與合約, 替代原應存在的讓與契約嗎?

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專利申請案的優先權主張權利存在與否,歐盟專利局並不會去審理。也就是說,只要申請人填入與提交,前述優先權主張應備具的文件,歐盟專利局就會推定優先權主張有效。但如果發生第三人提出申請人主張該優先權是無權利時,這時候舉證證明優先權存在的義務就落在申請人身上… A公司是一家電子產品生產製造公司,看中歐盟市場的廣大。但因為美國暫時案制度可以先減少申請人的負擔,於是先將公司的發明提出美國暫時案申請。在暫時案提出後的6個月時,出現一家紙上公司(就是在避稅天堂註冊的公司)B,雙方協議後續的歐盟申請案,由B作為申請人,並且主張A公司的美國暫時案作為優先權基礎案。B公司請歐盟代理人協助處理送件,審查過程...

專訪周延鵬:錯誤的政策讓台灣智財發展空轉30年 未來該怎麼走?

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周延鵬:「以我在智財界32年的觀察,政府在智財領域沒有做過什麼有意義的事情,而且太依賴學術界及法人研究單位,也因此把台灣的智慧財產發展給葬送掉。過去台灣ICT產業在專利方面都做錯了,並沒有形塑成國際專業能力,只是大量依賴學術界及法人研究機構,積非成是,將錯誤的觀念透過學校及法人單位,大量擴散出去,擴散到業界再繼續發揚光大,這就是台灣專利沒辦法翻身的原因。更嚴重的是我認為如果大陸專利界在這一輪創新創業政策中起來,那未來台灣廠商連在大陸立足之地都沒有。」 針對最近盛傳高通 (Qualcomm) 智權部門即將與其IC設計本業分家一事,特別約訪了前鴻海法務長,現任世博科技顧問公司執行長及賽恩...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之六十二》 美國專利申請的保命符

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雖然聘僱契約書也是紙本文件,但是讓與契約書的效力大於聘僱契約書。因為讓與契約書的客體非常具體,就是該項發明與專利權,而聘僱契約書的內容卻是籠統的,多是記載「在職期間,所有智慧財產都應歸屬於公司」,究竟是哪項智慧財產,在聘僱契約中都是無法指明的。因此,公司在申請美國專利時,不論是以發明人或是公司作為申請人,務必一定要取得發明人簽屬的讓與該發明權利契約書,這是一張具有百分百絕對效力的保命符。 甲公司是一家資本額不大的中小企業,為能在狹窄的競爭環境中生存,除了代工產品外,也兼做部分研發工作,以開拓公司的產品路線,增加公司的營收。公司創立初期,由於僅是未超過20人的公司,因此並未建立員工應簽...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之六十一》專利權不見了!系列二

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如果有創新技術而想從產品中獲得龐大利益,在進行專利保護時應先慎選事務所。而且在撰寫專利稿件過程中,應要求發明人與事務所充分溝通,讓事務所真正瞭解發明內容,再將發明完整的載入說明書與申請專利範圍中。在校稿期間,發現稿件有錯誤敘述時,也應嚴正要求事務所修正,方能避免發生憾事! 甲公司是一家食品烘焙機器製作公司,為能使機器更符合店家成本要求,開發出一個省電的機器,運用快速發熱裝置,使機器快速達到運作溫度,節省時間成本。 一推到市面上,眾多店家都向他購買,一時之間同業非常眼紅。其中乙公司於是仿製該產品,從中獲得不少利益。甲公司眼看自己的利益被搶走,於是一狀告上法院,告乙公司侵害專利權。...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十九》專利權不見了!

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企業在申請多國專利時,如果其他國家的申請人與第一國的專利申請人為不同一人時,必須要取得優先權的權利來源證明,並簽署正式的法律文件;否則在出現訴訟糾紛時,很容易會因申請過程中的便宜行事,讓已到手的專利權變成無效。 甲公司為手機通訊專利研發公司,很早就佈局於手機專利技術開發,開發期間為保護公司的資產,於是在發明內容經過評估後,具備專利性時,立即提出美國專利的申請。雖與通訊標準協會有多次的接觸,希望能將公司的發明列為通訊標準之一,但卻是始終未有所獲。多年後,甲公司的專利人員知悉專利蟑螂的發展體系後,便向公司高層提出一個想法,就是將專利權信託讓與給設立於免稅天堂的境外公司,由那家境外公司,拿...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十八》 專利權與瑕疵擔保的糾葛

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當專利權被撤銷,被授權方以瑕疵擔保解除契約後,授權方所收取授權金的法律地位又是如何?係屬不當得利嗎?司法院101年智慧財產法院座談會民事訴訟類第6號提案,曾經討論此問題,結論為「不成立不當得利」! 甲公司一項改良式發明,為取得市場地位,於是提出新型專利的申請,也如期拿到專利權。由於該項改良式發明,可以在生產過程中減少生產材料的損失,公司成本也跟著下降,因此可以給客戶更優渥的購買價,也逐漸拉開了市場的佔有率。 乙廠商發現該項發明符合自己的需求,於是向甲公司尋求授權。雙方意定授權金額,係依據每月銷售的數量去計算授權金。乙方取得授權後,也拉大公司的營收。可是卻從未給付甲方授權金。甲方...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十七》 弔詭的新型專利權更正

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新型專權的更正是形式審查,但在更正一途中,卻有一種更正可以獲得實體審查的效果,那就是「更正」與「舉發」並存的狀況。當新型專利權在更正審查中,第三人對該新型專利權提出舉發,或是,反向狀況發生;新型專利權的更正案會併同舉發案,全數以實體審查方式進行審查,使新型專利權達到實體審查的效果。 新型專利是大家所周知的快速取得專利權的方式,只要申請案符合形式審查的要件,大都可在申請日後的6個月內拿到核准通知書,甚至有的申請案更快。收到核准通知書後,可在收到日後的3個月內,繳納相關費用後,就可拿到一張發燙的專利權證書。 新型專利權由於僅是形式審查,未經過實體審查,所以專利權的穩定度較差。這時候...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十六》 申請案外文本可作為判斷擬制喪失新穎性的引用文本嗎?

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中華民國103年7月9日辯論終結的102年度行專訴字第114號的智慧財產法院判決,著實給判斷擬制喪失新穎性的要件丟了一個震撼彈,雖說此案已經上訴到最高行政法院,最終結果如何仍待日後的判決,但也是一個應知曉的判決。 案情簡述 此件於民國85年8月27日提出申請,之後經公告發明第97574號專利權。後經他人提出舉發,智慧局以(101)智專三(三)05053字第10121338980號決定書,認定舉發成立,專利權人不服,向訴願委員會提出訴願而被駁回,遂提起行政訴訟,由智慧財產法院管轄審理。 審理中,主要的舉發證據為申請日85年4月25日,公告日為88年9月11日的前專利權。前專利權的申...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十五》 您應該知道海牙協定中申請人的要求規範

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海牙協定對於設計專利申請人的規範,基本上與PCT的規範相同,就是締約國的國民或是居住在該國的居民,都可以提出申請案;若是公司法人者,則以在該國有合法的營業所為判斷標準,凡是在該國有合法營業所者,則可以公司為申請人提出申請。然而,海牙協定申請案的提出與指定適用都不同於PCT體系,不可以單純的以PCT認知去理解海牙協定的規範,必須以全新的角度去瞭解它。 讀者應該也注意到最近關於專利的新聞,那就是美國與日本正式公告加入WIPO的設計專利申請體系海牙協定了。中國SIPO最新公布的專利新聞中指出,對於因應海牙協定的約定,中國專利法也在進行大幅的修正草案,尤其是設計專利部分。另一方面,台灣TIP...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十四》 延後實質審查與專利權管理

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台灣智慧財產局(TIPO)在2015年3月24日公告一項措施,那就是發明專利申請案「延緩實體審查」,且自同年4月1日開始施行。從名稱上可以知曉該項規範的內容,就是實體審查往後延緩。具體內容簡述如下: 首先,適用的申請案當然是發明申請案,因為只有發明申請案的實體審查必須經過要求的提出之後,審查官方會進行實體審查。新型申請案不經過實體審查,而設計申請案則是TIPO官方自己會進行實體審查,不需經過要求提出的階段。 再來就是如果申請案有下述情形存在者,不可提出此項要求: 申請案已受有審查意見通知或已審定。 申請案已提出分割之申請。 申請案係由第三人提出之實體審查申...