請求項界定了一項發明所受專利權保護的範圍以及何種行為構成侵權，因此，對請求項的解釋是評估可專利性、有效性及侵權行為的基石。不論是在審查過程中，或是取得權利後的不同審查程序中，請求項用語的精確涵意往往是爭議的核心。但就用語的精確性而言，是本領域中具有一般技藝者 (POSITA) 閱讀請求項整體後就可以理解請求項的範圍，即屬精確足矣；抑或請求項用語必須，就說明書記載之內容進行定義方屬精確。本文以G 1/24號決定剖析EPO對這個實務問題的最新見解，並與USPTO的做法進行比較，闡明EPO申請案的特殊之處。
G 1/24號決定
歐洲專利局擴大上訴委員會在6月18日發布G 1/24號決定，該決定源於上訴委員會在2024年6月24日裁定之T 439/22號案。由於該案爭點對於歐洲專利公約各簽署國的專利行政機關與司法機關在法規解釋上的一致性至關重要[1]，需要解決該案爭點方能作出T 439/22號案完整裁決。因此，上訴委員將該案爭點提交擴大上訴委員會。
該案涉及一項關於含有氣溶膠形成材料之電子煙裝置的專利。核心爭點是請求項1的新穎性，其特徵在於一個「褶皺片(gathered sheet)」。專利權人主張根據該用語的通常含義，請求項就已具有新穎性，而上訴人則認為，如果根據說明書內容之定義來解釋「褶皺片」這個用語，將導致一個文義上更寬泛、技術上更合理的含義，進而導致請求項1缺乏新穎性。
上訴委員會向擴大上訴委員會提出了三個爭點，這三個爭點反映了EPO在請求項解釋上的模糊性及實務上的分歧：
- 在根據EPC第52至57條評估可專利性時，是否應適用EPC第69(1)條[2]第二句和第69條解釋議定書第1條來解釋請求項。
- 在解釋請求項以評估可專利性時，是否應查閱說明書和附圖；如果應該，是必然查閱，還是僅當請求項在單獨觀之被發現不清晰或含糊時才查閱。
- 在解釋請求項以評估可專利性時，說明書中明確提供的請求項用語的定義或類似資訊是否可以被忽略，以及在何種條件下可以忽略。
關於爭點1
擴大上訴委員會指出EPC中沒有明確的法律根據可用於可專利性評估時的請求項解釋。EPC第69條及其議定書被視為主要涉及侵權訴訟，因此不完全適用於根據EPC第52至57條進行的可專利性評估。EPC第84條[3]也被認為是一個有問題的替代方案，因為它側重於專利申請的形式內容，而非規範請求項解釋的實際操作。
然而，擴大上訴委員會承認的確存在一種判例法體系，該體系將這些規定類推適用於可專利性審查，並允許從EPC第69條及其議定書中汲取適用的原則。既然請求項內容，包含其用語，是評估EPC第52至57條下可專利性的起點和基礎，那麼也允許EPC第69條及其議定書的適用。
擴大上訴委員會對EPC第69條的處理方式，與其說是一種務實的法律發展，還不如說是將一項既定但有些模糊的實務正式化並加以強化。儘管委員會承認EPC第69條並非直接適用於專利性評估，但並未拋棄其原則，相反地，它利用了已經類推適用這些原則的現有判例法。這為長期存在但應用上分歧的請求項解釋方法提供了固定且統一的法律基礎。
關於爭點2
擴大上訴委員會明確駁回了此前僅在請求項不清晰或含糊時才要求查閱說明書和圖示的判例法。擴大上訴委員會發現，這種先前的方法與EPC第69條的措辭、原則、EPC成員國法院和統一專利法院(UPC)的實務相矛盾。更重要的是，擴大上訴委員會認為，確定請求項的清晰度本身就是一種解釋請求項的行為，而非解釋請求項的前置步驟。因此，擴大上訴委員會裁定，無論感知到的清晰度或含糊性如何，說明書和任何附圖都必須始終被查閱以進行請求項解釋。
透過聲明「確定請求項的清晰度本身就是一種解釋行為」，擴大上訴委員會以一種微妙而有力的方式重新定義了「清晰度」(根據EPC第84條)的感知和評估方式。如果清晰度本身需要被解釋，那麼在不先進行涉及整個專利文件的解釋行為的情況下，請求項就不能被視為「清晰」或「不清晰」。這意味著說明書不僅僅是解決模糊性的工具，還是最初確定請求項含義和範圍的不可或缺的透鏡。這一認識意味著，以往允許僅以孤立的請求項來判斷清晰度的論點變得失去立論基礎，如果說明書提供了足夠的上下文，這可能會將以EPC 第84條提起異議的重點從純粹的用語或術語問題，轉變成請求項和說明書之間的一致性問題，就像T 439/22號案一樣。
關於說明書中明確提供的定義是否可以被忽略的爭點3，擴大上訴委員會認為已被爭點2所涵蓋，因此裁定不予受理。
下表整理G 1/24之爭點、裁決結果及裁決理由，以利讀者理解。
| 爭點 | 爭點內容 | 擴大上訴委員會的裁決 | 裁決簡要理由 |
| 1 | 根據EPC第52-57條評估可專利性時，是否應適用EPC第69(1)條第二句和第69條解釋議定書第1條來解釋請求項。 | 請求項是評估專利性的起點和基礎；說明書和附圖必須始終用於解釋請求項。 | 儘管EPC第69條主要涉及侵權，但現有判例法已類推適用其原則。 |
| 2 | 在解釋請求項以評估可專利性時，是否應查閱說明書和附圖；如果應該，是普遍查閱，還是僅當請求項在孤立情況下被發現不清晰或含糊時才查閱。 | 說明書和附圖必須始終查閱，而不僅僅是在請求項被發現不清晰或含糊時。 | 之前的做法與EPC第69條原則、各國法院及UPC實務相悖；確定清晰度本身就是解釋行為。 |
| 3 | 在解釋請求項以評估可專利性時，說明書中明確提供的請求項術語的定義或類似訊息是否可以被忽略，以及在何種條件下可以忽略。 | 不予受理。 | 該爭點已被爭點2的答案所涵蓋。 |
後續影響
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對撰寫、申請層面的影響
該決定之後，EPO申請案的說明書將從一個輔助文件提升為定義發明範圍的同等關鍵組成部分，專利撰稿者不能再僅僅依靠請求項來界定發明的範圍。說明書變成了不可或缺的解釋工具，始終影響請求項的含義，因此在撰寫過程中需要必須一絲不苟地確保請求項、說明書和附圖之間一致。任何用語、定義上的差異，即使是細微的，都可能被用來以非預期的方式縮小或擴大請求項的範圍。這意味著專利撰稿者往後必須以更加策略性的態度來撰寫說明書，例如記載更多的實施例、更多具有上下位關係的層次化用語或特徵[4]，來確保每個請求項特徵都得到描述性文本的有力支持和澄清，從而減少在審查或訴訟過程中出現非預期解釋的可能性。
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對異議、上訴層面的影響
異議、訴訟各方將在EPO的請求項解釋的明確統一規則下運作，往後不再出現雙方對於請求項應按字面解釋還是根據說明書解釋的冗長辯論，使得授權後程序中如何解釋請求項會有更大可預測性。關於請求項解釋或範圍的爭點將會是直接審視整個專利記載得出的具體解釋。對於異議方而言，有可能提供了更強的法律依據，來對請求項作出更廣泛的解釋，進而主張請求項已被先前技術揭露，導致缺乏新穎性/進步性。對於專利權人則較為不利，因為說明書必須明確支持其預期的請求項解釋或範圍，使得專利權人的抗辯策略對於對造來說變得較有可預測性。
美國實務下撰寫、申請的原則
在專利申請的審查過程中，USPTO對請求項用語採用「最廣義合理解釋」 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI) 標準。此標準要求請求項應被賦予其在普通使用中最廣義的合理含義，即POSITA在閱讀說明書後所理解的含義。這意味著，除非說明書中明確定義了用語的特殊含義，否則審查員會傾向於給予請求項術語一個較寬泛的解釋。
在BRI標準下，審查員對請求項進行廣義解釋，這種解釋往往迫使申請人限縮請求項或提出論證，以將請求項與先前技術區分開來。當申請人在答辯過程中定義了某個用語或明確表示放棄了請求項的特定範圍時，這就形成了審查歷史中的限制，即禁反言原則 (例如，若前述系爭專利若於USPTO申請中，皺褶片這個用語曾被審查員質疑，不論質疑基礎為何，一旦申請人引用說明書內更加具體的描述進行說明，該用語即被審查歷史限縮)。根據Phillips標準 (在訴訟中的解釋原則)，審查歷史是關鍵的內部證據來源。因此，申請人在審查過程中在BRI壓力下所做的論證和修改，會在隨後的訴訟中會作為申請文獻以外的內部限制，形成請求項範圍的限縮，即便請求項的字面含意、說明書的記載內容可能暗示了用語、特徵有更廣的範圍。換言之，雖然BRI標準僅直接適用於審查階段，但它對專利在訴訟中的請求項解釋產生深遠的影響。
美國實務下司法 (含準司法) 審查的原則
在歷史上，PTAB (及其前身委員會) 曾在授權後審查程序 (如多方複審 IPR) 中採用與USPTO審查專利相同的BRI標準。這導致PTAB與各司法機構之間在請求項解釋標準上存在分歧。為了解決在不同司法機構 (PTAB、法院、國際貿易委員會) 之間請求項解釋不一致的問題，USPTO決定將PTAB的標準與法院的標準一致化。PTAB於2018年11月13日起，正式將授權後審查程序中的請求項解釋標準從BRI替換為Phillips標準。
根據Phillips標準，PTAB在解釋請求項術語時會同時考慮內部證據 (intrinsic evidence) 和外部證據 (extrinsic evidence)。
- 內部證據：這包括請求項本身的用語、專利說明書 (書面記載和圖示) 以及審查歷史 (申請人與USPTO在審查過程中的互動記錄)，請求項中的用語應在以上文件的脈絡中賦予其通常意義，即由POSITA進行解釋。內部證據被賦予最優先的重要性。
- 外部證據：這包括專利申請文件及其審查歷史之外的資訊來源，例如專家證詞、詞典、專著和學術文章。外部證據的重要性次於內部證據，且不應被用來推翻或矛盾內部證據所明確的含義。
除此之外，在PTAB的程序中，若當事人雙方針對同一專利同時還有民事訴訟 (地方法院) 或國際貿易委員會程序，PTAB會及時記錄並考量訴訟、程序中對請求項的任何先前解釋裁定。雖然PTAB不會完全遵循這些解釋，但會賦予其「適當的權重」。
PTAB改採Phillips標準意味著，涉及同一專利的當事人在法院訴訟和PTAB程序中，不能輕易主張不同的請求項解釋。這實際上迫使當事人從任何專利爭議開始時，就必須制定一致的請求項解釋策略。這種一致性同時降低了基於不同請求項解釋標準而進行「選擇法院 (forum shopping)」的可能性，也最大限度地減少在不同司法機構訴訟時反覆爭執請求項範圍問題的可能性，促進了更有效的爭議解決。這也使得早期、經過充分論證的請求項解釋主張更具價值，因為它們需要能夠經受住上級審判機構的審查。
在專利侵權訴訟中，地方法院和CAFC根據POSITA在發明時對請求項用語的「通常涵義」來解釋請求項，即前文之Phillips標準。這一標準由CAFC在2005年的全體法官審理的標誌性判決Phillips v. AWH Corp.案中明確確立。該判決澄清了專利法中請求項解釋所用證據來源的層級。請求項用語的解釋應基於POSITA在整個專利文件 (包括說明書和審查歷史) 的背景下對其的理解，而不是自動地將請求項限制於說明書中揭露的特定實施例。
申請人在審查過程中通常會按照BRI標準以尋求最廣泛的請求項範圍以最大化潛在保護。然而，Phillips標準強調請求項必須與內、外部證據的揭示保持一致。如果一個在BRI下被允許的廣義請求項用語，在說明書中沒有得到具體實例或一致定義的充分支持，則法院在適用Phillips標準時可能會對其進行比專利權人預期或審查員允許的更限縮的解釋，如果系爭產品落在限縮後的範圍之外，可能導致不侵權的判定。
EPO與USPTO審查觀點的差異
請求項受到說明書的支持堪稱是專利業界的普世價值，但由前文的說明，我們可以看出來在審查階段EPO與USPTO的觀點存在有微妙的差異，主要可以彙整為三方面。
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說明書的查閱時機與角色：
EPO (G 1/24)：強調無論請求項是否清晰，說明書和圖示必須始終被查閱。說明書被視為定義發明範圍的基礎文件，與請求項同等重要，從一開始就影響請求項的解釋。
USPTO (BRI)：雖然也要求解釋與說明書一致，但其重點是給予請求項「最廣泛合理的解釋」，說明書用於支持和指導此種解釋，確保其合理性，但並非強制性地從一開始就將說明書的每一個細節都視為請求項解釋的必要組成部分，除非請求項本身有此記載。
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「讀入限制」的態度：
EPO (G 1/24)：直接強調說明書的用語解釋作用，揚棄了以請求項用語「不清晰或含糊」的前提條件，G 1/24號決定顯示了說明書對請求項含義的影響，可能導致根據說明書對請求項進行更廣泛或更狹窄的解釋。爭點3 (關於是否可忽略說明書中明確定義) 被裁定為已被爭點2涵蓋，這進一步強化了說明書中明確定義的重要性，不能被忽略。
USPTO (BRI)：明確禁止審查時將說明書中的積極限制讀入請求項，除非請求項本身包含該限制。這在一定程度上限制了說明書對請求項範圍的影響，確保請求項的文字本身是界定保護範圍的主要依據。
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解釋標準的側重：
EPO (G 1/24)：旨在實現可專利性評估與侵權判斷中請求項解釋的一致性，強調對整個專利文件的整體理解。
USPTO (BRI)：是一個主要用於審查階段的標準，其目的是在授權前給予請求項一個足夠廣泛的解釋，透過審查員提出的先前技術與申請人的答辯，在審查過程中逐步將請求項範圍限縮與明確化，以避免授權後出現過度寬泛的解釋。
總體而言，G 1/24號決定標誌著EPO在請求項解釋上採取了更為整體和全面的方法，將說明書提升為始終影響請求項含義的關鍵組成部分。而USPTO的BRI標準則在確保請求項解釋合理且與說明書一致的同時，更強調請求項本身的界定功能，並避免將說明書中的未明確列出的限制讀入請求項。
結語
我國的專利審查標準與USPTO的BRI標準較為相近，而EPO在2021年之前審查標準倒是比較類似中國專利局的做法，對於何謂請求項受到支持、說明書怎樣算是充分揭露，風格上比較屬於直接、無歧異的路數。此番評價並非邏輯上的比較，而是筆者在職業生涯中與各智財局往來、追蹤各國審查基準以及閱讀各國判決而得到的個人感受。
然而，2021年3月1日起生效的EPO審查指南，卻讓筆者頗有一種「風向要變了？」的感覺。2021年之前EPO審查指南中就已經明確指出「中間概括」這種不被允許的請求項修正方式，簡言之，其概念為當說明書中的第一實施例由A、B兩個特徵構成，第二實施例由A、B、C、D四個特徵，則將請求項由包含A、B兩個特徵，修正為包含A、B、C三個特徵，是不被允許的，主要原因就來自於EPO認為包含A、B、C三個特徵的發明並未在說明書中被直接、無歧異地揭露。在這個時期，已經很能讓人感受到EPO還頗在意說明書與請求項間文字上的一致性。
2021年3月1日起，對EPO的申請案適用新版審查指南，其中增加了大量新規定，更加嚴格地要求在申請案核准前夕應修正說明書內容，使其與具備可專利性的請求項一致，除非說明書中的實施例對於強調請求項的特定特徵有合理助益，或明確標他示不屬於可主張之專利權的一部分，否則請求項中未見之實施例必須說明書中被刪除。由於該版本過於抽象，隨即引發諸多反彈，因此EPO在2022年3月1日適用的更新版審查指南中對於說明書與請求項是否一致給出較為明確的定義，並補充一些具體範例。
本次G 1/24號決定發軔於請求項中用語應獨立地被理解，或應回歸說明書之解釋。但若將歷年來EPO審查實務的變遷也考慮進來，隱隱然地可以感覺到，在專利權範圍、射程的層面上，不若以往那麼地偏重請求項本身，說明書的戲份逐漸增加。就法條文字安排上，EPC 第69 (1)條 “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”；第84條 “… They(claims) shall be clear and concise and be supported by the description.”，「看似」權利範圍由請求項決定，說明書處於配角地位，但EPO透過實務上對一致性的緊縮要求以及案例法的手段，在不修改EPC的前提下，對「上述條文應如何被解讀、說明書地位如何」這個實務問題給出了巧妙的答案卷。
然而，對專利從業人員來說，EPO申請案卻好像逐漸演化出自己的生態圈，往後，以英文撰寫的USPTO申請案說明書似乎越來越不能僅僅修改格式就流用於EPO申請案了。
備註：
[1] 上訴委員會在T 439/22號案中指出，以G 2/88為首，EPC 第69條 (Extent of protection) 及其議定書的第1條，只應應用於 EPC 第123(3)條 (不得超範圍修改)，換言之，只有在特定法律議題下，請求項的解釋是有彈性地參照說明書。但一直以來也存在另一種判例，以G 6/88為代表，認為EPC 第69條及其議定書的第1條是EPC關於請求項解釋的唯一基礎，因此應適用於EPC所有條文，例如EPC 第54(1)、83、100(b)條，這些與所請發明相關的條文，因為所請發明，即請求項，必須被以一致的方式進行解釋。
[2] EPC Article 69 (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.
[3] EPC Article 84 The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
[4] 此一作法是確保答辯期間還能有修改的空間及支持，但多寫的說明書內容會在核准前被審查員要求刪改。
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