《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十五》專利權購買與商品化的多重糾葛

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甲公司為一家生物科技公司,從事多項生物技術研發。然而,因為技術上的限制,植物基因轉殖技術的研發,一直是公司無法達成的目標。為此,甲公司積極的在技術領域中尋找適切的專利以獲得授權。經過多年的搜尋後,終於發現政府科技研究單位已經研發出「植物生產植酸酵素」相關技術,也已經取得專利權,可以作為公司後續的產品化。於是甲公司便與該單位接洽,並順利簽訂專利權授權契約書。 甲公司正式取得授權後,高高興興的著手後續的試驗工作,預計進行「植酸酵素之基因轉殖水稻的開發」,而此項開發必須依循93年修正施行的「植物品種及種苗法」規定,送交行政院農委會認可,始可生產、銷售,甲公司於是向農委會提出「進行轉殖植物隔...

美國最高法院宣布Octane、Nautilus兩案判決結果

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近期美國最高法院公布多件專利相關案件判決結果,有人解讀為美國最高法院希望收緊專利權、遏止Patent Troll亂象,也有人認為最高法院受理這些案件,只是想解決美國聯邦巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)內部歧見、提高訴訟結果可預測性。但不論原因為何,這些判決對美國專利訴訟策略、專利文件撰稿,乃至於專利法修法方向,都有重大影響。以下簡介Octane Fitness v. ICON Health & Fitness(註1)、Nautilus v. Biosig Instruments(註2)...

Fed. Cir.:專利後公告但先期滿仍可用為ODP比對文獻

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現有A、B兩專利,公告日A先B後,但論專利權期限,B較A先屆滿,若兩專利有顯而易見型重覆授權(obviousness-type double patenting;ODP)疑慮,B是否為能用以攻擊A可專利性的適格比對文獻?美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)日前在Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Limited一案裁示,後公告但先屆滿的專利(B)亦可用作ODP比對文獻(註1)。 案件背景 原告Gilead有編號5,763,483(’483號專利)及5,952,...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之二十八》是不是專利申請人有關係?

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是不是申專利請人有很大的關係!尤其是在PCT申請案-只要在PCT國際階段具有申請人資格,在該案件進入成員國時,就必須有該申請人簽署的委任狀。若該申請人發生無法聯繫狀況時,就又要增加後續的處理成本。 從PCT制度開通以來,世界各國依循該制度提出專利申請案的案量快速增加,原因是他的單一入口途徑,亦即只要在任何PCT成員國中提出申請案,就可以在期限前(一般國家為30個月),申請進入任何的成員國審查申請案的專利性,進而取得專利權。所以PCT申請案要取得專利權,必須經過兩個階段,就是國際階段與國家階段。詳細敘述請見下述文章:《專利管理 - IHPA工作故事系列之十二》簡化又經濟 - PCT是啥...

Federal Circuit新PTA判例認定B延誤USPTO算法有誤

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針對專利權期間調整(patent term adjustment;PTA)規定,美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)2014年元月公告Norvartis v. Lee一案判決結果(註1),認定USPTO有關35 USC 154(b)(1)(B)(i)的法條詮釋不正確,即使申請人曾提RCE,計算官方B延誤(B delay)時仍應加計申請案核准到公告期間的天數。 根據35 USC 154(b)規定,若因官方延誤導致申請案較晚領證公告,專利所有權人可獲得專利權期間調整延長的補償,也就是前述的PTA...

2013年美國專利法修法回顧

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美國AIA(編號Public Law No: 112-29)(註1)三階段修法終於在2013年大功告成。但美國政府及國會並未因此停下腳步,Patent Troll爭議持續升高,第二波專利改革似乎是箭在弦上。 AIA修法最終章 為實施AIA各項新法,USPTO依個別條文實際生效日期將各項修法分為三組。Group 1、Group 2修法已在2012年底前陸續生效,但規費調整遲至2013年才定案,而壓軸登場的Group 3修法,以改採First-Inventor-to-File(FITF)制度最為重要。 2013年元月USPTO公告提供微實體優惠規費,並分兩階段修訂多項規費項目(註2)...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之二十五》2013年台灣專利相關法規修正回顧

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2013年已經接近尾聲了!今年的經濟成長率,在保2不可能,保1又是岌岌可危時,值得欣慰的是,雖然經濟成長幅度不如預期中理想,但每年的新申請案數量仍是呈上升趨勢。經濟部智慧財產局接續2012年的專利大修法後,2013年也對相關專利法律作出修正,其中不無影響甚大的修正,以下是2013年專利法規修正之重點回顧。 相同發明、相同申請人於同日遞出發明與新型申請案的一案二請制度修正 權利取得規範 舊法的一案二請對於專利權的存續方面,是採行權利各自處理。亦即,當發明申請案取得專利權時,新型專利權自始無效,權利憑空消失,造成權利實行上的困窘。此次修法,改採權利接續制度,即當發明取...

USPTO PLT配套修法2013年12月18日生效

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2012年12月18日美國頒布編號為Public Law No: 112-211的《2012專利法相關條約實施法》(Patent Law Treaties Implementation Act of 2012)(註1),確定美國將加入海牙體系(Hague System)(註2)、批准《專利法條約》(Patent Law Treaty;PLT)(註3),並配合修訂美國專利法(35 USC)部分條文。USPTO為此規畫美國專利法細則(37 CFR)配套修法提案,其中有關實施PLT的配套修法(註4)即將在2013年12月18日生效。 實施PLT配套修法 新法生效之日起新提出的美國一般正式案,...

以宣誓書不實聲明克服USPTO駁核 且未更正可能構成不正行為

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美國的不正行為(Inequitable Conduct)罪名成立,需滿足欺騙意圖、實質關聯性(materiality)兩大要件,2011年5月25日美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit,Fed. Cir.)公告Therasense案聯席審判(en banc)判決結果(註1),兩大要件的構成門檻大幅拉高。但如Intellect v. HTC一案判決結果(註2)揭示,專利申請期間申請人若曾以宣誓書不實聲明克服USPTO核駁且未更正,依舊有可能達到拉高後的兩大要件構成門檻,即使專利有效,仍會因不正行為導致有效專利的專利權無法行使...

從St. Jude v. ACI案看美國專利法35 USC 121分割案豁免規定之適用

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根據美國專利法35 USC 121(註1)條文規定,凡因應(as a result of)官方選組要求(restriction requirement)所為分割,相關母子案及核准後所得專利不得用作引證案相互攻擊。但常與選組要求一併出現的下位概念請求項選組要求(species election requirement)效果為何?是否一體適用前述豁免規定(safe harbor provision)?St. Jude v. ACI案(註2)判決結果對此有一番討論。 案情說明 St. Jude v. ACI案實際涉及三項議題,以下僅整理35 USC 121豁免規定相關內容。 系爭專利7...