看商標侵權要件判斷與上訴法院的審查權限 — 英國最高法院2025年Iconix v. Dream Paris案

王思原/世新大學法律學系副教授

0
321
圖片來源 : shutterstock、達志影像

英國最高法院(UKSC)於2025年6月24日就Iconix v. Dream Pairs案作成判決[1]。本案除處理商標「近似性」判斷應否考量實際使用情境售後混淆誤認是否構成侵權等兩項重要商標議題外,還涉及釐清英國上訴法院(EWCA)對一審判決逾越審查權限問題。

本案背景

Iconix公司擁有知名運動服飾品牌Umbro及兩個英國註冊商標。Umbro商標由菱形圖樣組成,自1987年起即用於足球鞋。Umbro商標商品在2016至2018年間於英國市場的年銷售額相當可觀,超過6,000萬美元[2]

圖1. Umbro商標圖樣;圖片來源:Iconix Luxembourg Holdings SARL v Dream Pairs Europe Inc and another [2025] UKSC 25, at p. 2.
Dream Pairs Europe及Top Glory Trading Group兩間公司(合稱Dream Pairs)於多個國家銷售多種品牌鞋類產品,其中包括一個稱為Dream Pairs的品牌。2015年起,Dream Pairs自創「DP標識」(DP Sign)用於鞋類產品。「DP標識」商品本來只在美國市場銷售,自2018年底起,Dream Pairs透過Amazon UK及eBay UK的電商管道,在英國也開始進行銷售[3]

圖2. Dream Pairs的DP標識;圖片來源:Iconix Luxembourg Holdings SARL v Dream Pairs Europe Inc and another [2025] UKSC 25, at p. 3.
2021年7月19日,Iconix向倫敦高等法院(EWHC)起訴,主張DP標識與Umbro商標近似且有致公眾混淆誤認之虞,構成英國1994年《商標法》第10條第2項之侵害[4]。2023年3月,法院以近似度甚低且無致一般消費者混淆誤認之虞為由駁回訴訟[5]

 

上訴法院CAEW於2024年1月改判Iconix勝訴,其理由有三:

(1)一審法官雖認定Umbro商標與DP標識之間近似度極低,但若從正面以外的角度觀察貼附於鞋類產品上的DP標識,該結論即不合理(irrational);

(2)一審法官在判斷售後混淆誤認之虞時,過度倚賴Umbro商標與DP標識的並列比對,而非貼附於鞋類產品時的實際狀況,從而犯下原則性錯誤(erred in principle);

(3)在售後情境中,一般消費者係從一定角度(特別是從上方俯視)而非從側面觀看DP標識,這與在銷售現場時的觀看角度,大相徑庭。一審法官未能體察此點,再次犯下原則性錯誤[6]

基於上述瑕疵,EWCA決定對本案重新進行近似性混淆誤認之虞的多因素綜合評估(multi-factorial assessment)。重新評估後,EWCA認定Iconix依英《商標法》第10條第2項第(b)款提起之侵權主張成立,理由為:(1)在售後情境中,特別是當觀看者站在附近從上往下觀看比賽中球員所穿著之足球鞋時,Umbro商標與DP標識具有「中高近似程度」(a moderately high level of similarity);及(2)有致相當比例消費者混淆誤認之虞[7]

針對上述EWCA的重審判決,Dream Pairs向UKSC再次提起上訴,主張一審判決並無不合理之處,也沒有其他法律上或原則上錯誤,EWCA不應就商標近似性及混淆誤認之虞重新自為判斷[8]。UKSC於2025年3月審理本案,並於2025年6月24日作成判決[9]

依英國1994年《商標法》第10條第2項第b款再次審理

依據英《商標法》第10條第2項b款規定,任何人於交易過程中使用與註冊商標相同或近似之標識,且使用於與該商標所指定之同一或類似商品或服務,有致相關公眾混淆誤認之虞(包括與該商標產生聯想之虞)者,即侵害該註冊商標[10]

此侵權成立要件為:(1)第三人在英國境內使用標識;(2)在交易過程中使用;(3)未經註冊商標權人同意;(4)使用至少與商標近似的標識;(5)使用於與該商標所指定之同一或類似之商品或服務;及(6)有致公眾混淆誤認之虞[11]

本案中,要件(1)、(2)、(3)及(5)之成立並無異議,有爭議的是要件(4)和(6),亦即DP標識是否與Umbro商標近似,以及是否有致相關公眾混淆誤認之虞?特別是在售後情境中[12]

近似性與銷售後情境

Dream Pairs主張,在判斷近似性時,應該比較的是商標的內在特徵(intrinsic features)。至於行銷方式或消費者實際如何接觸產品等外部因素,應該在稍後評估混淆誤認之虞時,始納入整體審酌[13]

基於下列5項理由,UKSC認為,在判斷標識是否近似及近似程度時,得將真實且具代表性(realistic and representative)之銷售後情境納入考量,Dream Pairs主張應予駁回[14]

(1)判決先例禁止以使用情境推翻並列比較已認定之近似性,但未禁止透過使用情境發現並列比較所遺漏之近似性[15]

(2)倘採Dream Pairs見解,將使於並列比較時欠缺內在近似性,惟於實際使用情境下卻具近似性之情形,無從進入混淆誤認之虞的評估程序[16]

(3)將納入考量的情況限於真實際且具代表性的觀察角度,排除人為或例外情況,即可防止離譜的判斷結果[17]

(4)將消費者實際接觸商標方式納入考量,符合商標比較須反映相關公眾整體印象之原則[18]

(5)雖然實際使用情況可確立商標近似性,但即使商標近似,某些行銷條件仍可能減少混淆誤認之虞,此等條件應於後續混淆誤認評估階段適當考量[19]

售後混淆誤認之要件

Dream Pairs主張,售後混淆誤認須同時符合以下要件,始構成英《商標法》第10條第2項第(b)款之侵害:(1)影響或危害商標作為來源保證之核心功能;(2)該影響或危害發生於後續銷售時點或交易情境。因此,EWCA認定即使並無銷售時點無混淆誤認之虞,仍可構成商標侵權之見解有誤[20]

UKSC將售後混淆誤認定義為,「公眾對於使用系爭標識商品或服務的交易來源產生混淆,且該混淆僅發生於商品或服務已被購買之後[21],並以下列6點理由反駁Dream Pairs主張:

(1)判決先例並不支持Dream Pairs主張。相反地,該等判決認為:i. 商標於銷售後仍持續發揮來源識別功能,故基於銷售後混淆誤認之虞而構成侵權為可能;ii. 銷售後對標識認知若導致來源混淆誤認,其範圍不限於後續銷售時點或後續交易情境中之認知;及iii. 於審理商標爭議時,得將銷售後情境納入考量[22]

(2)在法理上並無理由支持Dream Pairs的售後混淆限制論[23]

(3)混淆誤認之虞判斷標準是「公眾」(the public),而非「購買公眾」(the purchasing public)[24]

(4)Dream Pairs論點不符英《商標法》第10條第4項規定。依該規定,標識使用並不限於購買或交易時點[25]

(5)無論是TRIPS協定或歐盟指令,均未提及購買時點或交易情境[26]

(6)當一般消費者對商品來源產生混淆誤認,商標來源識別功能即已受損,無須證明其他額外損害[27]

英上訴法院是否逾越審查權限?

UKSC指出,依英《商標法》第10條第2項第(b)款判斷商標侵權屬於多因素綜合評估,涉及事實認定、法律或原則適用,以及作成評價性判斷。在作成此類結論時,理性之人縱使忠實適用相關法律及原則,仍可能因多因素綜合評估而得出不同結論。英最高法院特別指出,雖然上級法院之判決優先於下級法院,但事實審理不應淪為彩排(dress rehearsal),英國法特別設置限制,避免有資力的當事人僅因不同意第一審法官之判決即恣意提起上訴[28]

UKSC隨後逐一檢視一審法官作成多因素綜合評估之各項判斷基礎。一審法官認定系爭商標近似程度低,且於銷售時點及售後情境均無混淆誤認之虞。因此,UKSC認定,一審法官已審慎考量DP標識於售後情境等各種情形下觀看方式及角度,並無不合理或法律原則錯誤情事 — EWCA不應以其自身見解取代原審法官關於多因素綜合評估之判斷[29]

結論

綜上所述,本案呈現弔詭的結果。UKSC雖駁回Dream Pairs的主要法律論點,但最終仍准許(allow)其上訴。Dream Pairs勝訴並非因其法律見解正確,而是最高法院以上訴法院逾越審查權限為由撤銷其判決,從而一審不構成侵權判決得以維持。本案一方面在實體法上確認商標近似性判斷應考量消費者實際接觸商標之情境,且售後混淆誤認得構成商標侵權;另一方面則在程序法上重申上訴審查之謙抑原則。

備註:

  1. [1] [2025] UKSC 25.
  2. [2] Id. at paras. 2-3.
  3. [3] Id. at paras. 4-6.
  4. [4] Id. at para. 6.
  5. [5] Id. at para. 7.
  6. [6] Id. at para. 8.
  7. [7] Id. at para. 9.
  8. [8] Id. at para. 10.
  9. [9] Id. at para. 1.
  10. [10] Id. at para. 21.
  11. [11] Id at para. 23.
  12. [12] Id. at para. 26.
  13. [13] Id. at paras. 42-45.
  14. [14] Id. at para. 60.
  15. [15] Id. at para. 61.
  16. [16] Id. at para. 62.
  17. [17] Id. at para.63.
  18. [18] Id. at para.64.
  19. [19] Id. at para.65.
  20. [20] Id. at para.67.
  21. [21] Id. at para.72.
  22. [22] Id. at para.87.
  23. [23] Id. at para.88.
  24. [24] Id. at para.89.
  25. [25] Id. at para.90.
  26. [26] Id. at para.91.
  27. [27] Id. at para.92.
  28. [28] Id. at para.93.
  29. [29] Id. at para.97-115.

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 王思原
現任: 世新大學法律學系副教授
經歷: 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
開南大學法律學系助理教授
學歷: 台灣大學法律系
英國格拉斯哥大學法學碩士
英國新堡大學法學博士
專長: 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

智權報399期文章列表

李淑蓮 排名陷阱與專利泡沫:印度「專利工廠」亂象對台灣高教的生存警示
吳碧娥 WIPO 2026智財報告拆解:生成式AI的技術擴散與流向
李淑蓮 中國具身智能機器人商業化元年:2026春晚大路演,4大代表廠商全維度解析
吳碧娥 不升級就出局!從中國「十五五」藍圖看台商企業的進與退
四分衛林 太平洋彼岸的專利風暴-2:深度拆解美國專利訴訟的昂貴真相
林杜 2025年美國藥品專利實務與關鍵判決回顧-2
邱英武 在中國使用商標權應注意事項
陳秉訓 以實例談當代理商侵害專利權時的損害賠償計算
王思原 看商標侵權要件判斷與上訴法院的審查權限 — 英國最高法院2025年Iconix v. Dream Paris案
芮嘉瑋 寫進專利的物理極限:微通道液冷技術的起源與 US 4,450,472的歷史定位
蔡佑駿 從美國與委內瑞拉交鋒看美國石油現況及實際作為
楊智傑 AI服務幫助使用者侵權?New York Times v  Microsoft  OpenAI案2025年初步裁定(一)
葉雪美 從兩案例看CAFC對設計專利中透明性的專利範圍解讀 – 1:美國專利審查程序手冊規定介紹

發表留言

請輸入您的評論!
請在此輸入您的姓名