中國實用新型專利權評價報告書在訴訟上的定位

邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

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圖片來源 : shutterstock、達志影像

中國實用新型與外觀設計專利權,均未經過實體審查,所以在專利性的穩定度上,存在著一定的搖擺狀態。藉由評價報告書的制度,可以知曉該二種專利權在專利性上初步判斷。惟此評價報告書可以作為提出訴訟的判斷基準嗎?

中國最高人民法院在二〇二四年十月八日的(2024)最高法民再244號判決書中,對於二審法院裁定駁回上訴的判決予以糾正,在判決中有對於評價報告在訴訟中的定位予以說明。在談到判決內容前,先對評價報告予以簡單說明。

依據中國專利法第66條第2項的規定:

專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據;專利權人、利害關係人或者被控侵權人也可以主動出具專利權評價報告。

另在審查指南「第五部分第十章1.引言」中,有如下記載:

專利權評價報告是人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權糾紛的證據,主要用於人民法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止相關程序。專利權評價報告不是行政決定,因此請求人不得就此提起行政覆議或行政訴訟。

從中國專利法第66條第2項的「作為審理、處理專利侵權糾紛的證據」以及審查指南的「是否需要中止相關程序」的敘述內容,都未見到評價報告是提起侵權訴訟的起訴必要要件之一的相關敘述。

二審法院的認定理由如下:

  1. 對否定性的評價意見不能視而不見
    此實用新型專利權評價報告,為該專利權不符合專利法定授權條件的記載。專利權評價報告雖然並未對該專利權的效力作出終局性評價,但判決中記載「要求提交評價報告的主要目的即在證明涉案專利的穩定性,故對否定性的評價意見不能視而不見,否則法律和司法解釋的相關規定將沒有任何意義。」
  2. 否定評價報告之舉措未提出
    判決中又提到「如欲否定涉案專利權評價報告的證明效力,應由主張本案侵害專利權法律關係存在的某某機械公司,舉證證明其具有符合專利法授權條件、可受法律保護的權利,但其既未啟動對涉案專利權評價報告的更正程式,也未在訴訟中向人民法院提供充分的相反證據,自應承擔舉證不能的法律後果。」

二審基於上述二點,「推定涉案專利權暫不符合專利法定授權條件,某某機械公司不具有行使訴權的基礎,其起訴應予駁回。」此二審的判決已經脫離法院是「依法審判」的訴訟基本要求,也就是增加了專利法與審查指南規定外之「人民提起侵權訴訟法定要件」。所以,最高人民法院方在2024年10月8日的(2024)最高法民再244號判決中,記載應予以糾正此種認定。

相對於台灣新型專利的技術報告,也僅是一份報告,並非行政處分。同於中國規範,均無法對報告提出行政救濟。另,

台灣專利法第116條規定:

新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。

台灣專利法第117條規定:

新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限。

僅是規範,新型專利權人若是要疑對似侵權行為人行使專利權時,必須提出技術報告,否則不得進行警告。台灣專利法第116條文明確記載是「警告」,第117條也僅是規範當發生「專利權被撤銷時的損害賠償責任歸屬」而已,均無要求技術報告的提出,是提起司法訴訟之必要合法要件之一。

綜合上述,可以明確的知曉,專利權評價報告(技術報告書)在司法上的定位,兩岸都是以該報告提出與否,不是提起司法訴訟的必要條件之一,僅是其他行為的要求而已。未來,隨著司法實踐的深化,兩岸對於專利侵權訴訟中證據審查的標準與程序,仍有進一步完善與交流的空間。

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