黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組
美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；Fed. Cir.）日前就Nesarikar案作出判決[1]，訴訟主因申請人誤解微實體五件優惠名額計算規則，雖非先例意見，但系爭專利申請案的USPTO案卷留有眾多文件記錄，對了解如何計算微實體五案優惠名額、如何援引35 U.S.C. 123(b)及37 CFR 1.29(b)在先受僱關係例外條款，提供了不少判斷指引，在USPTO雷厲風行查處錯誤優惠聲明的此時此刻，具有一定的參考意義。
微實體五案優惠與在先受僱關係例外條款
美國專利法規範的微實體優惠有兩大身分類別，一是以發明人、申請人個人的所得為依歸，二是僅規定的高等教育機構適用；前者設有多重條件限制，其中35 U.S.C. 123(a)(2)及37 CFR 1.29(a)(2)規定，以任一發明人、申請人作發明人的在先申請案不得超過四件，也就是任一人最多有五案可享優惠，但這五案名額又有一些例外計法，比方因在先受僱關係已（有義務）轉讓給前雇主的在先申請案，不佔優惠五案名額。Nesarikar案系爭專利申請案為18/069,288（下稱「本案」），之所以被USPTO質疑不適用微實體優惠、追繳欠費，關鍵就是此一在先受僱關係例外條款。
依USPTO Office of Petitions (OPET)在本案所發第一份Petition Decision，在先受僱關係例外條款的適用有幾項重點：相關發明人、申請人須已轉讓，或依法或契約已有義務轉讓全部權益；其轉讓或轉讓義務源自在先受僱關係，也就是必須曾有受僱事實，且該段受僱關係已經結束；而在該段受僱關係中，轉讓人或轉讓義務人是受僱人的身分，讓受人為其當時雇主，轉讓人或轉讓義務人曾是這一前雇主的員工；且如MPEP 509.04(a)(II)在2020年6月改版時的補充，例外條款所謂的在先受僱關係前雇主，基本排除相關申請人、發明人的自營事業。
本案申請案卷並記錄時任TC 2100 MQAS的USPTO人員回覆：在先受僱關係例外條款的適用要件，是相關發明人、申請人曾為前雇主的受僱員工，獨立承包商（independent contractor）、合作研究者（collaborator）等，並非法條所指雇員。OPET針對本案所發第二份Petition Decision則指出，是否具在先受僱關係的雇員身分，USPTO考慮項目包括但不限於：是否支領前雇主所發薪水、是否領到美國國稅局規定須給正式雇員的W2表（Wage and Tax Statement，非外包自營者一般拿的1099-NEC表）、期間是否持有公司股權。
在先受僱關係例外條款援引適用方法
一旦USPTO質疑微實體優惠適用資格，而申請人欲引用在先受僱關係例外條款證明其適用資格，相關發明人、申請人須充分舉證並說明過往受僱經歷：#1列出目前及過去雇主，#2提示對應任職期間起迄日期或寫明應排除的在先申請案申請號，#3並可提供實際轉讓書、僱佣契約或其他相關法律文件，以佐證確實因在先受僱關係已（有義務）轉讓在先申請案全部權利給前雇主。
關於#3，USPTO建議用清單形式，逐一列出以相關人員作發明人的在先申請案申請號，提示各案對應證明文件在USPTO平台的Reel/Frame登錄編號，或取其複本作附件直接遞交。若個別發明人、申請人有超過四件的在先申請案，所提說明及證據須能排除足夠件數的先申請案（例：USPTO找出五件在先申請案，須證明可排除至少一件），才能說服USPTO確有微實體優惠可適用。
USPTO這類欠費追徵官函，指定回覆期間為兩個月，最多可依37 CFR 1.136(a)繳費延長五個月，在規費問題解決前，申請案不安排後續實審。依本案案卷記錄，前述USPTO MQAS人員曾表示，此一例外條款的適用範圍相當有限，相關問題可提供具體情況諮詢該局Office of Patent Legal Administration（OPLA）。若確定要引用在先受僱關係例外條款繼續爭執，USPTO Patents Ombudsman Office (POO)專員表示，可利用USPTO電子平台上傳相關文件作Miscellaneous Letter，只要依法提出適格回應，無論其論點是否具說服力，USPTO都會再有答覆。
本案為何未能適用微實體優惠
簡單說，Nesarikar家族三位發明人A、B、C在2022年12月21日共同申請8件美國發明正式案，第一次回覆USPTO所發欠費補繳通知時，只籠統指稱適用在先受僱關係例外條款，A、B、C皆未用完五案優惠額度，本案符合微實體優惠適用要件云云。然而，除A、B、C自陳同日一併提交的7案，USPTO指出，另有4件先申請案列A、B、C為共同發明人，C並單獨還有第5件先申請案10/165,455，[2]而官方平台幾乎查無在先申請案轉讓簽文或其他文件登錄記錄，也不知所稱在先受僱關係的前雇主為誰。
A、B、C第二次回覆時，已超出指定回覆官期，未繳延期費，僅交待A及B前雇主為X公司，C前雇主是Y公司，在本案申請日前，A、B、C與前述前雇主均無僱佣關係；而在回覆之時，A及B任職於Z公司及另家公司。可是，USPTO出示數項資料支持其疑慮（前雇主疑似是發明人申請人自營事業、唯一登錄轉讓的在先申請案受讓人非所說前雇主），促請A、B、C提供進一步資料說明。[3]
A、B、C第三次回覆仍未加繳延期費，沒有附具轉讓書、僱佣契約或其他證明文件，也沒有這類文件相關內容的援引。USPTO等最長可回覆期間結束後，正式寄發廢案通知。
他山之石
這樣一件不是先例意見的Fed. Cir.判決，其實也有許多面向值得其他發明人、申請人借鏡與警惕。
比方，USPTO近期頻頻主動出擊，嚴查疑似錯誤優惠聲明，且其查證管道不限於該局內部資料，如本案提供的佐證依據，即包括發明人申請人本人Linkedin帳號網頁、美加政府標案商情網站GovCB網頁等公開資料，加上AI工具的發展日新月異，不同語文公開資料的查詢門檻降低，發明人、申請人萬勿心存僥倖。
又如，雖然美國專利申請制度未強制辦理轉讓簽文登錄，但若USPTO已舉證提出合理質疑，主動提交申請案相關證明文件，不失為是一種低成本的快速通關辦法。以此推演，預設一律提交申請案相關權利證明文件辦理登錄，有可能因方便USPTO內部人查核、在最早階段化問題於無形，或能省去後續須與官方往來應對、申請案暫停實審的額外成本。
再則，35 U.S.C. 123(a)(2)及37 CFR 1.29(a)(2)所寫「在先申請」（previously filed）一詞究竟如何定義？美國微實體適用條件規定，除例外排除項目，任一發明人、申請人的在先申請案件數不得超過四件。套用本案情況，姑不論USPTO指稱以C作發明人但未公開的10/165,455，A、B、C已知有4件先申請案，2022年12月21日向USPTO提交8件申請案時，本案是當天所送的第二件，如Fed. Cir.判決指出，之前4件，加上2022年12月21日當天所送的第一件申請案18/069,263，在本案申請之時，A、B、C已至少有5件在先申請案件。[4]換言之，Fed. Cir.似乎順帶藉此釐清，「在先申請」是以本案申請之「時」（非申請之「日」）界定何謂在先、在後。
此外，USPTO Petition Decision特別點出，本案在先申請案件包括以C作發明人的10/165,455。換言之，只要USPTO資料庫可以找到一案的申請記錄，不論其申請案狀況如何，因未克服核駁而於公開前廢案也好，未曾使用過微實體優惠也罷，甚至是發明人不知道存在該案的狀況，USPTO計算微實體優惠五案名額時，都可計入該案。
事實上，本案申請期間，A、B、C曾質疑公開平台查不到10/165,455資料，請USPTO人員先證明存在該案。旁觀這段交鋒，不免聯想另一問題：如果公開資料庫查不到，發明人自己不知道或因其他緣故未揭露，代理人不可能完全掌握個別申請人、發明人的在先申請案件數。[5]微實體五案優惠的使用風險，可能高於申請人及代理人的認知，即便是無心之過造成的錯誤計算，有可能得不償失。
最後，本案由申請送件、在USPTO諮詢POO及MQAS、回覆OPET，乃至後續向美國地院遞狀興訟、上訴到Fed. Cir.，都未延請專利代理人或訴訟律師。在USPTO程序中，其癥結是未能證明在先申請案已（有義務）轉讓給前雇主，而在法院程序中，卡關問題也正是此一轉讓（義務）說辭，廢案與敗訴皆無關本案所請發明是否具可專利性。綜覽USPTO本案案卷記錄，官方在面對本案Pro Se申請人時，包括MQAS、POO，乃至OPEP前兩次的Petition Decision，其實已明示過關辦法，甚至協助詳列延期費應繳金額、提醒最後可回覆的官期截止日；廢案應該不是不可避免，本案最後的走向，著實讓人遺憾。[6]
| 時間點 | 事件 |
| 2022/12/21 | Nesarikar家族三位發明人申請人提交8件申請案，本案18/069,288為其中第二件 |
| 2024/04/22 | USPTO發欠費補繳通知：2個月（可依37 CFR 1.136(a)繳費延長）內未提出充分且具說服力的回覆，將導致廢案 |
| 2024/05/23 | 申請人回覆，本案適用在先受僱關係例外條款，全部發明人申請人皆未超過五案優惠額度，符合微實體資格 |
| 2024/08/08 | USPTO OPET寄發第一份Petition Decision，稱其回覆不夠充分，提醒若無法在原指定官期（2024/04/22起2個月即2024/06/22，最多可繳費延長5個月至2024/11/22）內提出充分且具說服力的回覆，將導致廢案 |
| 2024/09/09 | 發明人回覆，仍稱適用在先受僱關係例外條款，要求撤銷2024/04/22所發欠費補繳通知或給新的回覆期間 |
| 2024/10/23 | OPET寄發第二份Petition Decision，指明其2024/09/09回覆應該卻未（授權扣款）繳納延期費，並新增羅列事證，重申其回覆不夠充分 |
| 2024/11/19 | 申請人以五頁文字強力指陳USPTO Petition Decision的諸多「錯誤」，但未附具在先受僱關係例外條款適用證據，也未繳納延期費延長可回覆期間 |
| 2025/02/11 | USPTO等加繳延期費最長可回覆期間結束，確認無後續回應，即寄發廢案通知 |
| 2025/03/06 | OPET寄發第三份Petition Decision，直接以逾期回覆論處，簡單說明不實質考慮其2024/11/19所提回覆 |
| 2025/10/01 | Nesarikar家族三位發明人申請人自行向德州東區法院提起民事訴訟，但因訴狀附具向USPTO所提聲明，稱三人因在先受僱關係有義務轉讓本案相關權利給前雇主，法院認同USPTO主張，指三人無法證明有應受法律保障的利益遭到損害，缺乏提出訴訟所需的基本前提，不具備維持本訴的當事人適格（standing）要件 |
| 2026/05/12 | Nesarikar家族三人隨後又自行向Fed. Cir.提起上訴，既要滿足訴訟程序的當事人適格要件，又要滿足在先申請案未超過四件的微實體適用要件，其主張是：相關發明案已有轉讓給前雇主的義務，但在轉讓前，上訴人仍是所有權人。然而，Fed. Cir.指出三人從未提出證明文件複本，也未曾援引相關文件內容，不見轉讓條件、不確定受讓人、未說明簽署日期及生效日期，只能算是缺乏佐證依據的一方說辭；Fed. Cir.最終認定，地院要求提交進一步證據並無錯誤，維持地院原判決結果 |
附表：Nesarikar v. USPTO案背景；製表整理：北美智權報／黃蘭閔
備註：
[1] Nesarikar v. USPTO, Fed. Cir. Case No. 2026-1167 (May 12, 2026) (nonprecedential)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/26-1167.OPINION.5-12-2026_2692194.pdf。
[2] 2022/12/21所提8件申請案，依序為18/069,263、18/069,288、18/069,382、18/069,474、18/069,596、18/069,721、18/069,819、18/069,883，依申請人所稱，皆因先前在德州的受僱關係有轉讓義務。USPTO主動查得的5件先申請案包括10/165,455、15/940,792、16/591,555、17/303,497、17/906,844，其中10/165,455為C的申請案，公開資料庫無法查得。
[3] USPTO提出多項疑問，例如：#1 A、B、C皆列名發明人的11案（含本案申請日前即已存在的在先申請案），ADS所填發明人聯絡地址，正是Z公司登記地址；#2 A本人的Linkedin頁面標註，A自2016年即擔任Z公司CEO；#3依美加政府標案商情網站GovCB網頁，Y公司負責人是C；#4相關申請案，僅17/906,844有轉讓書登錄記錄，但受讓人是另一自然人，並非A、B、C所稱前雇主X及Y公司。
[4] “The Nesarikars are the named inventors on four patent applications filed between March 2018 and September 2022. [. . .] On December 21, 2022, they first filed U.S. Patent Application No. 18/069,263 and then filed the ’288 application, making the ’263 application at least the fifth application filed prior to the ’288 application naming the Nesarikars as inventors.”
[5] USPTO官網打詐專區發布的懲戒例中，D2023-25當事美國專利律師被發現簽署及提交數十件錯誤的微實體聲明，其事後檢討提及，出錯的其中一項起因，是該所案管系統未登錄客戶相關申請案，但該位專利律師承認，案管系統問題不能減輕其應盡的合理核實責任，請見https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Final-Order-(Kanakia)-(D2023-25)-Redacted.pdf。
[6] 自ChatGPT橫空出世，愈來愈多一般民眾在未委請專業代理人或律師的情況下，自行利用ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、CoPilot等AI工具，在法律場域主張並捍衛自身權益，相關報導眾多，例如可參考Big Law Grapples With AI-Fueled Pro Se Surge, Rising Legal Costs (https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/big-law-grapples-with-ai-fueled-pro-se-surge-rising-legal-costs)。但由本案觀察，至少以本案申請及訴訟期間的AI發展階段看，單靠AI工具輔助理解法條文義、撰寫法律文件、選擇回應策略，風險偏高。
