黄兰闵／北美智权 智权法规研究组
USPTO有意仿效外国主要专利局，遇有无美国居所的专利申请人、专利所有权人，改为一律须委托美国专利代理人办理USPTO相关业务。
USPTO发布修法提案，有意仿效外国主要专利局，遇有无美国居所（domicile）的专利申请人、专利所有权人（提案中以foreign applicants/inventors and patent owners称之），改为须一律委托美国专利代理人办理USPTO相关业务。[1]
提案修法缘由
之所以有修法构想，USPTO列出数点理由：美国专利申请人、专利所有权人在外国亦须委任外国代理人；减少USPTO须为无代理人（pro se，即自行申办）申请人额外挹注的资源；方便USPTO以现有机制推动落实专利事务法遵（compliance）；及让USPTO更能有效应对虚伪声明、不实表述、诈欺问题。
USPTO表示，该局注意到愈来愈多违规案例，系利用虚伪实体声明享受规费折扣、取得加速审查资格，而美国专利代理人皆须遵循USPTO专业行为准则（Rules of Professional Conduct），可依相关办法追究责任，由美国专利代理人居中处理，应有助减少这类违规或错误。
且依37 CFR 11.801(b)，美国专利代理人有责任配合调查、响应有正当性的信息提供要求，而37 CFR 11.804(c)及(d)明文规定，美国专利代理人不诚实、诈欺、欺骗、不实表述、妨碍司法公正等，皆属违反专业操守行为，其违纪行为可依37 CFR 11.15至11.20规定移送处分。既关乎其切身利害，美国专利代理人一般会响应官方提问并配合调查，不致因单一案件程序走完就相应不理。
USPTO举例说明：发现有人疑似提交虚伪微实体声明时，该局会先寄发欠款通知，而针对明显有不实表述者，则会索取进一步信息或寄发理由陈述令（show cause order，简称SCO）。若相关案件以发明人作申请人，依现行规定，毋须委任美国专利代理人，则申请人只要放手让申请案废案，就能有效阻止USPTO向下挖掘，之后若再就相同发明提出申请案，USPTO不一定能证明新案与废案是同人申请或属同人所有；反之，假设这类案件曾委任美国专利代理人，即使废案，USPTO仍可继续追查。
简而言之，USPTO相信，要求外国申请人及专利所有权人一律须委任美国专利代理人，将有助于减少这类弊端，让美国专利制度更能健全发展。
修法提案内容
此次修法提案，预定于既有的37 CFR 1.9条文新增(p)项，并修订37 CFR 1.31至1.33条文。主要会有以下变化：
(1) 新增37 CFR 1.9(p)条文，定义「居所」一词
简单二分法：自然人居所，指其合法常住地/永久居住地（permanent legal place of residence）。法人居所，则指其主要营业处所（principal place of business）。
若发明人即申请人，USPTO一般看ADS的Residence字段，要是没有ADS可参考，可能改以发明人宣誓书（含37 CFR 1.64替代声明）所录为准。而非以发明人作申请人者，USPTO通常会看ADS里Applicant Information字段的通讯地址。
ADS所载信息偶尔会不同于一起并送或先前所送文件内容，USPTO原则上会依最新的ADS所载数据下判断，但也不排除参考其他信息的可能，比方像是经公证的Patent Electronic System Verification表格、其他身分验证数据之类。
(2) 改写37 CFR 1.31及33(b)(3)条文，缩减无代理人适用范围
按现行规定，法人申请美国专利，需委托美国专利代理人处理，自然人申请人、自然人专利所有权人、法人专利所有权人，无论其居所是否在美国，皆不在此限。也就是即使是法人，也只规定法人申请专利期间需委任美国专利代理人，但拿到专利之后，就无强制规定。
可是若依提案文字修法，此一委任要求将延伸到领证前的外国自然人申请人，及领证后的外国自然人专利所有权人、外国法人专利所有权人。只要任一共同申请人、任一共同专利所有权人（含自然人及法人）居所不在美国，或申请人、专利所有权人为法人，就需委任美国专利代理人。
外国发明人申请人可先自行提交美国申请案及缴费，但新案送件之时或之后所提ADS及后续其他文件，含优先审查请求书、领证时的PTOL-85 B表，皆须委请美国专利代理人签字。
可能执行方式
依USPTO现行作业原则，无人署名或不当署名的文件，不纳入申请案或专利案卷官方纪录。有此前提，未来若依提案修法，遇有应委任美国专利代理人的案件，而修正答辩、ADS、IDS、Petition等文件欠缺美国专利代理人签名，即无法由USPTO正式列入案卷记录。当然，这项规定不适用依法应由特定人签署的文件，像是发明人宣誓书，依法仍须由发明人签字。
至于已领证的专利案件，以专利所有权人名义向USPTO送件时，可一并提示此一专利所有权人信息，因为要是程序上需USPTO考虑案卷中的这类文件，而文件非由美国专利代理人签字，在无法确认该案专利所有权人是否可自行送件的情况下，USPTO可不实质考虑问题文件。譬如，领证专利的年费未于规定官期内缴纳，也未及加缴滞纳金于宽限期内补救，随后专利所有权人虽提Petition欲请求复效，可是Petition没有美国专利代理人的签名，USPTO有可能因无法确认须否美国专利代理人签字，进而不加考虑、直接驳回。
USPTO提醒，无论是由申请人、专利所有权人、美国专利代理人向USPTO送件，都视为已依37 CFR 11.18(b)宣誓声明。而错误陈述申请人、专利所有权人居所，不会被认可是「在相关情境下合理核实后，当事人据其知识、信息、信念得出的最佳结论」（to the best of the party’s knowledge, information and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances），更白话一点说，也就是错误陈述相关人员居所可能被认定违反37 CFR 11.18(b)(2)规范，无论错误是否出自美国专利代理人，USPTO认为皆可依37 CFR 11.18(c)究责，可能后果包括程序中止。
初步回馈意见
初步观察，美国知识产权法协会（AIPLA）、美国知识产权所有人协会（IPO）两大组织都支持USPTO公告的修法框架。[2]
AIPLA提醒，多年来持续推动Global Assignment等专利事务跨国调合计画，希望USPTO最终修法方向不会与之冲突。同时AIPLA抛出数点议题，比方：建议让旅居海外的美国公民，保有自行于USPTO办理专利业务的弹性；美国个人申请人若与外国共同发明人合作，能否改为仅需由美国共同申请人代表，否则就是变相惩罚居住美国但选择与外国伙伴合作的美国发明人。AIPLA并吁请释明，37 CFR 1.31及1.33预定修改后条文，会否适用像是PGR、IPR之类的PTAB程序？以及，无论申请人居所在何处，只要满足申请日登录最低要求，即使未委任美国专利代理人，是否都可取得申请日？
IPO的意见书也提出类似疑虑，直言不建议申请日登录要件新增代理人委任规定，也就是，即使外国申请人、专利所有权人在新案送件之时，并未委托美国专利代理人处理，不应影响其申请日登录资格，也不应损及后续对应案的优先权主张基础。未来若USPTO确定朝此一方向修法，而外国申请人、专利所有权人应委托但未委托美国专利代理人，IPO建议于初审的补件通知如Notice to File Missing Parts，又或利用实质核驳或其他官函，提示此一新增规定。
另一个引发关注的是，美国专利年费（维持费，maintenance fee）缴纳，以及其他行政程序类作业，是否会获得豁免？有人认为，USPTO修法提案成本比较表，明示不含毋须法律咨询的服务项目，且括号内所举范例即专利年费缴费作业，或有可能（may or may not）并非此次修法提案想规范的业务内容。只不过，这一乐观解读是否正确？最终仍待USPTO释疑。
备注：
[1] Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner（90 FR 60594），请见https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/29/2025-23917/required-use-by-foreign-applicants-and-patent-owners-of-a-patent-practitioner。
[2] AIPLA意见请见https://downloads.regulations.gov/PTO-P-2025-0008-0009/attachment_1.pdf ；IPO意见请见https://downloads.regulations.gov/PTO-P-2025-0008-0010/attachment_1.pdf。
