回顾2024年美国的设计专利法案-1：LKQ案裁决背景及CAFC给予改变「显而易见性」的判断方式

2024年5月，CAFC在LKQ Corp. v. GM Global Tech案中全院联席做出了具有里程碑意义的裁决，推翻了已有40年历史的设计专利非显而易见性检测和判例法。LKQ案动摇了设计专利法的核心，并对已颁发设计专利的有效性以及获得新专利的能力提出了质疑。由于许多问题悬而未决，而且新的显而易见性检测的应用还需要解释，因此LKQ案造成的全面影响尚不清楚，或许将在未来几年内才会逐渐显现。

故北美智权报将分2期回顾此一影响重大的美国设计专利法案件，并于本期（372）优先介绍2024年度的LKQ案裁决，以及CAFC给予该案改变「显而易见性」的判断方式，并将于下一期（373）接续介绍美国加州南区联邦地方法院（S.D. Cal.）如何开始适用因应2024年美国LKQ案而生的新标准内容，以及说明USPTO针对LKQ案发布确立显而易见性的审查指南和以Decker案为例来论述PTAB如何采用LKQ案和Graham因素，并由在设计专利领域具丰富实务经验的笔者最后提供总结。

Rosen-Durling检测与其背景

在In re Rosen案件[1]中，Pace Collection公司于1978年2月7日提出一个俗称「咖啡桌」（low table）的设计专利申请案（图1左侧），说明书中叙明圆形桌面是透明（transparent）且三支桌脚是呈V或L字形弯折状，并在桌脚上段设置一可嵌合桌面之狭缝（slot）。然而，USPTO的审查人员提出四项先前技艺予以核驳。

首先，USPTO的审查人员先以图1右侧上方显示的2项先前技艺说明「圆形透明桌面」是习知的（well-known），并以图1下方左侧Des.240,185设计专利位置说明「V或L字形弯折状的桌脚」是习知的，再以图1下方右侧Des.183,617设计专利位置说明「桌脚上设置可嵌合桌面之狭缝」也是该领域所习知的。所以，USPTO审查人员认为Rosen的设计是将习知家具的构成元素重新组合而成，不具备可专利性；因此，专利申诉和抵触委员会（BPAI）维持USPTO审查人员的核驳意见。CCPA确定显而易见性分析中的主要引证（primary reference）之前技艺引证必须具有与请求保护设计「基本相同」的设计特征，清楚地指明「设计特征」系指「整体视觉外观」，而这主要引证也称为「Rosen reference」。

在Durling v. Spectrum Furniture Co.案[3]中，法院认为，对显而易见性的判定要求实际存在、并与请求保护的设计具有基本相同设计特征的主要参考设计，然后设定标准来判定是否存在透过相关的次要设计来改变主引用对于本领域技术人员来说是显而易见的。在此基础上，由于图２右侧显示被引用设计与图2左侧显示之要求保护的设计相比具有不同的视觉印象，因此被引用之设计也被认为不足以作为主要引证，被认为是要求保护的设计结论是不明显的。

Rosen-Durling检测需要透过两步骤流程来确定设计专利的显而易见性。首先，必须确定单一主要参考的设计特征与所要求保护的设计「基本相同」；其次，根据Durling案的规则[5]，可以使用其他参考文献来补充主要参考文献，前提是它们与主要参考文献「非常相关」，以至于某些装饰特征从一参考文献应用到另一参考文献将是显而易见的。这种严格的框架通常使得设计专利无效变得困难，因为挑战者必须找到与专利设计几乎相同的主要参考。

CAFC在LKQ案全院联席裁决中依据Graham因素提出改变「显而易见性」的判断方式

CAFC以最高法院先例的「灵活方法」和Graham因素取代了几十年评估设计专利非显而易见性的Rosen-Durling检测。CAFC在LKQ案案举行全院联席会议，推翻了评估设计专利非显而易见性「严格」的Rosen-Durling检测[6]，取而代之的是，裁定采用符合最高法院先例的「更灵活的方法」，包括KSR Int’l Co. v. Teleflex案[7]和Graham v. John Deere Co. of Kansas City案中的教导（Graham因素)[8]。用于评估设计专利显而易见性的Rosen-Durling检测要求：（1）确定与受质疑的设计权利请求「基本相同」的「主要参考」；（2）任何次要参考文献必须与主要参考文献「非常相关」，并会建议将次要参考文献中的特征应用到主要参考文献中[9]。

在35 USC第103条规定和最高法院先例的背景下分析Rosen-Durling检测，CAFC推翻了「过于严格」的Rosen-Durling检测。CAFC认为，最高法院的先例确立了评估非显而易见性的「灵活方法」。它发现Rosen-Durling检测的第(i)项的「基本相同」请求强加了「严格」请求，同样，CAFC发现Rosen-Durling检测第(ii)条中「非常相关」的要求是「不灵活的」，并且演变成一项「僵化的规则」，否认事实认定者运用「常识」的能力。CAFC的结论是，这些请求不符合35 USC第103条规定的法律架构和最高法院判例（包括KSR和Graham）案中规定的「显而易见的广泛标准」。

CAFC推翻了Rosen-Durling检测，随后制定了评估设计专利权利请求显而易见性的框架。法院认为，设计专利显而易见性分析应基于Graham因素来确定，而该因素目前仅适用于确定发明专利的显而易见性。并需要以下事实调查员来进行确定：

（1）类似先前技艺的范围和内容上，CAFC重申必须确定主要参考数据：主要参考不再需要与所请求保护的设计「基本相同」，如在被否决的Rosen-Durling检测中那样，但它将是与所请求保护的设计最接近的先前技艺，亦即，最接近的先前技艺设计视觉上与所主张的设计相似[11]。然而，它并没有「描绘出设计专利检测的完整和精确的轮廓。」

（2）请求保护的设计与先前技艺设计之间的差异：CAFC重申，所请求保护的设计视觉外观必须从所请求保护设计领域（制品）普通设计师的角度与先前技艺设计的视觉外观进行比较。

（3）普通设计者在请求保护的设计所属领域的技术水准：CAFC指出，这项完善的Graham因素从设计类似所请求设计的物品或产品的普通设计师的角度评估技能水平。

（4）请求保护的设计的显而易见性或非显而易见性：普通设计者是否有动机修改先前技艺设计以创建与请求保护的设计相同的整体视觉外观，同时也考虑任何辅助参考。CAFC确认，主要和次要参考文献不再需要「如此相关」，以至于表明参考文献间的特征应用（正如之前被否决的Rosen-Durlingr检测所请求的那样）。然而，虽然合并的动机不一定直接来自参考文献，但记录仍然必须支持为什么有动机合并参考文献的原因，并且没有事后诸葛亮的好处。通常考虑的共同因素包括普通设计师的经验、市场的需求、行业习俗以及什么是常见的装饰性等。

法院也认为，对显而易见性或非显而易见性的次要考虑同样适用于设计专利，应予考虑。因此LKQ案的裁决仍然给从业者、法院和USPTO留下了许多悬而未决的问题和巨大的不确定性。尽管CAFC根据Graham因素建立了新的显而易见性框架，但并未将这些因素应用于案件事实，并鉴于新的显而易见性框架将案件发回BPAI进一步审议。如果没有进一步的指导，LKQ案的灵活方法预计将导致增加在起诉过程中因显而易见性而被拒绝的情况，这将导致评估获得设计专利的可能性变得困难。此外，LKQ案对现有设计专利的有效性提出了质疑，这些专利现在可以更容易地在USPTO授权后以及在侵权诉讼中受到质疑。

备注：

责任编辑：卢颀

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。