延续北美智权报第201期文章，本次第202期将从第一个案例（编号2024-1616） — SMG案[1]开始介绍。本案因为地方法院对「透明度」一词的解释有误，因此CAFC撤销关于491专利及D930专利的侵权判决，并将D930专利侵权问题发回重审、撤销禁制令。
Smartened Manufacturing Group （SMG）, Inc. v. Opti-Luxx Inc.案件
CAFC推翻了陪审团先前认定Opti-Luxx的发光校车标志侵害SMG美国491专利的裁决。判决意见认为，任何理智的陪审团都不可能认定被告产品的框架实现了与权利范围相同的功能。基本原则是，事实认定者应先查阅专利的书面描述和说明书，以确定所请求保护组件的功能。但如果专利对该功能保持沉默或表达含糊不清时，则应藉助专家证词等外部证据，从本领域普通技术人员的角度进行判断。关于D930专利，CAFC认为地方法院对「透明度」一词的解释有误，并采纳了SMG专家证人对于一般观察者观点的证词。
背景
Smartrend Manufacturing Group（SMG）指控Opti-Luxx侵害了一项设计专利和一项发明专利：美国专利号11,348,491（491专利，如图７所示）以及美国设计专利号D932,930（D930专利，如图６所示），两项专利涵盖发光校车标志（如图4所示），由硬塑料外壳、LED灯板和带有黑色字母的黄色透镜组成。塑料外壳作为被控侵权产品的框架，与标志牌的其他部分不可分离。Opti-Luxx辩称，被控侵权产品上的黑色字母完全不透明，黄色透镜为半透明，光线可以穿过，但其后的LED灯板却无法清晰可见（如图５下方所示）。地方法院裁定SMG在这两项专利上均胜诉，驳回了Opti-Luxx的简易判决动议，并对Opti-Luxx发布了永久禁制令。
D930专利
D930专利请求保护「如图所示和所述的LED灯板装饰性设计」。在说明书中，D930专利指出「在正面视图和透视图中可见的斜向阴影线表示透明」。D930专利包含10幅图，其中三幅如图6所示。
美国设计专利申请专利范围系依据具体实施或应用其设计的物品界定申请人欲取得专利设计。通常情况下，他们使用线条图，以便将保护范围集中在设计的形状和结构上，而不是照片或数字影像中可能呈现的表面外观或纹理；但若是表面装饰的颜色、透明度或不透明度，是可以申请专利的。
当表面装饰构成设计的重要组成部分，或作为策略的一部分，即申请多项外观设计专利以追求同一设计的不同范围（一些专利请求保护表面装饰，而另一些则不请求）时，这样做可能很有意义。申请专利范围的形式必须写成「如图所示（具体实施或应用设计之所在的物品）之装饰性设计」，撰写在申请专利范围的物品名称应与设计名称的用词一致。申请人主要透过图面来展现产品的外观。
在SMG案中[4]，SMG对其LED灯面板的设计专利提起诉讼，被告为Opti-Luxx，经审判，Opti-Luxx被认定侵权。
请注意设计专利图中的斜线。虽然设计专利的范围主要由其图示界定，但标题以及「说明书」（尤其在本例中）也能起到一定作用。专利说明书解释说：「在正视图和透视图中可见的斜阴影线表示透明。」在审判中，对这些斜线阴影的解释是一个争点。尽管Opti-Luxx提出异议，但地方法院仍认定这些斜线阴影涵盖了透明和半透明两种情况，陪审团也正是基于此解释认定侵权。但在上诉中，这项认定在2025年11月的裁决中被推翻。CAFC指出，MPEP允许使用斜线阴影「表示透明、半透明以及高度抛光或反射的表面，例如镜子」[5]，并认为SMG在描述其斜线阴影时仅使用「透明」一词，明显缩小了其适用范围。
此处的权利范围仅限于具有透明性的表面。透明性与半透明性并非同义词，也不代表既透明又半透明[6]。由于地方法院对「透明度」的错误理解，CAFC撤销了侵权判决，并将案件发回重审。CAFC的裁决再次强调，在起草可能包含透明、半透明或反光表面的外观设计申请时，必须经过深思熟虑。
首先，也是最根本的一点，外观设计申请人应确信，主张透明度、半透明性或反光性符合战略利益，而不是忽略斜纹阴影线，对表面装饰漠不关心。
假设申请人确实想要使用斜线，根据CAFC的判决，明智的作法是完全省略对斜线的任何特殊描述。CAFC认为，本领域技术人员「从MPEP中应当知道，斜线可以表示透明、半透明以及高度抛光或反射的表面。」[7]因此，在说明书中描述斜线的用法是不必要的，反而可能导致其解释范围缩小，超出MPEP的广泛描述。如果申请人仍然认为描述斜线符合自身利益，则应考虑同时提及透明度和半透明度（以及高度抛光或反射，如果适用），以避免无意中造成狭义的解释。
第491号专利
- 一种用于直接安装在校车上的发光校车标志，该标志包括：
位于半透明面板正面或面板上的不透明字母；
不透明的后面板位于半透明面板的对面，与半透明面板间隔一定距离，从而在两者之间形成空间；
一种光源，包括多个LED，位于后面板附近的空间内，并指向标志的正面；
围绕半透明面板外围形成框架，从而构成标志牌的周边，用于将标志牌安装到校车上。
其中，半透明面板与LED之间透过间隔物隔开，从而在LED和半透明面板之间形成间隙；
其中，间隔件包围着LED，并沿着半透明面板的整个外围支撑半透明面板的背面；
其中，半透明面板的整个外围透过半透明面板与间隔件之间的密封密封件以防风雨的方式密封。[9]
地方法院将权利请求术语「框架」解释为「一个独立且不同的」部件。地方法院的解释是基于专利说明书中的内在证据。由于被控侵权产品不包含独立的框架，地方法院准予了关于字面侵权的简易判决动议，但驳回了关于等同侵权的简易判决动议。本案审理依据等同侵权理论，对该权利请求限定进行了审理。
在审判中，SMG的专家证人约克作证称，被控侵权产品的整合框架与491号专利中声称的框架功能相同，因为它「构成了用于安装在校车上的标志的周边」，尽管他也承认该框架不具备专利中所述的其他功能。Opti-Luxx辩称，这项让步对SMG基于等同原则提出的侵权理论是致命的，因为被控侵权产品的框架并未具备所需的功能。地方法院驳回了这一论点，并认定所需功能是一个事实问题，应由陪审团而非法院裁决。陪审团认定构成侵权，随后地方法院驳回了Opti-Luxx就491号专利提出的简易判决动议。
Opti-Luxx及时提出上诉 — 依据美国法典第28卷第1295(a)(1)条拥有管辖权。
备注：
- [1] Smartened Manufacturing Group （SMG）, Inc. v. Opti-Luxx Inc.（CAF, 2025/11/13）.
- [2] 图源：https://farm1.static.flickr.com/137/324000439_d28f5b8d7e.jpg。
- [3] 图源：USPTO 2021年10月12日公告的USD 932930设计专利。
- [4] 参见Smartrend Manufacturing Group (SMG), Inc. v. Opti-Luxx Inc., 2025 WL 3165603 (Fed. Cir.2025）。
- [5] 参见Manual of Patent Examining Procedure § 1503.02(II)。
- [6] 参见Smartrend v. Opti-Luxx。
- [7] 参见Id.(internal citations omitted)。
- [8] 图源：USPTO 2022年05月31日公告的USB 11348491发明专利。
- [9] 参见491 patent, col. 22 l. 51–col. 23 l. 6。
责任编辑：卢颀
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