从两案例看CAFC对设计专利中透明性的专利范围解读 – 1:美国专利审查程序手册规定介绍

叶雪美/北美智权报 专栏作家

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图片来源 : shutterstock、达志影像

美国设计专利保护的是产品外观,而非其功能。申请人主要透过图面来展现产品的外观。通常情况下,他们使用线条图,以便将保护范围集中在设计的形状和结构上,而不是照片或数字影像中可能呈现的表面外观或纹理。

本此北美智权报将在201-205期中,以两件案例说明,美国专利审查程序手册(MPEP)有关设计专利图式之规定、图式中具透明性的专利范围是否包含透明性、半透明性及不透明性等内容。

案例一是编号2024-1616的SMG案[1],在此案件中,因为地方法院对「透明度」一词的解释有误,因此CAFC撤销关于491专利及D930专利的侵权判决,并将D930专利侵权问题发回重审,并撤销禁制令。案例二是第六巡回法院的Think Green案[2],此案件向申请人提供一则警告 — 如果申请人不希望受限于所示表面的外观,则不应使用计算机生成的数字精描图。为了保护真正不受表面外观(尤其是不透明度)限制的设计,线条图是最佳选择。

因篇幅有限,于201期仅先介绍美国专利审查程序手册的规定。

MPEP对于设计专利制图的相关规定

专利审查程序手册(MPEP)1503.02 (II),表面阴影之说明,虽然37 CFR 1.152并未强制请求使用表面阴影,但在某些特定情况下,可能需要对图形进行阴影处理,以清晰地显示设计中3D表面特征和轮廓。表面阴影对于区分产品的任何开放区域和实心区域也是必要的(如图1所示)。但是,表面阴影不应应用于未请求保护的主题(以虚线表示),以免造成对权利请求范围的混淆。

图1. 没有阴影线呈现的3D物品[3]
根据MPEP的规定,表面阴影线用于「指示特征和轮廓」,包括「区分物品的任何开放区域和实心区域」。另一方面,法院指出,其他「法院曾裁定,当专利未明确规定限制条件时,换言之,当专利空白且不包含表面阴影时,专利权人有权获得最宽泛的合理解释」。例如,在第六巡回法院的一个较早案例中,法院认定,没有斜线的空白表面可以主张透明、半透明或不透明表面,或兼具以上所有特征[4]

 

设计专利申请图式中常用的两种阴影类型是直线表面阴影和点状阴影。单独使用或组合使用,它们都能有效地表现大多数表面的特征和轮廓(如图2所示)。

图2. 立体物品以阴影线明确表面特征[5]
提交的图纸中若缺乏适当的表面阴影,可能导致该设计不符合美国法典第35条第112款(a)项和(b)项的规定(或对于2012年9月16日之前提交的申请,则适用美国法典第35条第112款第一段和第二段的规定)。此外,如果表面形状在提交的公开文件中并不明显,则在提交后添加表面阴影可能构成新的内容。除用于表示黑色以及颜色对比的情况外,不允许使用纯黑色表面阴影,且必须使用斜线阴影来表示透明、半透明以及高度抛光或反射的表面,例如镜子。材料的对比可以透过在一个区域使用线条阴影,在另一个区域使用点描来表示。透过这种技术,请求项将广泛涵盖各种对比鲜明的表面,而不受颜色的限制。只要材料的外观与图面中所示的视觉外观没有可专利性的差异,权利请求也不会局限于特定材料。

 

依据《专利法施行细则》第1.84条有关图式标准的规定,其中(m)项说明阴影,如有助于了解发明又不会降低其可读性,则鼓励在该视图中使用阴影。阴影最好使用于透视图中显示的各个部分,但不适用于横断面。请参阅本节(h)段之第(3)项说明。最好以等距线条来表现阴影。这些线条必须很细,数量越少越实用,且须与图式中的其他部分形成对比。除非会彼此重迭或遮蔽参考文字外,可在物体阴影面使用粗线条以取代阴影。光线应来自左上方45度角处。表面轮廓应以适度阴影来表现为佳。图3是USPTO设计专利申请指南中关于黑白线图透明表面斜线阴影的范例。

图3. USPTO设计专利申请须知的斜线阴影范例[6]
备注:

  1. [1] Smartened Manufacturing Group (SMG), Inc. v. Opti-Luxx Inc.(CAF, 2025/11/13).
  2. [2] Think Green Limited v. Medela AG and Medela LLC.
  3. [3] 图源:USPTO2015年12月1日公告的USD744555以及2006年5月16日公告的USD520911设计专利。
  4. [4] 参见Transmatic, Inc. v. Gulton Indus., Inc., 601 F.2d 904, 912-13 (6th Cir. 1979)。
  5. [5] 图源:USPTO的设计专利申请须知的图式中以阴影线呈现表面特征之范例。https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent#drawingex
  6. [6] 图源:USPTO的设计专利申请须知的图式中透明材质呈现方式之范例。https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

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