美國一家長年處於虧損狀態的房地產公司Dewberry Group，幫同集團下約30家附屬公司的房產做管理出租，而侵害他人商標。美國地區法院和上訴法院判決認為，以被告獲利做商標損害賠償計算時，應將其另做房產管理出租的30家公司中的獲利都納入。然而，美國最高法院在2025年2月底推翻原判決，認為不能將上述提及同集團其他公司的獲利一起算入。
案件事實
Dewberry Engineers（Engineers）和Dewberry Group（Group）這兩家公司使用的商標都含有「Dewberry」。對於商標使用上可能產生的衝突，雙方曾於2007年簽署一保密協議，約定Group可繼續使用「Dewberry Capital」商標，但不可在建築和工程服務上使用「Dewberry」商標。然而，在2017年Group違反協議，開始將「Dewberry」商標使用於房地產開發業務，故Engineers指控Group侵害其商標[1]。
Group的老闆John Dewberry共擁有約30家的公司。這約30多家的附屬公司各自擁有一處用於出租的商業房地產，但都沒有員工實際執行出租業務。Group則是為這些附屬公司提供必要的服務，包括財務、法律、運營及市場行銷等，幫助這些公司從擁有的房地產中獲取租金收入。但這些租金收入是記錄在附屬公司的帳冊上，而Group本身僅收取事先約定的服務費。然而，這些服務費顯然低於市場價格。根據報稅記錄，Group已連續虧損數十年，其運營僅能依賴老闆John Dewberry本人不定期的現金資助。但這些30多間的附屬公司已為Group累積數千萬美元的利潤[2]。
地區法院認定Group確實構成惡意侵權，故以被告侵權所獲利潤（defendant’s profits）作為賠償金。但上訴法院決定將Group及其附屬公司「視為單一法人實體」，而將附屬Group的公司從房地產業務獲得的利潤都計算在內，最終判決Engineers可獲得近4,300萬美元的賠償。上訴法院維持跟地區法院一樣的判決，但有一位法官提出不同意見[3]。最高法院受理該案，於2025年2月26日做出全體一致判決。
法條中「被告利潤」中的被告
美國《商標法》第1117條(a)乃侵權損害賠償之規定：「原告…有權獲得：（1）被告的利潤（defendant’s profits）、（2）原告因侵權所遭受的損害、（3）訴訟費用。…在評估損害賠償時，法院可以根據案件具體情況，判決原告獲得超過實際損害金額的賠償，但最高不得超過三倍於該金額。如果法院認為基於利潤計算的賠償金額過低或過高，則可依據案件情況，酌情判決一個合理的金額。無論適用上述哪種情況，該金額均應被視為補償，而非懲罰。[4]」（下稱第1117(a)條）
Kagan大法官撰寫的全體一致意見認為，第1117(a)條規定的是原告可獲得「被告的利潤」，故法院只能判決與「被告」本身相關的利潤。而「被告」一詞應當按照其通常的法律含義理解，即指向其尋求救濟或賠償的當事人，在本案中就只有Group。Engineers選擇不將Group的附屬公司列為共同被告。因此，30多間附屬Group的公司利潤並不屬於「被告的利潤」[5]。
揭穿公司面紗原則？
最高法院認為，美《公司法》原則並不會將附屬公司的利潤轉化為被告的利潤。若法律明文規定，將Group所有附屬公司視為「單一法人實體」，則可以擴大解釋「被告」一詞。然而，若沒有明文規定，根據美《公司法》的長期確立原則，分別設立為法人實體的組織應被視為獨立的法律主體，擁有各自的法律權利和義務。即便這些公司因擁有共同所有人而存在關聯，這一原則仍然適用[6]。
法院在某些情況下可以「揭穿公司面紗」（piercing the corporate veil），特別是在防止公司形式被濫用以掩蓋欺詐行為時。但Engineers承認其從未試圖提供必要證據來主張揭穿公司面紗。因此，仍須遵守公司法律形式。而這一要求也與聯邦《商標法》的文本一致：「被告的利潤」就是指被告的利潤，而不是被告及其附屬公司的總和[7]。
以「合理金額條款」作為裁量依據？
Engineers另外主張，法院可以依據聯邦《商標法》第1117條(a)中的另一句話而納入Group附屬公司的利潤 — 第1117條(a)後面寫道：「如果法院認為基於利潤計算的賠償金額過低或過高，則法院可依據案件情況，酌情判決一個合理的金額。」其被稱為「合理金額條款」（just-sum provision）[8]。
Engineers認為，該規定允許法院在初步評估「被告利潤」後，再行判定是否應適用不同的金額，以更準確地反映「被告的實際財務收益」。Engineers主張，在這「第二步」的評估過程中，法院可以將關聯企業的利潤作為「相關證據」加以考量[9]。
然而，最高法院指出，地區法院並未依據「合理金額條款」作出裁決。相反，它是在計算條文中的「被告的利潤」時，直接將Group及其附屬公司「視為單一法人實體」[10]。而美國第四巡迴上訴法院判決是維持地區法院對法條的適用與計算，認為在具體情況下，忽略關聯企業的法人獨立性是合理的，也沒有討論合理金額條款[11]。
最高法院認為，由於「合理金額條款」在本案中並未被用作判決依據，因此，它不能作為支持4,300萬美元賠償判決的法律依據[12]。
發回後仍可討論合理金額條款
最高法院最後強調，其判決只是根據「被告利潤」進行解釋。並未對Engineers主張的「合理金額條款」作出解釋。其指出，「下級法院是否（或如何）原可引用該條款，不在審理範圍。而且，在案件發回後，在權利喪失規則（forfeiture rules）的影響下，Engineers是否仍可主張「合理金額條款」，我們也未表示意見[13]」。
其次，美國政府法庭之友[14]意見認為，即使法院未依據「合理金額條款」的情況下，仍可在被告稅務或會計記錄以外，考量「交易的經濟現實」，認定被告的「實際財務收益」。最高法院最終指出，「是否接受政府的建議，將由下級法院決定[15]」。
備註：
- [1] 請參考楊智傑，違反商標和解協議導致要賠償子公司所獲利益？美國第四巡迴法院Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案，北美智權報，340期，2023.9.6。
- [2] Dewberry Grp., Inc. v. Dewberry Eng’rs Inc., No. 23-900, 2025 WL 608108, at *2 (U.S. Feb. 26, 2025).
- [3] Id. at *3.
- [4] 15 U.S.C. § 1117(a).
- [5] Dewberry Grp., Inc. v. Dewberry Eng’rs Inc., No. 23-900, 2025 WL 608108, at *3.
- [6] Id. at *3.
- [7] Id. at *4.
- [8] Id. at *4.
- [9] Id. at *4.
- [10] Id. at *4.
- [11] Id. at *4.
- [12] Id. at *5.
- [13] Id. at *4.
- [14] 美國「法庭之友」制度簡介，司改雜誌第93期，2012/12/30。
- [15] Id. at *4.
責任編輯：盧頎
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