以英文文字組合申請商標時，應注意與前申請商標間是否有混淆誤認之疑慮；否則即使獲准，未來會遭他人依《商標法》的異議或評定程序而撤銷。本文意在介紹《智慧財產法院107年度行商訴字第17號行政判決》（107-17案）所揭示的「外觀、讀音、與觀念」三位分析法，適用於判斷商標是否近似。
背景
107-17案涉及商標評定程序。系爭商標為「Tutor Well最好的線上家教網及圖」商標﹝圖1（a）﹞，其所指定服務類別包括第41類的「教育服務」。評定申請人以違反《商標法》第30條第1項第10款、第11款及第12款等規定為理由，而所佐證的據爭商標有「TutorABCjr」與「TutorABC」商標﹝圖1（b）與（c）﹞。
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| （a）系爭商標 |  |
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| （c）「TutorABCjr」商標 | （b）「TutorABC」商標共四件 |
圖1. 107-17案相關商標；圖片來源：判決附圖
經智財局認定評定不成立，而評定人尋行政救濟程序，上訴至智財法院。智財法院認為有違反《商標法》第30條第1項第10款與第11款前段等規定，故撤銷原評定處分。
基本法律原則
《商標法》第30條第1項第10款，商標如「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標」，而「有致相關消費者混淆誤認之虞」時，不得註冊。
根據《混淆誤認之虞審查基準》[1]，為「判斷二商標間有無混淆誤認之虞」，有8項參考之因素，包括：（1）商標識別性之強弱；（2）商標是否近似暨其近似程度；（3）商品 / 服務是否類似暨其類似程度；（4）先權利人多角化經營情形；（5）實際混淆誤認情事；（6）相關消費者對各商標熟悉程度；（7）系爭商標申請人是否善意；（8）其他混淆誤認因素。
智財法院對「兩造商標之近似程度高」的審查基準係從2012年7月1日施行的《混淆誤認基準》（舊版本）所推導而得。舊版本基準仍屬司法實務見解而具參酌意義。
根據舊版本基準，智財法院指出於「判斷商標是否近似」時，「商標之較為顯著部分，雖常是消費者所關注或事後存留在其印象中者，但判斷商標近似時，仍應以整體觀察為依歸」，而「從商標外觀、讀音、觀念等判斷，是否已達可能混淆之程度」。
「商標是否近似」分析法
分析上，智財法院先解析據爭商標，其觀察該些商標圖樣為「由左至右由彩色字體略經設計之橫書英文『TutorABC』及『TutorABCjr』所構成」，且有「英文字母『O』右側掛置一單邊耳掛式耳機麥克風」、「英文字母『C』之右側缺口結合地球橢圓圖形」、與「加大英文字母『j』」等設計，但該些設計的變化「尚屬細微，整體予人寓目印象仍可清晰辨認其為共通之『Tutor』分別結合『ABC』、『ABCjr』等英文字母所組成」。
智財法院再分析系爭商標，並認為其「主要係由『Tutor』為首而與「Well」組合而成，其中字母O及Well字尾再分別輔以地球及耳機圖樣裝飾」，故與據爭商標等「以『Tutor』為首結合其他字詞，並以地球圖及耳機圖樣裝飾等一致」。
基於對據爭商標與系爭商標的理解，智財法院認為二者「在外觀、讀音、甚至觀念上均極為近似」。
理由一是「『Tutor』英文詞彙已成為二商標之主要識別部分」，故該些商標於「視覺感受上之繁簡差異性不大，而整體外觀予人寓目印象極為相似」。
理由二是「二商標起首英文詞彙皆為『Tutor』，念讀均相同，則二商標即使因有字尾『ABC』、『ABCjr』與『Well』差異，致依文字排列順序之讀音有所差異，然整體連貫唱呼讀音差異性可謂不大」。因此，「二商標讀音亦相彷彿」。
理由三是「二商標主要識別部分為起首『Tutor』英文詞彙，而『Tutor』英文詞彙有中文『家教』、『家庭教師』或『私人教師』之意，以現今英語教育普及，國人普遍至遲自中學時期即學習英文背景而論，尚難認其屬艱澀難懂之英文詞彙」，故該等據爭等商標「即傳達有予消費者為提供與英文『家教』、『家庭教師』或『私人教師』相關服務之意」，但系爭商標「Tutor Well」則「傳達優良家教之意」，其「亦在呼應提供英文『家教』、『家庭教師』或『私人教師』之意涵」。因而，「二商標予相關消費者之觀念，亦屬相近」。
因此，智財法院認為考量「二商標之外觀、讀音、觀念均相仿，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨」，如果二者「標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源之系列服務」，故「應屬構成近似程度高之商標」。
三位分析法示範案例
以《智慧財產及商業法院113年度行商訴字第12號行政判決》（113-12案）提到的「FASTSIC」商標為例。該商標申請人實際標示於電子元件產品表面，則若以「fastSiC」申請商標，是否有與前商標混淆誤認之虞，其分析可由107-17案獲得借鏡。
假設「fastSiC」商標指定於第9類商品，例如半導體製造用零件。則有兩件指定於同類商品的商標值得考量：（1）「Fastex」（註冊日為1999年11月16日），其所指定的商品包括積體電路腳座；（2）「FAST FUEL」（註冊日為2018年1月1日），其列舉電腦、磁碟機、電腦記憶體、中央處理機等商品。
首先，「Fastex」與「FAST FUEL」等商標與「fastSiC」所指定者屬於類似商品應不難理解，因為皆落入半導體商品。另由於相關資訊的限制，以下僅討論「商標是否近似」因素。
107-17案所涉及的「Tutor Well」對上「TutorABC」或「TutorABCjr」，其類似於「fastSiC」對上「Fastex」或「FAST FUEL」的情境。理由有二：（1）該等商標皆可拆解成兩個部分，且前段部分為常用英文單字，即「tutor」與「fast」；（2）該二案之各相關商標後段與前段字串長度近似，即「Well」對上「ABC」或「ABCjr」、與「SIC」對上「ex」或「FUEL」。因而，107-17案就商標間是否近似判斷方式有參考價值。
在107-17案中，「Tutor」被視為主要識別部分是因該單字的意思（即家教等）強烈到可引導解釋商標整體的意義。本文另認為該解釋上的主導性也和相關商標所指定類別為教育服務有關[2]。參考107-17案原則，於檢視「fastSiC」與「Fastex」或「FAST FUEL」間近似性問題時，因為該等商標皆指定於半導體元件，可將「fast」彰顯而成主要識別部分，進而考量半導體元件有運作速度高是一般消費者的期望，故「fast」可代表元件運作快速的性質。
不過，可爭執者為「整體連貫唱呼讀音差異性」是否讓該些商標「讀音亦相彷彿」」。從音標發音的角度，至少「Fastex」讀起來可相仿於「fastSiC」，因為「ex」的「x」其音標為 / eks / 而有 / k / 音標，近似於「SiC」的「C」音標發音/k/。
因此，「fastSiC」商標有違反《商標法》第30條第1項第10款之可能，而有不予註冊問題。即使該等商標有准予註冊，仍無法避免之後遭到異議或評定而被撤銷風險。商標申請人或可著重「fastSiC」商標的設計部分，藉文字或圖示設計來與前申請文字商標有所區別。
備註：
責任編輯：盧頎
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