台灣《專利法》第58條規定專利權範圍以請求項為準，且准予請求項的解釋「得審酌說明書及圖式」，但排除「摘要」為解釋用參考。相對於「得審酌」說，歐洲專利實務於可專利性審查過程中，針對請求項解釋是否應審酌說明書與圖式，則有「應總是參酌」（shall always be consulted）說。本文在介紹誕生該觀點的案件，即歐洲專利局（EPO）「擴大上訴委員會」（Enlarged Board of Appeal）於2025年所宣布的G 1/24案[1]。
背景
系爭歐洲專利第3,076,804號名為「具有熱量分散包覆材料之加熱式氣膠產生物質」（heated aerosol generating article with thermal spreading wrap），其權利人為Philip Morris Products S.A.。G 1/24案涉及舉發（opposition）程序，舉發人為Yunnan Tobacco International Co., Ltd，而引證案為歐洲專利第2,368,449號。
EPO舉發單位認定系爭專利符合《歐洲專利條約》（European Patent Convention, EPC）的新穎性與進步性規定。舉發人不服而上訴，但爭議僅有新穎性。
系爭請求項1為上訴目的之版本為：
「（a）一種加熱式氣膠產生物質（heated aerosol-generating article），其用於電動型氣膠產生器（electrically-operated aerosol-generating device），包括一加熱元件（heating element）；
（b）該氣膠產生物質包括一氣膠成形基底（aerosol-forming substrate）；
（c）在其中，該氣膠成形基底包括一具有氣膠成形材料（aerosol-forming material）的聚集層（gathered sheet），該聚集層受一包覆材料（wrapper）所侷限（circumscribed）；
（d）該包覆材料受一具有導熱材料（thermally-conductive material）的層從徑向而圍繞（radially encircled），該包覆材料為該具有導熱材料的層，該導熱材料做為一導熱式火焰阻隔物（thermally conducting flame barrier），其係為了分散熱及舒緩風險，該風險即使用者將一火焰應用於該氣膠產生物質以點燃該氣膠成形基底」。
關鍵用詞是「聚集層」。專利權人主張表面文義解釋（權利範圍窄），但舉發人認為應依系爭專利說明書的定義為準（權利範圍廣）。若採專利權人主張，則系爭專利即有新穎性；反之則否。
審查本件上訴的「技術上訴委員會3.2.01」（Technical Board of Appeal 3.2.01），即為G 1/24案的「洽詢委員會」（Referring Board），其認為請求項解釋的方法會影響新穎性判斷，故委請「擴大上訴委員會」進行法律原理解釋。
請求項解釋的法律基礎
洽詢委員會所面對的法律依據，其來源有兩類。
第一類來自EPC第69條「保護範圍」（Extent of Protection），其第1項為「歐洲專利或歐洲專利申請案所授予的保護範圍應由請求項所決定。儘管如此，說明書與圖式應用於解釋請求項」。
再搭配《議定書》第1條，其規定「第69條不應該解讀成意指，於理解歐洲專利所授予的保護範圍時，應根據請求項所使用的措辭，而以其嚴謹且文義上的意義所定義者為準。第69條也不應視作的意思為請求項僅做為一種指引，且係從熟知此技藝者的角度考量說明書與圖式，而可將所實際授予的保護延伸至專利所有人所盤算者。反而是，第69條應解釋為其乃定義介於該些極端間的立場，而結合對專利所有人的公平保護、及讓第三方享有合理程度的法律上確定性」。
第二類為EPC第84條「請求項」（Claims），其規定「請求項應定義所欲請求保護的標的物。該等請求項應清楚與簡潔，並且為說明書所支持」。
G 1/24案的法律問題
洽詢委員會以2024年6月24日的中間裁決，向擴大上訴委員會請示回答三項法律問題：
（1）問題1：當依EPC第52至57條檢視發明的可專利性時，是否應將EPC第69條第1項第2句與《EPC第69條解釋議定書》（Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC）第1條適用於專利請求項解釋？
（2）問題2：當為檢視可專利性而解釋請求項時，得否查閱說明書與圖式；而若是，則是一般而言得查閱，或僅在熟知此技藝者認為請求項於單獨解讀時有不清楚或語意模糊的情況下，才得查閱？
（3）問題3：當為檢視可專利性而解釋請求項時，若使用在請求項的用語係明確在說明書內給定其定義或相似資訊，則得否忽略該定抑或相似資訊；而若是，則在何種狀況下得忽視。
關於問題1，洽詢委員會確認判例法顯示分歧的路線，可歸納為三類：（1）於根據EPC第52條至第57條評價發明的可專利性時，將EPC第69條與《議定書》第1條做為解釋專利請求項的法律基礎；（2）將EPC第84條做為法律基礎；（3）並未明確指出哪個EPC條文做為法律基礎。
關於問題2，洽詢委員會亦確認有分歧的見解存在判例法中，分兩派：（1）委員會僅在熟知此技藝者於單獨閱讀請求項時會認為該請求項屬不清楚或語意模糊時，才會於解釋請求項以評價可專利性時，查閱說明書與圖式；（2）委員會當為評價可專利性而解釋請求項時，一直都會參閱說明書和圖式。
關於問題3，擴大上訴委員會並未受理該問題，因而表示其不須討論洽詢委員會的見解。理由是問題3是為問題2所涵蓋，因而在擴大委員會將回答問題2的考量下，問題3的答案對洽詢委員會在就本件上訴做出處分而言是不需要。
擴大上訴委員會對請求項解釋方法的最終決議是：請求項為起始點、且做為基礎，以根據EPC第52至57條評量發明的可專利性；而應總是參酌說明書與圖式以解釋請求項的情況是，當評估EPC第52至57條所定的發明可專利性，而不僅在熟知此技藝者單獨閱讀請求項時會認為有不清楚或語意不明時才為之。
理由一：EPC未提供任何基礎
問題1涉及EPC為解釋請求項所提供的法律基礎，而有兩派立場，一是以EPC第69條與《議定書》第1條為法律基礎（例如G 2/88、G 6/88等案件所示），另是採EPC第84條（例如G 2/12案），不過擴大上訴委員會指出相關前案例並未將法律基礎做為該案爭議。
擴大上訴委員會認為對於可專利性評估時的請求項解釋，無論是EPC第69條與《議定書》第1條、或EPC第84條皆無法全然做為法律基礎。
首先，EPC第69條與《議定書》等可爭執者為其僅涉及在國內法院與單一專利法院（Unified Patent Court，UPC）的侵權訴訟，此結論有EPC第69條與《議定書》的用語、該些條文的起草歷史、且第69條所位在的EPC第3章名為「歐洲專利與歐洲專利申請案的影響」（Effects of the European patent and the European patent application）等資訊可推得。
其次，以EPC第84條做為請求項解釋的法律基礎亦遭批評的原因是，該條說明專利說明書的內容、本質屬形式上的、並且未提及發明或提供如何解釋請求項的指引，而該條所設定者僅包括對撰寫者說明請求項需要有什麼內容、及對EPO提點其應如何決定請求項是否已滿足該法條的目的。
理由二：其他法源
擴大上訴委員會認為考量EPC條文，其於評估可專利性時的請求項解釋，並無給定明顯的法律基礎，因而對於問題1，嚴謹且正式的答案是「沒有」，但其仍可對該爭議提出一些指引。主因是可從既有的判例法攫取相關請求項解釋原則。
參酌洽詢委員會的中間裁決，擴大上訴委員會得到兩個原則：（1）請求項是起始點與基礎，以用於根據EPC第52條至第57條評估發明的可專利性；（2）於解釋請求項時，「總是有提到」（always referred to）說明書與任何圖式，而非僅在不清楚或語意不明的時候才為之。
擴大上訴委員以第二項原則做為問題2的回應，並強調此觀點同為UPC上訴法院所採。
備註：
責任編輯：盧頎
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