近日外傳台積電遭前高階主管將相關製程技術營業秘密攜往美國。雖然台積電已通報台灣執法單位開始偵辦，但事實上，台積電亦可選擇在美國興訟，因為美國法律保護外國廠商的營業秘密。經由上述事件，本文欲介紹一件兩造主要當事人皆為台灣廠商的美國營業秘密侵害糾紛案。
從專利戰打到營業秘密訴訟
近年，「醫療器材」成為台灣生物技術新興產業之一。其中，血糖檢測器材與糖尿病試紙是主要出口產品。在競爭的環境中，引發智慧財產權爭議是可預見的。在《智慧財產法院98年度民專訴字第65號民事判決》（泰博案）中，TTC公司控告OKBC公司侵害其新型專利第M262706號「電化學生物感測試紙」，即。TTC另於2012年在美國對OKBC提起專利侵權訴訟。
在TTC的專利訴訟中，還有一位第三人美國公司DDI是TTC的客戶。根據《智慧財產法院98年度民專抗字第17號民事裁定》，OKBC將其侵權血糖試片產品供應給DDI，並保證該試片產品可相容於TTC之血糖測試機。泰博案後因系爭新型專利被認定為不具進步性，即所請發明與習知技術比較而言屬熟知此技藝者能輕易完成者，以致TTC敗訴。另雙方在美國的訴訟後來以和解收場[1]。
值得注意者是，TTC曾在2012年於美國北卡羅萊納州法院對OKBC提起民事訴訟，而請求權之一為OKBC的營業秘密侵害行為，違反州法（N.C. Gen. Stat.）§66-152與§66-153。雖該訴訟案件於2016年經雙方和解而落幕[2]，但留下同年的TaiDoc案[3]揭示相關侵權歷史。
TTC與DDI之合作
TTC為血糖儀製造商，於2005年起與DDI合作，並由DDI獨家經銷其生產之血糖儀。不過，TTC的血糖儀係使用DDI的商標「Prodigy」來作為其儀器名稱。2006年3月1日，TTC與DDI正式簽訂獨家銷售合約，由DDI獨家在美國銷售「Prodigy」血糖儀。該獨家銷售合約有保密條款，即合約第17條第1項規定「雙方認知在履行合約義務的過程中，其會收到對另一方而言屬機密的且有價值的資訊。雙方同意除非是為了履行本合約，其不會利用該資訊，以及雙方同意不會將該資訊揭露給第三方」。
為讓血糖儀得以進口美國並在美國銷售，製造商或代理商必須向美國藥物暨食品管理局（FDA）呈報510(k)表單[4]。根據FDA CFR 21 § 807.92(a)，510(k)表單會記載血糖儀的相關技術資訊。在簽署獨家銷售合約之前，TTC曾以DDI為名義向FDA呈報兩次510(k)表單，而該二份表單於2006年7月間為FDA所認可。TTC主張該二份表單中的資訊為機密資料。另在合約簽署後，TTC再以DDI為名，於2007年10月間向FDA呈報第三件510(k)表單。
DDI與OKBC之合作
2007年9月間，DDI開始評估外找其他公司生產「Prodigy」血糖儀。最後，DDI選擇OKBC為合作對象。雖然OKBC知道TTC是DDI的「Prodigy」血糖儀製造商，但OKBC主張其不清楚二者間契約義務。與DDI接觸初期，OKBC並未生產血糖儀。而後，DDI先將TTC的血糖儀寄給OKBC。2007年9月17日時，OKBC回覆其可生產相同產品。
幾天後，OKBC再次詢問DDI而希望能有更多血糖儀樣品供研究參考，並且希望獲得電路圖、流程圖、編碼資料與語音記憶體大小等資訊。在同一次詢問中，OKBC表示希望能修改血糖儀的外觀，以有別於TTC的產品。
營業秘密侵害行為
根據OKBC要求，DDI寄送更多血糖儀樣品給OKBC，並且提供編碼資料。DDI又提供更多文件，而該文件上面有標記TTC的機密資料 — TTC指控OKBC利用這些機密資料來開發血糖儀。
侵害起源
2007年9月26日時，OKBC聯繫DDI，並表示其不清楚產品中的編碼表，故要求DDI提供編碼卡及相關參數。因而，DDI將TTC製程資料提供給OKBC，而TTC主張該些資料具機密性並屬於其營業秘密。之後，OKBC仍繼續要求DDI提供TTC的編碼表，並甚至曾指導DDI應如何向TTC索取其所需要的技術資訊。同時，OKBC亦向DDI詢問TTC產品的報價資訊。
OKBC和DDI在2007年底曾互相拜訪，並舉行相關會議討論未來的商業合作。終於在2008年4月23日，雙方正式簽約，由OKBC專門供應血糖儀給DDI。2008年7月間，DDI確認將進口OKBC所製造的血糖儀，且該血糖儀的進口依據是前述的第三份510(k)表單。2008年至2014年之間，DDI和OKBC等皆未向FDA呈報新的510(k)表單。2008年8月起，OKBC開始供應試紙，但其血糖儀還未研發完成。因此，DDI又接觸HLC公司以協助生產「Prodigy」血糖儀，此情況為OKBC所知悉。三方在2008年間曾共同討論研發血糖儀事項。最後，DDI指示HLC研發免調碼血糖儀，而此類機器和TTC生產的血糖儀相同。DDI另要求OKBC發展語音型血糖儀。
2008年8月，該三份510(k)表單終獲得FDA認可，而DDI將該份表單轉傳給OKBC和HLC，並指稱相關技術資訊都揭露在表單中。終於，OKBC於2008年11月26日開始提供語音型血糖儀，而HLC則在同年12月16日起供應免調碼血糖儀。然而，DDI仍持續從TTC處採購試紙，直到同年12月8日為止。
因要證明510(k)表單，侵害事件爆發
因為該三份510(k)表單是OKBC血糖儀的進口依據，DDI必須證明OKBC和TTC試紙相同。如果二者所用的化學原理不同，DDI必須呈報新的510(k)表單。但DDI不願意這樣做，因而在2009年1月要求OKBC配合填寫「供應商更換」表單。TTC主張OKBC在該表單中聲明其血糖儀和試紙產品是相同於TTC。但對此，OKBC的代表人表示，二者產品無論在試紙用的化學原理或儀器用的演算法等，皆是不相同的。另在1月期間，OKBC已得知DDI與TTC間的保密約定。因此，TTC主張OKBC竟然繼續利用其機密資訊，研發血糖儀及試紙，並用於準備相關資料，以在同年3月間協助呈報510(k)表單。
針對2011年8月間DDI所呈報的510(k)表單，OKBC以TTC所製作的風險評估報告來作為呈報資訊的基礎。該評估報告是OKBC要求DDI提供的，且該報告上有保密聲明，即「本文件內的資訊屬營業秘密、且具機密性。本檔案的內容在未經TTC的書面同意下，不得以任何方式複製，也不得於公司或主管機關之外流通」。
TTC主張OKBC於2012年3月間利用其機密資訊來回覆FDA的質詢。另在2012年12月間，就前述FDA所認可之三份510(k)表單（TTC藉DDI名所申請者），DDI將該表單的所有人轉讓給OKBC。
系爭營業秘密範圍
北卡羅萊納州法院所界定之系爭營業秘密涉及TTC血糖儀的電路圖、流程圖、編碼資料或演算法、語音記憶體大小、相關實驗或測試數據與血糖儀產品報價等資訊，其記錄於TTC的內部文件或呈報給FDA的文件。該些資訊因屬技術、程式或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而亦為台灣《營業秘密法》所保護標的。
其次，以技術資訊為例，該些資訊應符合營業秘密三要件。血糖儀乃醫療器材的重點產品，故用於生產血糖儀的技術資訊應具經濟價值。相關實驗數據或測試數據也一樣，因為該些數據是取得合法銷售許可證的基礎。另數據資料可能揭示實驗或檢測方法 — 可能非屬於一般公開的科學知識可得，而是產生於許可證申請人或相關器材製造商等與主管機關間討論之結果。此外，TTC亦能舉出研發或實驗花費，以佐證系爭營業秘密的價值。
即使TTC將技術文件交給DDI，但因雙方簽有保密協議且文件上有保密標示，故該技術文件應有秘密性及滿足合理保密措施。另就呈報給FDA的文件，相關資訊因FDA內部作業的資訊保密機制而仍維持秘密狀態[5]。
還原工程抗辯之不能
「還原工程」，係「指對一項產品進行拆卸、測量、分析、研究，以獲得該產品之相關技術資訊」，而若「第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，以『還原工程』方式取得同樣之營業秘密，此為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭行為」[6]。
近期最高法院於110年度台上字第3193號刑事判決中表示：「第三人如主張所取得之資訊（營業秘密），可以透過還原工程而輕易得知，即應究明其是否以合法方式為之，倘若是透過不正當方法取得資訊，縱該資訊確可透過還原工程而輕易得知，仍屬營業秘密保護之標的，以符營業秘密法之立法意旨」。
系爭資訊不是靠取得TTC血糖儀進行還原工程所能輕易得知，此由OKBC不斷透過DDI去索取TTC的技術文件得證。況且相關實驗或測試數據不可能透過公開管道取得，而OKBC僅能透過DDI公司以不正當方法獲得，故OKBC不能主張還原工程抗辯。因此，系爭資訊無論是全部或部分皆為營業秘密。
備註：
- [1] https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=6ec443c2-1ac3-47e0-9930-20e9b8ed3dcc。
- [2] https://www.okbiotech.com/en/2-2603-0/news/OK-Biotech-and-Taidoc-Technology-signed-a-settlement-agreement-of-the-lawsuit-on-31st-May-2016-Please-refer-to-the-Market-Observation-Post-System-for-more-information-id34733.html。
- [3] TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co., No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425 (N.C. Super. Mar. 28, 2016).
- [4] FDA 510(k)表單。
- [5] Ping-Hsun Chen, Trade Secret Protection on Technical Information in a Premarket Notification Submission for a Medical Device After TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co., 36 Biotechnology Law Report 93 (2017).
- [6] 智慧財產法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決/理由/貳/三/(二)/1/(1)。
責任編輯：盧頎
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