林杜 / 永信藥品法規處專員
連接詞 consisting of 將專利範圍排除了其他成分的存在。在專利審查過程中，發明人所提出的任何解釋、闡述或限定都是相關的，因為專利範圍解釋的作用在於捕捉已被揭示、描述並獲得專利的實際發明範圍。Alkem 公司刻意使用了微量的丙二醇意圖規避 Azurity 公司的專利，然而，法院對事實的認定超出了 Alkem 公司的預期。你以為的迴避不是迴避，你放棄的東西要不回。
案件背景
此案涉及美國專利號10,959,948（簡稱 ‘948 專利），該專利關於一種治療困難梭狀芽孢桿菌感染的「萬古黴素（Vancomycin）」非無菌口服液劑型 。相較於膠囊或注射劑，這種飲用型液體藥物對於兒童與老年患者來說更易於吞嚥且風險較低 。
Azurity Pharmaceuticals（「Azurity 公司」）於 2018 年獲准了一項 vancomycin hydrochloride 的口服溶液名為 FIRVANQ KIT 的藥證[1]。隨後Alkem Laboratories（「Alkem 公司」）提交 ANDA（簡略新藥申請），但被指控侵權美國專利第’948 專利。最後聯邦巡迴上訴法院維持地方法院判決，判定未侵權。[2]
’948 專利的請求項 5 具有代表性，可以參見以下中、英文專利說明書片斷：
- A non-sterile stable liquid formulation formulated for oral administration, consisting of:
a buffering agent, wherein the buffering agent is selected from the group consisting of citric acid, sodium citrate, sodium tartarate, sodium acetate, sodium carbonate, sodium polyphosphate, potassium poly phosphate, sodium pyrophosphate, potassium pyrophosphate, disodium hydrogen phosphate, trisodium phosphate, tripotassium phosphate, sodium acetate, potassium metaphosphate, magnesium oxide, magnesium carbonate, magnesium silicate, calcium acetate, calcium glycerophosphate, calcium chloride, calcium hydroxide, calcium lactate, calcium carbonate, calcium bicarbonate, and calcium salts,
water,
a sweetener,
a preservative, wherein the preservative is selected from the group consisting of sodium benzoate, parabens, benzoic acid, potassium sorbate, benzyl alcohol or salts thereof,
vancomycin hydrochloride, and
flavoring agent,
wherein the non-sterile stable liquid formulation is homogenous and stable for at least 1 week at ambient and refrigerated temperature and has a pH of 2.5–4.5.
- 一種為口服給藥而配製的非無菌穩定液體配方，由以下所組成：
一緩衝劑，其中所述緩衝劑係選自由以下所組成之群組：檸檬酸、檸檬酸鈉、酒石酸鈉、醋酸鈉、碳酸鈉、聚磷酸鈉、聚磷酸鉀、焦磷酸鈉、焦磷酸鉀、磷酸氫二鈉、磷酸三鈉、磷酸三鉀、醋酸鈉、偏磷酸鉀、氧化鎂、碳酸鎂、矽酸鎂、醋酸鈣、甘油磷酸鈣、氯化鈣、氫氧化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣、碳酸氫鈣，以及鈣鹽，
水，
一甜味劑，
一防腐劑，其中所述防腐劑係選自由以下所組成之群組：苯甲酸鈉、對羥基苯甲酸酯、苯甲酸、山梨酸鉀、苄醇或其鹽類，
vancomycin hydrochloride，及
調味劑，
其中，所述非無菌穩定液體配方在常溫及冷藏條件下至少可保持均勻且穩定一週，並具有 2.5–4.5 的 pH 值。
專利要件、FIRVANQ KIT 仿單標示成分及 Alkem 公司的 ANDA 的相關成分可參看表１。
| 專利要件 | FIRVANQ KIT | Alkem’s ANDA |
| vancomycin hydrochloride | Vancomycin hydrochloride | Vancomycin hydrochloride |
| buffering agent – citric acid |
citric acid | citric acid |
| flavoring agent | artificial grape flavor | Grape Flavor 501417C 92.5% propylene glycol 7.496% flavorings 0.004% ascorbic acid |
| propylene glycol (co-solvent) | ||
| Preservative -sodium benzoate – parabens |
sodium benzoate | methyl paraben propyl paraben |
| sweetener | sucralose | sucralose micronized |
表1. ’948 專利要件、FIRVANQ KIT 仿單標示成分及 Alkem 公司之ANDA 相關成分列表；整理製表：北美智權報／林杜
Alkem 公司的 ANDA 將整個 Grape Flavor 501417C （包括其中的丙二醇）描述為「調味劑」。此外，Alkem 公司的 ANDA 還包含每毫升額外1毫克的丙二醇 — 大約是葡萄調味劑中丙二醇含量的一百倍。ANDA 將此成分描述為「用於溶解防腐劑的助溶劑」。
雙方的侵權爭議集中在「助溶劑」丙二醇上。雙方的專家一致認為，儘管這兩種丙二醇是分別添加的，但它們在化學上是相同的。毫無爭議的是，一旦混合後，兩種丙二醇都會與 Grape Flavor 501417C 中的葡萄香味化學物質同等地相互作用。
Azurity 公司的主要侵權主張並不是認為丙二醇本身就是一種調味劑。相反，Azurity 公司主張丙二醇與葡萄香料共同構成一種調味劑。Azurity 公司的專家證人Little 博士在審判中提出了這一觀點，並解釋說「助溶劑」丙二醇會以下列方式對藥物的風味產生作用：它有助於保持葡萄香料化學物質的溶解；它會提高藥物風味的一致性；並且它能「掩蓋令人不快的味道」。
Little 博士提出（雖然他並未明確表示），如果在 vancomycin 溶液中加入「非常大量」的丙二醇，可能就不再適合稱丙二醇為「調味劑」，儘管他無法確切說明「非常大量」是多少，但他建議如果藥物中丙二醇占「60%」，那可能就超過了界線。
也就是說，雖然Alkem 公司的 ANDA 將包含每毫升額外1毫克的丙二醇描述為「用於溶解防腐劑的助溶劑」，但在本案法庭上的事實認定是：等同 Grape Flavor 501417C 中的丙二醇。
案件爭點
本案之主要爭點為：使用封閉式連接詞 consisting of 的專利要件「調味劑」是否包括「含有或不含丙二醇的調味劑」。
另一方面，本案的核心在於一種化學成分：丙二醇 。
- Alkem 的產品：Alkem 提交的學名藥申請（ANDA）中，產品配方明確含有丙二醇 。
- Azurity 的專利範圍：Azurity 聲稱其專利涵蓋了該藥物的配方 。
敗訴關鍵：審查歷程中的「放棄聲明」
在進行爭點討論前，先審視一下’948專利審查歷史與其專利範圍解釋。’948 專利屬於一個較大的專利家族，其中包括美國專利號 10,959,946、10,959,947 和 10,959,949 （圖1）。以下討論將說明 Azurity 公司關於 vancomycin 液體配方的請求項在 ’948 專利審查過程中的演變。
其最早的請求項是在 ’059 申請案中提出的，使用了開放式的連接詞「comprising」來界定該配方：「一種非無菌、穩定的液體配方，包含由 vancomycin 配製而成的溶液……」。審查員基於包括 Palepu 在內的先前技術，駁回了這些請求項。
先前技術文獻 Palepu（美國專利申請公開號2016/0101147）揭露了一種靜脈注射的液體配方，其中含有 vancomycin，用於治療艱難梭菌感染，該配方含有「包括丙二醇在內的極性溶劑」。
2019 年初，Azurity 公司為了與審查員面談，提出了若干修訂草案和新的請求項。其中相關的部分包括以下否定性限制：「其中口服液體溶液不包含丙二醇」、「其中液體溶液不包含懸浮劑」，以及「其中液體溶液不包含丙二醇」。在面談摘要中，審查員解釋說，排除丙二醇的否定性請求項不足以克服駁回，因為 Palepu 也揭示了聚乙二醇。審查員還指出，排除懸浮劑並未解決 Palepu 所揭示的丙二醇問題，因為 Palepu 所述的二醇類物質被認為是溶劑，而非懸浮劑。審查員建議 Azurity「可以使用 consisting of 的語言來修訂」。
在後續的審查意見中，審查員駁回了同時使用「comprising」和「consisting of」的請求項語言，因為這樣不清楚「該溶液是否可以包含其他成分」。同時使用「comprising」和「consisting of」的專利範圍解釋可以進一步閱讀 2020 年的 Amgen v. Amneal 案[3]。
作為回應，Azurity 再次修訂其請求項，刪除了被認為缺乏支持的否定性限制，並在請求項中加入了「consisting of」或「consists of」的前言。針對先前技術，Azurity 主張「在所申請專利保護的發明中缺乏丙二醇和聚乙二醇，部分區分了其與 Palepu 的不同」，並進一步指出「Palepu 的組成物不在所申請專利保護發明的範圍之內。所申請專利保護的發明不包含 Palepu 的極性溶劑或乳酸」。Azurity 公司對其餘請求項也重申了類似的推理，依賴於修訂後請求項的封閉性，以及 Palepu 所包含的其他成分（如丙二醇）。
最終，審查員批准了最原始的 ’059 申請案中的相關請求項。在隨附的核准理由中，審查員解釋說，Palepu「教示了一種非無菌、穩定的液體配方，其中含有 vancomycin hydrochloride 以及丙二醇或聚乙二醇。由於本案請求項採用了 consisting of 的語言，排除了丙二醇或聚乙二醇的存在，因此克服了 Palepu 的教示，因為 Palepu 要求丙二醇或聚乙二醇必須與 vancomycin hydrochloride 一起存在。」
專利範圍解釋
在專利範圍解釋的一般規則中，「專利權人可以透過在審查歷史中作出明確且毫無疑義的放棄，放棄其原本依據請求項語言而享有的排他權。」「在專利審查過程中，發明人所提出的任何解釋、闡述或限定都是相關的，因為專利範圍解釋的作用在於捕捉已被揭示、描述並獲得專利的實際發明範圍。」要求專利權人履行其在專利申請過程中所作的明確聲明，既能保護公眾利益，又能促進內在證據的公示功能。對於本領域技術人員而言，那些明確且毫無疑義地放棄請求項範圍的陳述具有拘束力，「即使專利權人所說的內容超過了克服先前技術駁回所需的內容」。
審查歷史毫無疑問顯示，Azurity 公司採用了「consisting of」的連接詞，明確是為了縮小請求項範圍並克服 Palepu 及其關於丙二醇的揭示。
審查員的核准理由為，同意並採納Azurity 公司的論點：「本案請求項依據 『consisting of』 的語言排除了丙二醇或聚乙二醇的存在，因此克服了 Palepu 的教示，因為 Palepu 要求丙二醇或聚乙二醇必須與 vancomycin hydrochloride 並存。」
根據整體相關的審查歷史，法院得出結論：Azurity 公司在 ’948 專利請求項中對丙二醇的放棄是清楚、毫無歧義且完整的。因此上訴法院最終確認2點：(1) 放棄聲明有效：Azurity 已明確且毫不含糊地在審查歷程中排除了丙二醇；(2) 不構成侵權：由於 Alkem 的產品含有丙二醇，而該成分已被排除在專利範圍外，因此不構成侵權 。
結語
專利侵權判定總是讓人不覺得乏味，怎麼判才能讓訴訟雙方心服，展現了法官的智慧。
Alkem 公司刻意使用了微量的丙二醇意圖規避 Azurity 公司的專利，然而，法院對事實的認定超出了 Alkem 公司的預期。
專利範圍解釋是法律問題，法官看完專利審查歷史後自由心證。儘管事實認定 Alkem 公司刻意使用了微量的丙二醇算在專利要件「調味劑」，滿足了 Azurity 公司認定微量的丙二醇不能輕易迴避專利要件。但，法院依然認定 Alkem 公司的配方中含有丙二醇的事實。然而，專利範圍解釋的結果，皆起因於專利權人 Azurity 公司的審查歷史。
你以為的迴避不是迴避，你放棄的東西要不回，在法庭上要保持敬意。
備註：
[1] Orange Book: Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations
[2] Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd., Appeal No. 2023-1977 (Fed. Cir. Apr. 8, 2025)
[3] 【北美智權報】同時含有「開放式」與「封閉式」連接詞之專利範圍如何解釋？
責任編輯：李淑蓮
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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