專利權人於販售專利產品時有搭售之產品，且該搭售產品會因專利侵權行為而有銷售量之損失。對此，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）已有判例法 — 專利權人依美《專利法》第284條（35 U.S.C. § 284）請求地方法院核予其所失利益為損害賠償。本文意在介紹此判例法之緣起，即Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.案（Paper案）判決[1]與其所認可的「整體市場價值原則」（entire market value rule），以供台灣司法實務界參考。
背景
Paper案的原告公司Paper Converting Machine（Paper）於1979年對被告公司Magna-Graphics（Magna）提起專利侵權訴訟。系爭專利為於1975年3月4日核准公告的第Re. 28,353號美國專利（353號專利） — 涉及網形繞組的裝置與方法。
353號專利前身是第3,179,348號美國專利（348號專利），於1965年4月20日獲得許可。Paper在1972年9月1日申請再公告348號專利以減縮請求項的權利範圍而成為353號專利。地方法院在陪審團審理階段僅審視侵權行為是否成立之爭議，其裁定353號專利為有效、且Magna行為屬惡意[2]。地方法院認定Magna於行為時並未取得律師的建議來對其產品做變更，以能避免侵權行為之發生，因而核予三倍的損害賠償金。該見解已經美國聯邦第七巡迴上訴法院（第七巡院）所維持[3]。
於CAFC審理Paper案時，當事人雙方未爭執前次第七巡院關於Magna有侵權行為責任之裁判。在第七巡院維持Paper案的侵權行為責任見解後，Paper案再回到一審。地方法院於審理損害賠償計算時，發現Magna針對侵權回捲機與相關裝置等有兩筆銷售：一筆給Howard Paper公司（Howard），而另筆給Scott Paper公司（Scott）。
最後，在地方法院所核發給Paper的賠償金中，涉及Scott銷售部分為$112,163美元（下稱USD），而關於Howard銷售部分為$145,583 USD。地方法院再將該些賠償金額乘以三倍，且外加上$119,826 USD為判決前利息，但該利息乃以未加倍之賠償金為計算基礎。Magna不服該裁定而上訴至CAFC。CAFC僅審查地方法院於核定該賠償金額時之見解，並基於下述理由而維持地方法院的計算值。
CAFC維持地方法院計算的理由
所失利益法之適當性
Magna於上訴時主張地方法院應採用得出最少賠償金之方法來計算損害賠償，但CAFC認為35 U.S.C. § 284並未指導法院應如何計算損害賠償金，而立法所明示之意圖是確保專利權人能獲得適當的損害賠償金，且不應低於合理權利金。
CAFC表示承審法院可合理地裁量損害賠償金額，而上訴審僅針對地方法院就損害賠償計算方法之選擇，審查是否有濫用裁量權；即使不同的算法會得到不同的結果，最高值的計算結果並非代表該結果超越適當的損害賠償金。CAFC指出侵權人Magna應負舉證責任，以說服上訴審是承審法院有濫用裁量權來核定金額或選擇計算方法，但Magna並未盡到該責任。針對「所失利益法」是否為適當之方法，CAFC指出地方法院可考量專利權人Paper因侵權行為所受之利益損失，來核定損害賠償金之額度，以適當補償專利權人；特別是當所失利益核定所根據者是，「若非」（but for）有侵權行為則專利權人所能夠產出的銷售量，此即屬適當。
CAFC表示雖專利權人能呈報積極的證據，以正當化所核定之損害賠償金額是相當於其所失利益，但此並非要求專利權人就購買者會採購不同的商品、或一併放棄採購等情勢，去排除所有可能性；亦即，該「若非」原則僅要求專利權人佐證：「若非」是因為侵權行為，則其原本可產出之銷售量是有合理可能性的。
所失利益計算之妥當性
關於判例法所認可之所失利益計算原則，CAFC首先指出涉及專利損害賠償的判例已完整建構如何利用「增額收益法」（incremental income method）來計算所失利益。CAFC認為根據該方法，如果於首次製造N個單位時已經付清固定費用[4]，則製造第N+1個單位時並不會花費太多，因而於決定利益時應排除固定費用。
其次，CAFC表示地方法院在選擇好計算方法後，即有裁量之自由以挑選損害賠償金額決定時所要依據之數據。CAFC指出損害賠償金之計算並非執著於金額的精確性；亦即，儘管不能僅以臆測或猜測來決定損害賠償金，但若證據顯示損害賠償金額為正當且合理的推測，則雖然該金額僅屬接近值，即應足夠。
「整體市場價值原則」之應用
值得注意者是，系爭專利所涵蓋之物品是回捲機[5]，但地方法院所核予之所失利益其計算是以回捲機的「整個生產線」為補償基礎，而非僅回捲機「本身」。CAFC維持該見解。CAFC表示「整體市場價值原則」允許以整體機器之價值來估算欲追討之損害賠償金，而儘管該機器所內含的特徵中只有一個特徵是獲得專利保護時亦同。
CAFC引述Leesona Corp. v. United States案判決[6]以闡述「整體市場價值原則」 — 關於系爭物件是否納入或排除為補償的基礎，相關決定是依系爭物件在系爭產品的標準行銷過程下，針對系爭物件於實體上與專利產品間是否為合併或分離之情況，而於認定該情況之重要性是遠不及於系爭物件於財務上或行銷上對該專利產品之依賴度時，即可納入補償。
但CAFC認為在通常案例下，專利組件與非專利組件等皆為單一機器之一部分，但在Paper案的事實有不同之處，即在用於高速生產紙的回捲機構造（即系爭侵權產品）內的組件中，僅有一個組件為353號專利發明所涵蓋。
具體而言，CAFC辨識系爭回捲機之輔助元件包括：
（1）「解開支撐」（unwind stand），其支撐大型紙捲，以致該紙捲能供應至系爭回捲機而被切割和回捲。
（2）「核心裝載機」（core loader），其將紙板核心供給至系爭回捲機。
（3）「壓花機」（embosser），其設置於該解開支撐與系爭回捲機之間，以對紙進行壓花而產生特別的壓花表面。
（4）「尾部封口機」（tail sealer），其將紙的後緣端部（尾巴）封口以完成消費者用尺寸之捲型。
但因該些輔助元件沒有一件是屬於回捲機的整合性零件，而是每件有其個別之用途。故CAFC認為Paper顯然無專利權以防止該些輔助元件的製造或銷售。不過，CAFC表示其並未受該事實所拘束，而所考量者應為，在正常情況下專利權人（或被授權人）是否能預期該非專利組件會與專利組件一同銷售。
CAFC指出若在所有合理的可能性下，侵權人已達成的銷售量為專利權人所原本能達到者，則若專利權人從其遭剝奪的銷售量中所原本能賺取者來計算其損失，侵權人即應對該計算結果有賠償責任。針對地方法院之裁定，CAFC認為Paper於審理時已盡其舉證責任以佐證，即如果Magna沒有侵害353號專利，其原本可以出售整個回捲機生產線給Scott與Howard。
Paper案的結尾
CAFC表示有實質的證據能佐證整個產業在慣例上會從回捲機的賣家處購買完整的回捲機生產線，以確保相關責任的單一來源；具體事證包括：（1）Scott與Howard等即為該產業實務的案例，亦即每當原告出售高速自動回捲機給該二家公司時，該些公司會購買包含輔助設備的整個回捲機生產線；（2）關於Paper的兩筆侵權銷售，該些公司有再度採購包括輔助設備的整個回捲機生產線；（3）在Magna的572筆回捲機銷售中，事實上僅9筆是單獨販售回捲機。
最後，CAFC表示是否專利權人能預期從輔助零件得到額外的收入是事實問題，而除非有明顯的錯誤，其不能也不會干涉地院的認定。另CAFC認為有充分證據支持地方法院的發現，即若非Magna的侵權銷售，Paper原本能有該些銷售，故其維持地方法院的見解。
以台灣案討論「功能性關係」測試法
CAFC判例法發展之脈絡，從Paper案判決至Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決[7]，再到Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.案判決[8]所確立之「功能性關係」測試法 — 飲料機須要糖漿、且糖漿是在飲料機內混合，該現象即代表飲料機與糖漿間具「功能性關係」。
「功能性關係」測試法可用於台《專利法》第97條第1項第1款，依《民法》第216條來計算損害賠償之「具體損害法」。本文最後以《台灣高等法院台中分院88年度訴字第67號民事判決》（67號案）為例，來闡述司法實務採納該測試法之意義。
在67號案中，原告甲某於主張實際損害法而計算產品利潤時，所依據者為工具盒與其內的工具等所構成之整組產品。67號案法院於分析時，指出系爭專利所請求者為「垂直式工具盒」，其不包括盒內的工具（即螺絲起子），因而甲某的產品利潤主張「為不可取」。不過，若工具盒與工具間有結構上可互相結合之關係，則根據「功能性關係」測試法，甲某在工具盒（內含工具組）的銷售量損失即可為專利侵權之損害賠償。
備註：
- [1] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).
- [2] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., No. 79-C-499, 1981 WL 40555 (E.D. Wis. Feb. 26, 1981).
- [3] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 680 F.2d 483 (7th Cir. 1982).
- [4] 本文提及的「固定費用」：意指不會因為製造量增加而變化的費用，例如管理費、薪水、財產稅與保險費等。
- [5] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 680 F.2d 483 (7th Cir. 1982).
- [6] Leesona Corp. v. United States, 599 F.2d 958 (Ct. Cl. 1981).
- [7] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
- [8] Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).
責任編輯：盧頎
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