本次延續北美智權報379期及380期介紹內容，最後在381期由一件台灣廠商的維權案件 — Lu v. Hyper Bicycles, Inc.做結尾，並以379-381期介紹過之案件的法律意見做一總結。本系列全文可至[北美線上論文集]查詢。

Lu v. Hyper Bicycles, Inc.案件^[1]

價值百萬美元的謎團 — 近期因Rule 36敗訴的複雜專利案件

美國上訴法院依據CAFC上訴程序規則（Federal Circuit Rule）第36條規定（Rule 36），在CAFC上訴案件中，特別是專利審判和PTAB的裁決中，不帶書面意見即發布簡易確認書，此舉引發了激烈的批評。最近向美國最高法院提交的簡報和向CAFC提交的重新審理請願書都主張進行變革。

Rule 36規定，當法院認定符合五項標準之一時，法院可以在不發表意見的情況下確認上訴。CAFC解釋說，簡易確認既不拒絕也不認可下級法庭的基本推理，因此不具有先例效力。儘管如此，Rule 36的確認構成了法庭上訴訟當事人的最終判決，並且可以作為訴訟請求排除、爭議點排除、司法禁反言和案件法律的依據。

美國專利法第144條[2]的「應發出」（shall issue）語言要求法院在USPTO程序上訴中發布意見。法院仍延續了這項做法。在In re Google案[3]中，法院立即維持了專利審判與PTAB對熱門新聞檢測系統相關訴訟請求的駁回。這是Google聘請最高上訴律師挑戰PTAB顯而易見性分析的案例。同樣，在Maxell v. Amperex案[4]中，法院錯過了提供類似技術判定的機會，這是顯而易見性判定的關鍵混淆面向。

儘管一些法官為Rule 36的確認辯護，認為它適用於容易被看出是「失敗者」的情況，但對這些近期案件的審查揭示了涉及數百萬美元爭議的複雜法律問題。例如：在Lu v. Hyper Bicycles案中，法院拒絕解決設計專利案件中簡易判決所需的證據數量這一重要問題。

案件背景

Lu案的焦點是兩項設計專利 — 美國設計專利D529,842（D842專利，如圖9左側）和D556,642（D642專利，如圖9右側），涵蓋自行車的裝飾設計，專利權人是台灣廠商的盧興發（Fa-Hsing Lu）先生。

2020年9月23日，Lu向Hyper Bicycles, Inc.提起專利侵權訴訟，該公司是一家位於馬薩諸塞州、主要營業地點位於新澤西州的公司。Lu提起兩項設計專利侵權訴訟都與自行車的裝飾設計有關。原告請求判決Hyper Bicycles侵犯了這兩項專利，違反了美國專利法第271條規定，並要求賠償原告侵權損失。由於涉嫌侵權是故意的，根據美國專利法第284條規定，應賠償原告三倍的損失，並根據美國專利法第285條規定支付律師費。在三年的審理期間，原告未能提出任何書面證據，沒有進行取證，也沒有指定任何專家證人。當面對被告的簡易判決動議時，原告幾乎沒有提出異議。他只提交了一份草率的反對意見，沒有附帶事實陳述。雖然被告委託人的證詞表明其MotoBike和SpeedBike產品是基於原告專利中的圖紙設計的，但原告在其證詞中證實，他不知道此類產品是否真的出售過。此外，原告沒有提供任何損害賠償的證據。原告不知道被告是否真的售出了一件涉嫌侵權的產品。這證明原告未能調查與其索賠相關的基本事實。而且，原告在質詢中承認，他手中沒有任何記錄可以「識別任何進口、製造、銷售或提供銷售的產品」侵犯了訴訟中的專利。此時，原告律師應該知道其客戶的專利侵權主張是毫無根據的，應該被駁回。因此，地方法院作出了有利於被告的即決判決。

地方法院判決Hyper勝訴，認為Lu未能提供足夠的侵權或損害證據。Lu提起上訴，稱地方法院不恰當地忽視了Hyper執行長克萊·戈德斯米德（Clay Goldsmid）承認「基於Lu專利中的圖紙」設計的證詞以及Hyper自己關於銷售被控產品的反訴聲明。該案件的程序態勢有些不尋常，因為儘管跨越了近三年的時間，但涉及的證據開示（minimal discovery）卻很少，Lu在簡易判決之前沒有進行任何書面證據開示或證詞。但是地方法院沒有理由相信該訴訟最初是惡意提起的，或原告有不當行為。Lu是否從一開始就應該知道他的訴訟毫無根據，這一點還有待商榷。但無論如何，由於Lu在訴訟期間的拖延行為，使得該案屬於特殊情況。因此，地方法院判決被告須支付2022年1月3日之後所產生的律師費和訴訟費用。

這次上訴提出了一些有趣的問題，即在設計專利案件中推翻即決判決所需的證據數量和性質。Lu辯稱，Hyper執行長在另一起訴訟中的證詞，加上Hyper在反訴中關於「自2016年起」製造和銷售被控產品的司法承認，產生了實質性事實爭議，從而阻止了簡易判決。地方法院認為，如果沒有實際銷售或損害的額外證據，這項證據不足，但Lu認為這不恰當地提高了簡易判決標準。這與在各個訴訟階段關於什麼構成設計專利侵權的充分證據的持續爭論相交叉。

鑑於設計專利案件中關於簡易判決的證據要求的先例很少，Rule 36的確認在這裡似乎特別不合適。CAFC本可以就幾個關鍵問題提供寶貴的指導：（1）被告承認使用專利設計的作用；（2）當被告承認生產被控產品時，在簡易判決中是否需要提供具體銷售情況的證據。即使是針對這些問題的非先例性意見也會對地方法院和從業者在未來的設計專利糾紛中提供幫助。法院的沉默讓人無法確定盧的證據是否在法律上不足，還是只是這些具體事實上不足。

地方法院的不侵權意見因缺乏對不侵權的分析而引人注目。但是，Lu案看起來很簡單，基本上，可以很快地交由陪審團審理。因為記錄顯示，Hyper執行長已在證詞中承認，他們的MotoBike和SpeedBike設計「基於Lu設計專利中的圖紙」 — 這一項承認至少應該能夠產生關於侵權的實質性事實問題。在一個簡單的設計專利案件中，法院強調Lu未能進行廣泛的調查或聘請專家證人似乎是不恰當的。Lu是來自台灣的一名個人發明家，他正在尋求向一家實質上承認抄襲其設計的專利維權。地方法院隨後判決Hyper取得律師費，但其他費用予以駁回，目前也已上訴至CAFC。

總結

在審查人員與PTAB依據§102(a)(1)規定提出核駁的確認實例 — In re Samuels案中，CAFC說明：設計專利的預見性及侵權都是採用一般觀察者檢測，一般觀察者檢測「不是逐各個造形元素的比較」，而是要求事實認定者「比較整體設計的相似性，更不是孤立地比較裝飾特徵的相似性」。而且，上訴人未能解釋任何所謂的差異是如何改變一般觀察者對所請求保護的格子鬆餅設計與先前技藝的格子鬆餅的「整體視覺印象」，亦即在一般觀察者眼中，所請求保護的設計與先前技藝的格子鬆餅實質上相似。

在涉及不潔之手相關的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件中，法院強調如果某人沒有主張自己是發明人，那麼未能將他發明列為人並不構成不公平行為。法院的結論是，將這些工程師排除在專利申請之外並非有意欺騙。PTAB在評估記錄證據時多次提到「實質證據」審查標準。該審查標準源自於「行政程序法」的法定條款，該條款規定了法院審查委員會決定的標準，而不是PTAB評估審查員行為的標準[7]。上訴人並未聲稱PTAB引用「實質證據」標準而產生任何可逆轉的錯誤。

在Top Brand LLC案件中，被告Top Brand因為LKQ案判決後新的檢測標準而申請重新審判，但即使根據新標準，Top Brand也未能提供有效的主要參考以使專利顯而易見，因此陪審團的裁決應該成立。

最後，觀察2025年迄今為止CAFC發布的8起Rule 36案件的簡報[8]，這些案件很好地說明了透過Rule 36確認處理的問題的範圍和複雜性，每一起案件提出的問題都應該從法院的合理分析中受益。並不是說法院的判決是錯的 — 只是律師們需要一些文字來解釋和證明判決結果。

通常，這些案件不見得是明顯的失敗者，我們發現它們更有可能涉及詳細的事實記錄，特別是在充滿技術細節的智慧財產權上訴中。因此，大家可以理解為什麼法院可能不願意深入研究棘手的案件，但這是法官的職責。並且，法院不應允許PTAB透過Rule 36複雜性來逃避審查。CAFC在Lu v. Hyper Bicycles, Inc.案的處理體現了這種擔憂，法院沒有努力解決PTAB是否有能力填補請願人顯而易見性論點的空白等重要問題，而是選擇了不發表任何意見的簡易確認。這種做法不僅使專利界失去了寶貴的先例，而且還引發了人們對法院是否充分參與許多專利上訴案件中具有挑戰性事實裁定的質疑。寫作的過程本身常會暴露出筆者在最初考慮問題時並不明顯的分析差距或不一致之處。因此，法官應需要明確地將他們的推理從前提連接到結論，而這可以透過總結性確認來避免。

書面意見具有多種重要作用 — 它們迫使法官闡明其推理、為專利界提供指導並確保司法決策的透明度。雖然在真正簡單的案件中，簡易確認可能是合適的，但最近Rule 36的複雜性質表明，法院過度使用了這一工具，而忽視了其解釋和發展專利法的基本職責。

備註：

1. [1]參見Lu v. Hyper Bicycles, Inc. 24-1081. (Fed. Cir. 2025)。
2. [2] 參見美國專利法典第144條：美國聯邦巡迴上訴法院應根據專利商標局的記錄審查上訴決定。法院裁定後，應向局長發出授權書和意見，該授權書和意見應在專利商標局登記，並應指導案件的進一步審理。
3. [3] 參見In re Google, 23-2119。
4. [4] 參見Maxell v. Amperex Technology, No. 2023-2285 (Fed. Cir. 2024)。
5. [5] 圖片來源：2006年10月10日美國專利公報USD52,846；:2007年12月4日美國專利公報的USD556,642。
6. [6] 圖片來源：https://cdn.patentlyo.com/media/2025/02/HypervLu.png?_gl=1*ibqtzp*_ga*NTE0NjQ1MDc4LjE3MzUxNTI4Njg.*_ga_G57FX3W4N3*MTc0NDcyOTA1Mi4xOS4xLjE3NDQ3Mjk0NDguMC4wLjA.
7. [7] 參見In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000。
8. [8] CAFC公布的8起Rule 36案件包括：(1) Lu v. Hyper Bicycles, Inc. 24-1081, (2) Wilson v. Corning, No. 24-1065, (3) In re Google, 23119, (4) Maxell v. Amperex Technology, No. 2023-2285 (Fed. Cir. 2024, (5) In re Soto, 23-2008, (6) Shell USA v. Scientific Design, 23-1937, (7) Ward Participations v. Samsung, 24-1065. (8) Lynk Labs v. Home Depot, No. 23-2185。

系列主題：

1. 以2025年設計專利實例探討CAFC在2024年發布的幾項重大決定 － 1：審查人員與PTAB依據有關§102(a)(1)規定提出核駁的確認
2. 以2025年設計專利實例探討CAFC在2024年發布的幾項重大決定 － 2：涉及訴訟不正行為及因應新檢測標準重新審判的裁定

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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