本次將接續北美智權報379期介紹內容，接著在380期介紹與「不潔淨之手」理論相關的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件和因應LKQ案判決後新的檢測標準而申請重新審判的Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC.案件。

Apple Inc. v. Masimo Corp.案件（Oct.10,2024）[1]

如果案件涉及不正當行為以及向地方法院和USPTO做出一系列虛假陳述、遺漏和隱瞞重要資訊。CAFC必須進行全部情況的評估才能決定公平的補救措施和辯護。

背景

原告/反告Apple是全球科技領導企業，以其消費性電子產品、軟體和服務而聞名。被告/反訴原告Masimo Corporation則是專門從事非侵入式監控解決方案，而其子公司Sound United, LLC是生產高階音響產品。在這場訴訟中，Apple主張設計專利和發明專利。涉案的設計專利眾多，其中包括美國專利號D883,279（D279，圖3右側）、D947,842（D842，圖4）、D962,936（D936，圖5）和D735,131（D131，圖3左側）。甚至涵蓋了Apple Watch裝飾設計相關專利，例如：背面電極設計和充電裝置。所主張的發明專利包括美國專利號10,627,783（783）、10,942,491（491）、10,987,054（054）、11,106,352（352）和11,474,483,106,352（352）和11,474,483,106,352（352）和11,474,4832k7等專利。

Apple提起訴訟，主張Masimo的「W1」智慧手錶侵害了其設計和發明專利。Apple辯稱，W1的背面電極設計和重新設計的充電器侵害了其設計專利。Apple還主張W1中的健康監測功能侵害了其發明專利。作為回應，Masimo反駁，「由於不公平行為，Apple的專利無效且不可執行」。並指控Apple遺漏了關鍵發明人，並且未揭露設計的功能性質。隨後，Apple提起簡易判決，駁回Masimo提出的不公平行為反訴。

對設計的貢獻和工程師是否須被納入發明者的辯論

Masimo論點的核心部分是，Apple在其專利申請中遺漏了對Apple Watch的功能方面做出貢獻的關鍵工程師（特別是其光學感測器和電極設計）。不過，法院澄清說，設計專利保護的是產品的裝飾性特徵，而不是功能性特徵。法院引用了Ethicon Endo-Surgery, Inc.案[5]，重申即使某些特徵具有功能性目的，外觀設計專利仍然有效。

Masimo還主張，這些工程師應該被列為Apple設計專利的發明者。然而，Apple指定發明人和工程師的證詞顯示，參與功能設計的工程師並不認為他們應該被指定為發明人，因為這些專利保護的是Apple Watch產品的美學和裝飾，而不是功能。法院也引用了Pro-Mold and Tool Co., Inc.一案[6]，強調如果某人沒有主張自己是發明人，那麼未能將他發明列為人並不構成不公平行為。法院的結論是，Apple將這些工程師排除在專利申請之外並非有意欺騙的行為。

設計的功能性質

Masimo進一步辯稱，Apple未能向USPTO揭露Apple Watch設計的功能性質。然而，法院仍駁回了這一訴求，援引了LA Gear案[7]，該案裁定產品的功能性不會使其外觀設計專利無效。法院發現，Apple的外觀設計專利合法涵蓋了手錶的裝飾性特徵，並且沒有證據表明Apple的發明者或專利律師故意隱瞞了有關設計功能的重要資訊。

法院進一步指出，Apple公司發明人的證詞一致表明，涉案設計僅具有裝飾性，這進一步證明，Apple公司並未對設計的功能性進行虛假陳述。因此，沒有證據表明Apple在設計和發明專利申請中故意欺騙或遺漏發明人。「如果在一般觀察者眼中，購買者在通常的關注下，認為兩項設計基本相同，如果相似性足以欺騙觀察者，誘導其將其中一項誤認為另一項而購買，則構成外觀設計專利侵權。」[8]另請參閱Egyptian Goddess一案，裁定「一般觀察者」測試是設計專利侵權的適當標準[9]。「即使專利設計和被控設計完全一樣，也足以判定外觀設計專利侵權。」[10]設計專利侵權是一個事實問題[11]。

當事人對於被控侵權產品的外觀無異議。他們確實對自己的外表是否滿足「一般觀察者」的侵權測試提出異議。Masimo指出了所請求保護的設計與被控產品在某些方面存在差異，但法院不能根據這一記錄說，一個合理的陪審團無法發現，在一般觀察者眼中，被控設計和所要求保護的設計實質上相似。

特拉華州聯邦地方法院批准原告Apple的簡易判決動議，駁回被告Masimo在專利侵權訴訟中提出的不公平行為反訴。法院發現，Masimo未能證明Apple在審查其專利申請期間故意向USPTO隱瞞重要資訊[12]。

Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC, No. 24-2191案件

背景

Top Brand LLC（Top Brand）和Cozy Comfort Company LLC（Cozy Comfort）是銷售超大號連帽運動衫的競爭企業，兩家公司都擁有類似產品的設計專利。Cozy Comfort擁有The Comfy品牌和設計專利號D859,788（D788專利，圖7左側）、USD886,416（D416專利，圖7右側）、USD903,237（D237專利，圖8左側）及USD905,380（D380專利，圖8右側），該等專利涵蓋帶有凸起動物口袋超大連帽衫的裝飾設計。其產品的特點可參圖6：「COMFY連帽衫是世界第一款可穿戴的毯子，無論你是在家中還是在旅途中，都能讓你保持溫軟舒適」。

Cozy Comfort向亞利桑那州地方法院起訴Top Brand侵犯設計專利和商標權後。經過三週的審判，陪審團作出裁決，Top Brand因侵害了Cozy Comfort的D788設計專利，故其必須返還約1,800萬美元的毛利，法院也發布了一項臨時禁制令，其中包括禁止被告繼續其涉嫌的侵權活動、關閉其線上商店並凍結其商店帳戶。之後，Cozy Comfort提出反訴，被告透過律師反對Cozy Comfort提出的初步禁制令。不到一個月後，在LKQ案件[16]中，CAFC全體法官修改了設計專利的顯而見性標準。CAFC推翻了長期存在的設計專利顯而易見性的Rosen ‑ Durling檢測，認為該測試「過於死板」，要求主要參考文獻與所要求保護的設計「基本相同」。相反，法院認為，Graham和KSR中概述的發明專利四因素顯而易見性測試適用於設計專利。經過LKQ案判決後，Top Brand因新的檢測標準而申請重新審判。地方法院法官駁回了動議並維持了陪審團的裁決，並得出結論，無論哪種檢驗，判決都將保持不變。

主張設計專利新的顯而見性標準必須提供有效的主要參考

上訴期間Top Brand提出了三項不同的質疑，

首先，根據CAFC針對LKQ案的裁決，地方法院是否應該准許重新審判？Top Brand辯稱，根據過時的標準，其在提出無效性論點時受到了不公平的限制，現在應該有機會根據修訂後的LKQ案框架質疑 D788 專利的有效性。然而，Cozy Comfort堅持認為，即使根據LKQ案件，Top Brand也未能提供有效的主要參考以使專利顯而易見，因此陪審團的裁決應該成立。

再者，Top Brand也對地方法院針對設計專利權利要求的處理提出質疑，認為其未能正確解釋D788專利的範圍。Top Brand主張，在起訴期間，Cozy Comfort對凸起動物口袋的尺寸和位置、袖孔的位置以及下擺的形狀做出了縮小範圍的聲明，以將其設計與現有技術區分開。Top Brand認為，這些聲明應該限制專利的範圍，並且如果經過適當考慮，就會得出不侵權的結論。作為回應，Cozy Comfort主張陪審團的裁決在一般通觀察者測試下得到了充分支持，並且審查歷史不應該凌駕於專利的整體視覺印象之上。

最後，上訴也引發了有關損害賠償的問題。陪審團裁定設計專利和商標均構成侵權，並判決Top Brand應完全退還其毛利。Top Brand辯稱，該裁決構成不允許雙重追償，因為其金額超過了其毛利的100%，並且相當於從同一利潤池中分別追繳兩項損害賠償。Top Brand還認為，地方法院錯誤地將追繳贓物視為陪審團決定的自動補救措施，而不是考慮法院通常評估的公平因素。然而，Cozy Comfort堅持認為，鑑於Top Brand 侵權行為的故意性質，該裁決是適當的。

由上例可知，CAFC對LKQ案的裁決極有可能會影響未來設計專利相關案件的執法 — 將明確作為智慧財產權糾紛補救措施的追繳範圍參考。

備註：

1. [1] 參見Apple Inc. v. Masimo Corp.，No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。
2. [2] 圖片來源：2015年7月28日美國專利公報USD735,131:2020年5月5日美國專利公報的USD883,279。
3. [3] 圖片來源：2022年5月5日美國專利公報USD947,842。
4. [4] 圖片來源：2022年9月6日美國專利公報USD962,936。
5. [5] 參見Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015)。
6. [6] 參見Pro-Mold and Tool Co., Inc. v. Great Lakes Plastics, Inc. , 75 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996)。
7. [7] 參見LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co, 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993)。
8. [8] 參見Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871)。
9. [9] 參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (holding that the “ordinary observer” test is the proper standard for design patent infringement)。
10. [10] 參見OddzOn Prod., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)。
11. [11] 參見Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 819 (Fed. Cir. 1992)。
12. [12] 參見Apple Inc. v. Masimo Corp.，No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。
13. [13] 圖片來源：Cozy Comfort Company oversized hoodie with an elevated marsupial pocket。
14. [14] 圖片來源：2019年9月17日美國專利公報USD859,788；:2020年6月9日美國專利公報的USD886,416。
15. [15] 圖片來源：2020年12月1日美國專利公報USD903,237；:2020年12月22日美國專利公報的USD905,380。
16. [16] 參見LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024)。

系列主題：

1. 以2025年設計專利實例探討CAFC在2024年發布的幾項重大決定 － 1：審查人員與PTAB依據有關§102(a)(1)規定提出核駁的確認

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

智權報380期文章列表

李淑蓮	企業邁向AI轉型新紀元：從信任出發，從制度落實
李淑蓮	擁抱AI浪潮：資策會MIC王義智解析企業轉型的痛點與突破手段
吳碧娥	「IC Taiwan Grand Challenge」競賽揭曉，展現台灣晶片創新能量！
吳碧娥	ICT廠商資安風險高！資安院推動產品資安行動計畫
吳碧娥	全球電動車持續成長，汽車電子有望成為台灣下個兆元產業
郭廷濠	環脂胜肽類抗生素藥物之顯而易見性探討：Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. 2015)
李淑蓮	2025年歐洲統一專利法院案件負荷解析：啟動兩年後的司法運作全貌
邱英武	購入盲包就侵害商標權了嗎？
楊智傑	商標指示性合理使用必須消除誤會？2024年美國Earth, Wind & Fire IP v. Substantial Music Group案
魏杏芳	以執行競爭法促進Data Sharing  — 美國與歐盟的立場漸趨一致？
吳碧娥	歐盟《資安韌性法案》2027 年強制執行，台灣廠商如何應對？
陳秉訓	以實際案例分享，提離職後的文件重製行為將是企業營業秘密可能被侵害的警示
葉雪美	以2025年設計專利實例探討CAFC在2024年發布的幾項重大決定 － 2：涉及訴訟不正行為及因應新檢測標準重新審判的裁定
吳碧娥	KPMG發佈2025Q1創投報告：全球創投金額創11季新高、交易量顯著下滑
芮嘉瑋	從美烏簽署礦產協議看科技強權的稀土戰爭