台《专利法》第58条规定专利权范围以请求项为准，且准予请求项的解释「得审酌说明书及图式」，但排除「摘要」为解释用参考。相对于「得审酌」说，欧洲专利实务于可专利性审查过程中，针对请求项解释是否应审酌说明书与图式，则有「应总是参酌」（shall always be consulted）说。本文在介绍诞生该观点的案件，即欧洲专利局（EPO）「扩大上诉委员会」（Enlarged Board of Appeal）于2025年所宣布的G 1/24案[1]。
背景
系争欧洲专利第3,076,804号名为「具有热量分散包覆材料之加热式气胶产生物质」（heated aerosol generating article with thermal spreading wrap），其权利人为Philip Morris Products S.A.。G 1/24案涉及举发（opposition）程序，举发人为Yunnan Tobacco International Co., Ltd，而引证案为欧洲专利第2,368,449号。
EPO举发单位认定系争专利符合《欧洲专利条约》（European Patent Convention, EPC）的新颖性与进步性规定。举发人不服而上诉，但争议仅有新颖性。
系争请求项1为上诉目的之版本为：
「（a）一种加热式气胶产生物质（heated aerosol-generating article），其用于电动型气胶产生器（electrically-operated aerosol-generating device），包括一加热组件（heating element）；
（b）该气胶产生物质包括一气胶成形基底（aerosol-forming substrate）；
（c）在其中，该气胶成形基底包括一具有气胶成形材料（aerosol-forming material）的聚集层（gathered sheet），该聚集层受一包覆材料（wrapper）所局限（circumscribed）；
（d）该包覆材料受一具有导热材料（thermally-conductive material）的层从径向而围绕（radially encircled），该包覆材料为该具有导热材料的层，该导热材料做为一导热式火焰阻隔物（thermally conducting flame barrier），其系为了分散热及舒缓风险，该风险即使用者将一火焰应用于该气胶产生物质以点燃该气胶成形基底」。
关键用词是「聚集层」。专利权人主张表面文义解释（权利范围窄），但举发人认为应依系争专利说明书的定义为准（权利范围广）。若采专利权人主张，则系争专利即有新颖性；反之则否。
审查本件上诉的「技术上诉委员会3.2.01」（Technical Board of Appeal 3.2.01），即为G 1/24案的「洽询委员会」（Referring Board），其认为请求项解释的方法会影响新颖性判断，故委请「扩大上诉委员会」进行法律原理解释。
请求项解释的法律基础
洽询委员会所面对的法律依据，其来源有两类。
第一类来自EPC第69条「保护范围」（Extent of Protection），其第1项为「欧洲专利或欧洲专利申请案所授予的保护范围应由请求项所决定。尽管如此，说明书与图式应用于解释请求项」。
再搭配《议定书》第1条，其规定「第69条不应该解读成意指，于理解欧洲专利所授予的保护范围时，应根据请求项所使用的措辞，而以其严谨且文义上的意义所定义者为准。第69条也不应视作的意思为请求项仅做为一种指引，且系从熟知此技艺者的角度考虑说明书与图式，而可将所实际授予的保护延伸至专利所有人所盘算者。反而是，第69条应解释为其乃定义介于该些极端间的立场，而结合对专利所有人的公平保护、及让第三方享有合理程度的法律上确定性」。
第二类为EPC第84条「请求项」（Claims），其规定「请求项应定义所欲请求保护的目标物。该等请求项应清楚与简洁，并且为说明书所支持」。
G 1/24案的法律问题
洽询委员会以2024年6月24日的中间裁决，向扩大上诉委员会请示回答三项法律问题：
（1）问题1：当依EPC第52至57条检视发明的可专利性时，是否应将EPC第69条第1项第2句与《EPC第69条解释议定书》（Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC）第1条适用于专利请求项解释？
（2）问题2：当为检视可专利性而解释请求项时，得否查阅说明书与图式；而若是，则是一般而言得查阅，或仅在熟知此技艺者认为请求项于单独解读时有不清楚或语意模糊的情况下，才得查阅？
（3）问题3：当为检视可专利性而解释请求项时，若使用在请求项的用语系明确在说明书内给定其定义或相似信息，则得否忽略该定抑或相似信息；而若是，则在何种状况下得忽视。
关于问题1，洽询委员会确认判例法显示分歧的路线，可归纳为三类：（1）于根据EPC第52条至第57条评价发明的可专利性时，将EPC第69条与《议定书》第1条做为解释专利请求项的法律基础；（2）将EPC第84条做为法律基础；（3）并未明确指出哪个EPC条文做为法律基础。
关于问题2，洽询委员会亦确认有分歧的见解存在判例法中，分两派：（1）委员会仅在熟知此技艺者于单独阅读请求项时会认为该请求项属不清楚或语意模糊时，才会于解释请求项以评价可专利性时，查阅说明书与图式；（2）委员会当为评价可专利性而解释请求项时，一直都会参阅说明书和图式。
关于问题3，扩大上诉委员会并未受理该问题，因而表示其不须讨论洽询委员会的见解。理由是问题3是为问题2所涵盖，因而在扩大委员会将回答问题2的考虑下，问题3的答案对洽询委员会在就本件上诉做出处分而言是不需要。
扩大上诉委员会对请求项解释方法的最终决议是：请求项为起始点、且做为基础，以根据EPC第52至57条评量发明的可专利性；而应总是参酌说明书与图式以解释请求项的情况是，当评估EPC第52至57条所定的发明可专利性，而不仅在熟知此技艺者单独阅读请求项时会认为有不清楚或语意不明时才为之。
理由一：EPC未提供任何基础
问题1涉及EPC为解释请求项所提供的法律基础，而有两派立场，一是以EPC第69条与《议定书》第1条为法律基础（例如G 2/88、G 6/88等案件所示），另是采EPC第84条（例如G 2/12案），不过扩大上诉委员会指出相关前案例并未将法律基础做为该案争议。
扩大上诉委员会认为对于可专利性评估时的请求项解释，无论是EPC第69条与《议定书》第1条、或EPC第84条皆无法全然做为法律基础。
首先，EPC第69条与《议定书》等可争执者为其仅涉及在国内法院与单一专利法院（Unified Patent Court，UPC）的侵权诉讼，此结论有EPC第69条与《议定书》的用语、该些条文的起草历史、且第69条所位在的EPC第3章名为「欧洲专利与欧洲专利申请案的影响」（Effects of the European patent and the European patent application）等信息可推得。
其次，以EPC第84条做为请求项解释的法律基础亦遭批评的原因是，该条说明专利说明书的内容、本质属形式上的、并且未提及发明或提供如何解释请求项的指引，而该条所设定者仅包括对撰写者说明请求项需要有什么内容、及对EPO提点其应如何决定请求项是否已满足该法条的目的。
理由二：其他法源
扩大上诉委员会认为考虑EPC条文，其于评估可专利性时的请求项解释，并无给定明显的法律基础，因而对于问题1，严谨且正式的答案是「没有」，但其仍可对该争议提出一些指引。主因是可从既有的判例法攫取相关请求项解释原则。
参酌洽询委员会的中间裁决，扩大上诉委员会得到两个原则：（1）请求项是起始点与基础，以用于根据EPC第52条至第57条评估发明的可专利性；（2）于解释请求项时，「总是有提到」（always referred to）说明书与任何图式，而非仅在不清楚或语意不明的时候才为之。
扩大上诉委员以第二项原则做为问题2的响应，并强调此观点同为UPC上诉法院所采。
备注：
责任编辑：卢颀
【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】
|
