近日外传一知名台厂遭前高阶主管将相关制程技术营业秘密携往美国。本文欲介绍一件双方主要当事人皆为台厂的美国营业秘密侵害纠纷案。
从专利战打到营业秘密诉讼
近年，「医疗器材」成为台湾地区生物技术新兴产业之一。其中，血糖检测器材与糖尿病试纸是主要出口产品。在竞争的环境中，引发知识产权争议是可预见的。在《台智慧财产法院2009年度民专诉字第65号民事判决》（泰博案）中，TTC公司控告OKBC公司侵害其新型专利第M262706号「电化学生物感测试纸」，即。TTC另于2012年在美国对OKBC提起专利侵权诉讼。
在TTC的专利诉讼中，还有一位第三人美国公司DDI是TTC的客户。根据《台智慧财产法院2009年度民专抗字第17号民事裁定》，OKBC将其侵权血糖试片产品供应给DDI，并保证该试片产品可兼容于TTC之血糖测试机。泰博案后因系争新型专利被认定为不具进步性，即所请发明与习知技术比较而言属熟知此技艺者能轻易完成者，以致TTC败诉。另双方在美国的诉讼后来以和解收场[1]。
值得注意者是，TTC曾在2012年于美国北卡罗莱纳州法院对OKBC提起民事诉讼，而请求权之一为OKBC的营业秘密侵害行为，违反州法（N.C. Gen. Stat.）§ 66-152与§ 66-153。虽该诉讼案件于2016年经双方和解而落幕[2]，但留下同年的TaiDoc案[3]揭示相关侵权历史。
TTC与DDI之合作
TTC为血糖仪制造商，于2005年起与DDI合作，并由DDI独家经销其生产之血糖仪。不过，TTC的血糖仪系使用DDI的商标「Prodigy」来作为其仪器名称。2006年3月1日，TTC与DDI正式签订独家销售合约，由DDI独家在美国销售「Prodigy」血糖仪。该独家销售合约有保密条款，即合约第17条第1项规定「双方认知在履行合约义务的过程中，其会收到对另一方而言属机密的且有价值的信息。双方同意除非是为了履行本合约，其不会利用该信息，以及双方同意不会将该信息揭露给第三方」。
为让血糖仪得以进口美国并在美国销售，制造商或代理商必须向美国药物暨食品管理局（FDA）呈报510(k)窗体[4]。根据FDA CFR 21 § 807.92(a)，510(k)窗体会记载血糖仪的相关技术信息。在签署独家销售合约之前，TTC曾以DDI为名义向FDA呈报两次510(k)窗体，而该二份窗体于2006年7月间为FDA所认可。TTC主张该二份窗体中的信息为机密数据。另在合约签署后，TTC再以DDI为名，于2007年10月间向FDA呈报第三件510(k)窗体。
DDI与OKBC之合作
2007年9月间，DDI开始评估外找其他公司生产「Prodigy」血糖仪。最后，DDI选择OKBC为合作对象。虽然OKBC知道TTC是DDI的「Prodigy」血糖仪制造商，但OKBC主张其不清楚二者间契约义务。与DDI接触初期，OKBC并未生产血糖仪。而后，DDI先将TTC的血糖仪寄给OKBC。2007年9月17日时，OKBC回复其可生产相同产品。
几天后，OKBC再次询问DDI而希望能有更多血糖仪样品供研究参考，并且希望获得电路图、流程图、编码数据与语音内存大小等信息。在同一次询问中，OKBC表示希望能修改血糖仪的外观，以有别于TTC的产品。
营业秘密侵害行为
根据OKBC要求，DDI寄送更多血糖仪样品给OKBC，并且提供编码数据。DDI又提供更多文件，而该文件上面有标记TTC的机密数据 — TTC指控OKBC利用这些机密数据来开发血糖仪。
侵害起源
2007年9月26日时，OKBC联系DDI，并表示其不清楚产品中的编码表，故要求DDI提供编码卡及相关参数。因而，DDI将TTC制程数据提供给OKBC，而TTC主张该些数据具机密性并属于其营业秘密。之后，OKBC仍继续要求DDI提供TTC的编码表，并甚至曾指导DDI应如何向TTC索取其所需要的技术信息。同时，OKBC亦向DDI询问TTC产品的报价信息。
OKBC和DDI在2007年底曾互相拜访，并举行相关会议讨论未来的商业合作。终于在2008年4月23日，双方正式签约，由OKBC专门供应血糖仪给DDI。2008年7月间，DDI确认将进口OKBC所制造的血糖仪，且该血糖仪的进口依据是前述的第三份510(k)窗体。2008年至2014年之间，DDI和OKBC等皆未向FDA呈报新的510(k)窗体。2008年8月起，OKBC开始供应试纸，但其血糖仪还未研发完成。因此，DDI又接触HLC公司以协助生产「Prodigy」血糖仪，此情况为OKBC所知悉。三方在2008年间曾共同讨论研发血糖仪事项。最后，DDI指示HLC研发免调码血糖仪，而此类机器和TTC生产的血糖仪相同。DDI另要求OKBC发展语音型血糖仪。
2008年8月，该三份510(k)窗体终获得FDA认可，而DDI将该份窗体转传给OKBC和HLC，并指称相关技术信息都揭露在窗体中。终于，OKBC于2008年11月26日开始提供语音型血糖仪，而HLC则在同年12月16日起供应免调码血糖仪。然而，DDI仍持续从TTC处采购试纸，直到同年12月8日为止。
因要证明510(k)窗体，侵害事件爆发
因为该三份510(k)窗体是OKBC血糖仪的进口依据，DDI必须证明OKBC和TTC试纸相同。如果二者所用的化学原理不同，DDI必须呈报新的510(k)窗体。但DDI不愿意这样做，因而在2009年1月要求OKBC配合填写「供货商更换」窗体。TTC主张OKBC在该窗体中声明其血糖仪和试纸产品是相同于TTC。但对此，OKBC的代表人表示，二者产品无论在试纸用的化学原理或仪器用的算法等，皆是不相同的。另在1月期间，OKBC已得知DDI与TTC间的保密约定。因此，TTC主张OKBC竟然继续利用其机密信息，研发血糖仪及试纸，并用于准备相关资料，以在同年3月间协助呈报510(k)窗体。
针对2011年8月间DDI所呈报的510(k)窗体，OKBC以TTC所制作的风险评估报告来作为呈报信息的基础。该评估报告是OKBC要求DDI提供的，且该报告上有保密声明，即「本文件内的信息属营业秘密、且具机密性。本档案的内容在未经TTC的书面同意下，不得以任何方式复制，也不得于公司或主管机关之外流通」。
TTC主张OKBC于2012年3月间利用其机密信息来回复FDA的质询。另在2012年12月间，就前述FDA所认可之三份510(k)窗体（TTC藉DDI名所申请者），DDI将该窗体的所有人转让给OKBC。
系争营业秘密范围
北卡罗莱纳州法院所界定之系争营业秘密涉及TTC血糖仪的电路图、流程图、编码数据或算法、语音内存大小、相关实验或测试数据与血糖仪产品报价等信息，其记录于TTC的内部文件或呈报给FDA的文件。
该些信息因属技术、程序或其他可用于生产、销售或经营之信息，而亦为台《营业秘密法》所保护目标。其次，以技术信息为例，该些信息应符合营业秘密三要件。血糖仪乃医疗器材的重点产品，故用于生产血糖仪的技术信息应具经济价值。相关实验数据或测试数据也一样，因为该些数据是取得合法销售许可证的基础。另数据数据可能揭示实验或检测方法 — 可能非属于一般公开的科学知识可得，而是产生于许可证申请人或相关器材制造商等与主管机关间讨论之结果。此外，TTC亦能举出研发或实验花费，以左证系争营业秘密的价值。
即使TTC将技术文件交给DDI，但因双方签有保密协议且文件上有保密标示，故该技术文件应有秘密性及满足合理保密措施。另就呈报给FDA的文件，相关信息因FDA内部作业的信息保密机制而仍维持秘密状态[5]。
还原工程抗辩之不能
「还原工程」，系「指对一项产品进行拆卸、测量、分析、研究，以获得该产品之相关技术信息」，而若「第三人以合法手段取得营业秘密所附着之物后，以『还原工程』方式取得同样之营业秘密，此为第三人自行研究开发取得之成果，并非不公平竞争行为」[6]。
系争信息不是靠取得TTC血糖仪进行还原工程所能轻易得知，此由OKBC不断透过DDI去索取TTC的技术文件得证。况且相关实验或测试数据不可能透过公开管道取得，而OKBC仅能透过DDI公司以不正当方法获得，故OKBC不能主张还原工程抗辩。因此，系争信息无论是全部或部分皆为营业秘密。
备注：
- [1] https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=6ec443c2-1ac3-47e0-9930-20e9b8ed3dcc。
- [2] https://www.okbiotech.com/en/2-2603-0/news/OK-Biotech-and-Taidoc-Technology-signed-a-settlement-agreement-of-the-lawsuit-on-31st-May-2016-Please-refer-to-the-Market-Observation-Post-System-for-more-information-id34733.html。
- [3] TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co., No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425 (N.C. Super. Mar. 28, 2016).
- [4] FDA 510(k)窗体。
- [5] Ping-Hsun Chen, Trade Secret Protection on Technical Information in a Premarket Notification Submission for a Medical Device After TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co., 36 Biotechnology Law Report 93 (2017).
- [6] 台智慧财产法院2019年度刑智上诉字第37号刑事判决/理由/贰/三/(二)/1/(1)。
责任编辑：卢颀
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