新的CDR维修条款对备件市场的影响 - 1:以两实例进行分析说明

叶雪美/北美智权报 专栏作家

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修正前《欧盟设计规则》(CDR)[1]第110(1)条的维修条款规定如下,

如果设计构成复合式产品的组成部分,且其目的是维修复合式产品以恢复其原貌,则该设计排除在欧盟设计保护之外」。

欧盟(EU)法院在Audi集团和身为车轮轮圈设计权人的Porsche集团在与Acacia公司的诉讼中解释了上述条款的含义。Acacia为维修目的复制了包含Audi和Porsche设计的轮圈设计,并援引CDR § 110(1)作为侵权抗辩,EU法院更扩大了该条款的适用范围。然而,在杜塞尔多夫高等地区法院(下称杜塞尔多夫法院)的汽车钥匙外壳设计案[2]中,被告W+S同样援引CDR § 110(1)作为侵权抗辩,却不为法院接受,法院在判决中详细说明其中缘由。2025年5月1日,新修正的CDR生效,本次欲分三篇文章藉此看看这两案的法律见解是否能继续适用。并在北美智权报193期优先介绍这两个法律见解不同案件的背景及相关法律规定、见解。

图片来源 : shutterstock、达志影像

实例1:EU法院的解释 — 汽车轮圈可适用CDR维修免责条款

Audi v. Acacia案(Case C‑397/16及 Case C‑435/16)[3]

EU法院说明,在最早的CDR草案中的第110(1)条确实有「设计依附于复合式产品外观」的要件。但在理事会常驻代表委员会审查过程中,CDR维修条款文字与现在1998年的CDR设计保护指令的文字尽量一致,且CDR维修条款适用的零件设计,只保留一个条件 — 「为了维修一复合产品以修复其原来外观」就好[4]。以致2002年欧盟理事会(Council of the European Union)通过的《欧盟设计条例》(European Design Regulations, EDR)的正式版本,在CDR § 110(1)的条文中就删除了「依附于复合式产品外观」这个要件。虽然在上述条文的前言第13段并未删除这要件,但EU法院认为,在解释EU的相关法规时,前言可供参考,但是立法过程与立法目的的价值更甚于前言,且也不该否定法条文字本身[5]

在当初CDR立法说明中指出,之所以排除复合式产品的外观零组件设计的保护,是怕造成市场竞争的限制 — 尤其针对汽车这种可使用很久的昂贵产品。倘若保护其零组件设计,将导致用户在汽车可用年限内,所有的零件维修均必须仅能使用原厂零件。因此,CDR维修条款的目的就是要让购买「使用年限长、且昂贵」产品的消费者,不一定只能向原厂购买外观零件而被原厂绑架。

EDR的前言19段和第14条,并未强制EU各会员国内的设计法一定要纳入维修条款,但却提到,若将来EU各会员国内法律修正,一定要朝向开放零件市场自由化的修法方向前进。因此,EU法院指出,适用CDR维修条款的零组件有几个要件 — (1)产品必须注册EU设计;(2)该设计必须存在于复合式产品上的零组件;(3)乃为了维修该复合产品回复原来外观之目的而利用。

2017年12月底,EU法院在Acacia v. Audi案判决说明,为了恢复该复合产品原来外观,汽车合金轮圈可适用于CDR维修条款,但同时提醒副厂制造商Acacia在销售时要注意下游用户是否确实将产品作为维修使用。

图1. Audi轮圈的注册设计与WSP的汽车轮圈产品之比对[6]

实例2:杜塞尔多夫法院的判决 — 汽车配件不适用CDR维修条款

Volkswagen AG v. W + S Autoteile案件

Volkswagen AG集团拥有适用于汽车的「锁定和关闭装置」的EU注册设计(Registered Community Design, RCD)001342174-000(如图2所示)。

图2. Volkswagen AG的RCD 001342174-0001图式[7]
被告W + S Autoteile GmbH(W + S)销售汽车钥匙外壳(如图3所示),因此Volkswagen AG认为其侵害了RCD 001342174-0001设计。

图3. W + S的汽车钥匙外壳产品[8]
Volkswagen AG的设计侵权诉讼在一审中胜诉。W + S上诉至杜塞尔多夫法院,并提起反诉 — 请求宣告Volkswagen AG的汽车钥匙外壳的RCD设计无效。W + S在上诉理由书的不侵权抗辩中援引了CDR § 110(1)条的维修条款。

 

设计权无效之审查

W + S以下理由主张系争设计权无效:Volkswagen AG的RCD设计视图不一致,所呈现的设计特征也不一致。右侧视图中的按键周围会显示阴影间隙(见图4红色箭头所指之橙色圈选处)而左侧视图则无。

图4. Volkswagen AG的RCD图式中的左、右侧视图不一致之处[9]
参照EU法院(CJEU, C-217/17)在Mast-Jägermeister v. EUIPO案中的判决,杜塞尔多夫法院裁定,外观设计的图式表述必须清晰地表明哪些特征属于外观设计,哪一些特征不属之。根据德国最高法院的判例,并非所有的图式呈现的模糊性都会导致RCD无效。相反,外观设计的造形特征需要解释。解释必须基于外观设计申请人的实际意图,该意图可以从客观情况和申请人的合理利益中辨识别出来。可以考虑该外观设计的真实产品,其外观理应受到RCD的保护。。还必须考虑到RCD申请人提交申请时,其提交的照片的意图是保持产品外观一致的观点,从而获得合理的保护。即便如此,社会大众也必须能够清楚认知保护对象。法院认为,由于视图正面视野和光线差异,图4左侧视图片中的阴影间隙是不可见的。RCD其他的图式也可证实,阴影间隙的可见度取决于拍摄的角度和光照条件。

 

系争设计的侵权比对分析

法官认为Volkswagen AG RCD设计的保护范围属于一般水平。然而,W + S提交的先前设计并未在Volkswagen AG RCD设计申请之前公开,其他的先前技艺与Volkswagen AG申请的RCD设计之间存在着相当大的差异。

圖5. Volkswagen AG的RCD設計與W + S的汽車鑰匙外殼比對

因此法院认为,Volkswagen AG的RCD设计和W + S的车钥匙外壳创造了相同的整体印象。且W + S车钥匙外壳上的象形花纹(如上图5右侧红色圈选处),被认为仅仅满足了功能性的辨识目的,而不是美学决定的结果。因此,他们在整体印象中所占的重要性较低。

备注:

  1. [1] Council Regulation EC No 6/2002 of 12 December 2001,欧盟设计法,或称为欧盟设计规则。
  2. [2] 为案件I-20 U 291/22,参见The Volkswagen vs. W+S Autoteile GmbH case。
  3. [3] 参见Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG [ 2017] ECLI:EU:C:2017:992。
  4. [4] 参见Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG, at para 35。
  5. [5] Id. at para 36-37。
  6. [6] 图片来源:EUIPO公告的Audi的EU001105712-0001、EU 00132899-0001及EU00 1989914-0001注册设计,以及Acacia的WSP Italy品牌轮圈的照片来自该公司的网页,http://www.wspitaly.com/
  7. [7] 图源:https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001342174-0001
  8. [8] 图源:case I-20 U 291/22。
  9. [9] 图源:case I-20 U 291/22。

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


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