李淑蓮╱北美智權報 編輯部
美國專利商標局（USPTO）局長John A. Squires於2025年10月28日發出備忘錄[1] (下稱《備忘錄》)，正式指定〈Corning Optical Communications RF, LLC v. PPC Broadband Inc.〉（IPR2014-00440, PTAB, 2015年8月18日）[2]為具「先例效力」（precedential）的判決，唯獨排除該案第II.E.1節的討論內容。此局長指定意味美國專利審判與上訴委員會（PTAB）正式回歸《美國發明法案》（America Invents Act, AIA）原始立法精神 —所有多方複審程序（inter partes review, IPR）的申請人，在立案前必須完整揭露所有「實際利害關係人」（Real Parties in Interest, RPI）。
此一決策不僅推翻了近年來較為寬鬆的〈SharkNinja〉實務[3]，更將「RPI揭露義務」上升至國家安全層次，象徵美國智慧財產制度在透明與防衛之間，建立新的政策基準。
從SharkNinja回歸AIA原點：揭露義務為法定要件
Squires局長在《備忘錄》中指出，此次指定旨在「恢復〈SharkNinja〉判例之前的揭露實務」。自2020年〈SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corp.〉案以來，PTAB允許部分申請人於立案後再補充RPI資訊，被批評為「放寬法定門檻」，甚至讓申請人得以暫時隱匿真正的資金來源或控制方。
Squires局長強調，35 U.S.C. § 312(a)(2)明確規定：「申請人須於請求書中揭露所有實際利害關係人，方得受理。」因此，RPI揭露並非形式程序，而是請求有效成立的「前提條件」。
Squires局長引用2015年PTAB在〈Corning Optical〉案中的核心表述：「若未完整揭露所有實際利害關係人，請求即屬不完整，不得立案。」此案被選為先例，正是要重申該原則的強制性。
推翻寬鬆政策：行政方便不得凌駕法律明文
USPTO在說明中指出，〈SharkNinja〉的政策基礎是「確定RPI往往困難」，因此允許後補揭露。然而Squires局長明確批評，此論點「以行政方便凌駕國會立法意旨」，違反最高法院〈SAS Institute v. Iancu〉（2018年）所確立的原則 — 行政機關不得自行改寫法律以求效率。
此外，《備忘錄》亦指出，〈SharkNinja〉判例忽視了「國家安全風險」這一層面。Squires局長強調：「在全球供應鏈與資金網絡日益交織的當下，揭露義務已不僅關乎程序正義，而是防止外國勢力利用IPR制度的安全防線。」
國安新視角：防止外國勢力藉IPR滲透
《備忘錄》特別揭示，近年出現多起外國政府或其資助實體，透過空殼公司或代理人操作IPR案件的情形。這些行為意在挑戰美國高科技企業專利，削弱其競爭優勢。
Squires局長指出，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）與貿易代表署（USTR）近年已制裁多家涉及技術竊取與強制技術轉移的中國實體，包括長江存儲（YMTC）、華為（Huawei）、中芯國際（SMIC）、大疆（DJI）及字節跳動（ByteDance/TikTok）等。根據USPTO統計，這些企業及其關聯公司在2019至2024年間共提出大量IPR申請，若視為單一集團，其數量足以躋身全美前十名申請人之列。
Squires直言：「當敵對國家能透過PTAB程序挑戰美國專利，這不僅是行政程序問題，更是潛在的國安漏洞。」
Corning Optical案：揭露不全即撤案的關鍵案例
案件背景與爭點
2015年的〈Corning Optical Communications RF v. PPC Broadband〉案，正是未盡揭露義務的典型實例。該案中，康寧光纖通訊RF公司（Corning Optical RF）針對PPC Broadband公司提出三件專利無效審查，分別為PPC持有的美國專利第8,597,041號、第8,562,366號及第6,676,446號專利，這些專利均涉及射頻與連接器技術。
PTAB於2014年先後核准進入實質審理，但專利權人PPC隨後主張，申請人康寧光纖通訊RF並未揭露其母公司Corning Incorporated（康寧公司）及姊妹公司Corning Optical Communications LLC（Corning NC）為實際利害關係人，違反35 U.S.C. §312(a)(2) 及 37 C.F.R. §42.8(b)(1)的揭露要求。
PPC提出動議請求駁回申請，主張康寧集團內部多家關係企業實際參與、控制並資助IPR程序，應視為同一利害主體。PTAB因此針對「未揭露實際利害關係人」是否構成程序瑕疵，展開審查。
康寧集團內部關係與控制結構
PTAB根據調查資料確認，康寧光纖通訊RF（位於亞利桑那州）與Corning NC（位於北卡羅來納州）以及Corning Optical Communications Wireless公司（位於維吉尼亞州）共同組成「光纖連接解決方案」（Optical Connectivity Solutions, OCS）業務單元，三者共享管理架構與法務支援。
PTAB之調查有以下發現：
- 三家公司總裁均為Michael Bell，他同時擔任Corning NC的高階副總裁及總經理；
- 祕書Steve Morris同時擔任RF公司與NC公司的公司祕書；
- Corning Inc. 的專利律師Dan Hulme與Jack Vynalek負責管理並指導外聘律師撰寫IPR文件；
- 相關法律服務合約（engagement letter）由康寧公司總法律顧問簽署，指明「我們已聘請貴所代表我們進行此案件」，並附上「康寧公司對外律師帳務與人員配置準則」；
- 外部律師的帳單寄送至康寧公司紐約總部的「智慧財產部門」，費用由康寧公司旗下「北美共用服務部門」（Corning Shared Services – North America, CSS-NA）支付。
以上證據顯示，母公司康寧公司不僅支付IPR費用，亦透過其法務部門實際指導並控制案件進行，形成實質參與。
專利權人PPC主張，上述安排顯示康寧公司及Corning NC均具有控制與資助權限，因此屬於應揭露的實際利害關係人。此外，PPC提供多項證據，包括：康寧公司法務主管寄出的律師聘任信；外部律師帳單及付款證明；康寧公司內部高階主管同時在多家子公司任職；在相關ITC訴訟中，主管Charles Hartfelder 分別代表兩家公司管理相同產品線；康寧NC負責產品市場銷售，而RF公司負責製造與進口，顯示兩者業務密不可分。
經綜合分析，PTAB認定：(1) Corning NC與申請人共享管理、法務、產品線與決策層，界線模糊，具實際控制能力；(2) Corning Inc.負責聘任律師與支付費用，並透過法務部門指導案件，實質參與審理。
因此，兩者皆應被列為實際利害關係人，而未揭露此事違反35 U.S.C. §312(a)(2)。
PTAB進一步指出，依37 C.F.R. §42.106與§42.8規定，IPR申請若未完整揭露實際利害關係人，不具備正式受理資格。若事後補正，將獲新申請日。由於康寧RF早已超過被起訴後一年內提出IPR的時限（§315(b)），因此即使補正亦屬逾期。
企業集團的界線與揭露責任
本案成為PTAB審查實務中界定RPI的重要判例之一。其意涵在於：當母公司或關聯企業在策略、資金或法律控制上參與IPR時，僅以子公司名義提出申請並不足以符合揭露義務。PTAB要求揭露的標準不僅限於「出資或指導」，亦包括「能夠控制或潛在影響程序」的主體。
對跨國企業而言，此案警示 — 集團內部共享法務資源與財務服務的結構，若導致實際決策與資金來源混同，可能被認定為共同利害主體，未揭露將使申請遭撤。
USPTO的政策後續與制度防禦升級
根據Squires局長的指示，今後PTAB與審查人員在立案前，必須先確認請求人是否已完整揭露RPI，若有疑義，須先行釐清後方能進入實質審理。這項政策不僅影響新案，亦可能改變現行對高頻申請人的監管態度。
Squires局長指出：「PTAB程序的完整性取決於我們能否明確知道誰在背後操縱案件。任何資訊不透明的控制鏈條，都可能成為外國干預的通道。」
他進一步表示，恢復嚴格揭露制度不只是行政改革，而是「美國創新體系的防衛升級」 — 在保障程序正義的同時，也確保智慧財產制度不被敵對勢力反向利用。
透明與防衛的雙軸新秩序
自AIA實施以來，PTAB對「實際利害關係人，RPI」的認定標準多次搖擺。如今，〈Corning Optical〉案被正式指定為先例，象徵USPTO決意重建揭露義務的嚴格性與可預期性。
此舉不僅重申「揭露不全即申靖無效」的法理，也把智慧財產制度納入更廣義的國安防線之中。未來，任何IPR申請人若欲介入PTAB程序，必須在程序一開始即充分揭露真實身分與資金結構，否則將被拒於審查門外 — 這不僅是法律要求，更是守護美國創新體系的制度底線。
參考資料：
- MEMORANDUM, John A. Squires, USPTO, October 28, 2025
- CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS RF, LLC, Petitioner, v. PPC BROADBAND, INC.,Patent Owner., USPTO/PTAB, August 18, 2015
- PTAB de-designates SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corp., USPTO / PTAB, 09/26/2025
備註：
[1] MEMORANDUM, John A. Squires, USPTO, October 28, 2025
[2] CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS RF, LLC, Petitioner, v. PPC BROADBAND, INC.,Patent Owner., USPTO/PTAB, August 18, 2015
[3] PTAB de-designates SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corp., USPTO / PTAB, 09/26/2025
